Sentencia Definitiva N° 139/2026

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 5 de marzo de 2026. No. 139 Ministro redactor: Dr. Ángel Cal VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “ AA con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 130/2024). RESULTANDO : I) Que en representación de AA compareció el Dr. BB a promover demanda de nulidad contra la resolución emitida por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el 15 de mayo de 2023, denegando a la accionante la cancelación por falta de uso de la marca “TAURO” otorgada a favor de CC de Uruguay, para distinguir los servicios comprendidos en la clase internacional 32 que comprende productos referidos a las bebidas no alcohólicas, así como las cervezas; aguas minerales y gaseosas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas (fs. 624 vto. de los A.A.). En primer término, la accionante invocó en su favor la presunción de ilegitimidad del acto impugnado, dado que se produjo la denegatoria ficta de los recursos porque no hubo un pronunciamiento expreso por parte del Ministerio de Industria, Energía y Minería del recurso jerárquico interpuesto. A continuación, explicó que AA es el fabricante de la bebida energizante “RED BULL” conocida mundialmente. Indicó que en Uruguay es propietaria de la familia de marcas bajo la mot-vedette “RED BULL” y el diseño de toro para los productos de la clase internacional 32, que incluye entre otras marcas: “BULL”, “RED BULL ENERGY DRINK”, “RED BULL” (denominativa), “RED BULL” (etiqueta), “TORO ROJO”, “RED BULL VITALIZA MENTE Y CUERPO” así como la marca “ALPHA TAURI”. En virtud de lo anterior, explicó que goza de un interés directo, personal y legítimo en la acción de cancelación que oportunamente promovió contra la marca “TAURO” dado que AA es un competidor directo de CC - propietario de la marca en cuestión- ya que compiten en el mismo rubro de bebidas energizantes. Explicó que, como AA es titular de un portafolio de marcas que gira en torno a los términos “RED” y “BULL”, y a su vez la marca “TAURO” resulta ser la traducción del término “BULL”, ésta última constituye un obstáculo que le impide ampliar potencialmente su línea de productos formativos de “BULL” a otros nombres bovinos que impliquen la misma idea como “TORO”, “TAURUS” o “ALPHA TAURI”. También indicó que el signo “TAURO” imita y es confundible con su familia de marcas notoriamente conocidas “RED BULL” - “TORO ROJO”. En cuanto a lo sustancial señaló que la resolución encausada no debió rechazar la acción de cancelación del uso de la marca “TAURO” dado que se acreditó que dicha marca no cumple con el requisito de uso establecido en el artículo 19 de la Ley No. 17.011 y en el artículo 35 de su decreto reglamentario. Sobre el punto, descartó que los accionamientos de AA en contra de la marca de CC hayan significado una fuerza mayor que le impidiera el uso de la marca. En definitiva, solicitó la anulación del acto encausado (fs. 12 a 29 vto.). II) Por Decreto No . 1456/2024 se confirió traslado de la demanda al Ministerio de Industria, Energía y Minería y se le dio noticia al tercero CC según lo solicitado por la parte actora (fs. 31). III) A fs. 35 a 39 compareció CC representada por la Dra. DD a promover tercería coadyuvante con el Estado. Explicó que , desde la concesión de la marca, su representada ha sufrido continuos ataques de AA, quien ha intentado obstaculizar por todos los medios la actividad de su representada. Compartió los fundamentos de la Administración en sede administrativa en relación a que la accionante carece de interés directo, personal y legítimo en el accionamiento. Invocando jurisprudencia de este Tribunal sostuvo que, en tanto las marcas de AA y CC. coexistieron pacíficamente, la accionante carece de un interés directo, personal y legítimo en la cancelación de la marca y, por ende, en la resolución que rechazó dicho accionamiento. En suma, bregó por el mantenimiento del acto. IV) En representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería compareció la Dra. EE a contestar la demanda, solicitando la confirmación del acto. En primer lugar, sostuvo que, de conformidad con el artículo 19 de la Ley No. 17.011, podrá solicitar la cancelación por falta de uso de una marca quien sea titular de un interés directo, personal y legítimo. Por lo tanto, explicó que para presentar la acción de cancelación se exige un interés calificado, por lo que debe acreditars e el interés de usar una marca igual o parecida a la registrada. En el caso indicó que la accionante fundó su legitimación en un deseo de que la marca “TAURO” no coexista con su marca “RED BULL”. No obstante, para que la acción de cancelación prospere es necesario que la marca cuya cancelación se solicita afecte directa mente la esfera de quien la promueve, lo que no acontece en autos, no bastando una mera hipótesis. Por lo tanto, en la medida que la marca denominativa “TAURO” no constituye un obstáculo para el notorio portafolio de marcas que cubren las bebidas y energizantes bajo el término “RED BULL” propiedad de AA, concluyó que ésta carece de legitimación activa. Por otra parte, indicó que las marcas en pugna no son confundibles. Al respecto invocó la Sentencia No . 198/2020 en la que el Tribunal desestimó la pretensión anulatoria presentada por AA respecto al registro de la marca “TAURO” en la que se indicó que, más allá de la discusión de si el término evoca a un signo zodiacal o a la palabra “TORO”, basta comparar sucesivamente los signos para comprobar que son diferentes en el plano fonético y o rtográfico. En dicha instancia además el Tribunal desestimó la acción señalando que la notoriedad del signo alejaba cualquier riesgo de confusión. Respecto al no uso de la marca, explicó que estuvo justificado en las sucesivas impugnaciones movilizadas por la actora. En suma, solicitó que la demanda fuera desestimada y que se citara al tercero titular del registro cuya cancelación se pretendía (fs. 43 a 51). V) Por Decreto No . 3295/2024 se admitió la tercería deducida y se abrió el juicio a prueba, la que fue ofrecida a fs. 74 a 77 vto ., 79 y 81. Cumplido su diligenciamiento, las partes alegaron de bien probado: a fs. 102 a 103 vto. lo hizo el tercero, a fs. 105 la demandada y a fs. 107 a 127 la parte actora. VI) Conferida vista, la Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, Dra. Silvana Nessar de Lenoble, por Dictamen No. 406/2025 aconsejó la confirmación del acto en causa (fs. 133 y 133 vto.). VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) El Tribunal, por unanimidad, compartiendo lo dictaminado por la Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, desestimará la demanda incoada por los argumentos que se desarrollarán a continuación. II) Desde el punto de vista formal, se ha cumplido adecuadamente con los presupuestos respectivos para que pueda ingresarse al análisis de mérito del asunto (arts. 317 y 319 de la Constitución de la República y arts. 4 y 9 de la Ley No. 15.869). III) En obrados se procesa la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del 15 de mayo de 2023, que deniega la cancelación por falta de uso que entabló la accionante contra el registro de la marca “TAURO” otorgada a favor de CC de Uruguay, para distinguir los servicios comprendidos en la clase internacional 32: productos referidos a las bebidas no alcohólicas, así como las cervezas; aguas minerales y gaseosas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas (fs. 624. vto. de A.A.). IV) Emerge de los antecedentes administrativos que por Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del 10 de junio de 2016 se concedió el registro de la marca “TAURO” (denominativa) para proteger todos los productos de la clase internacional 32 a favor de CC. (fs. 592 vto. de A.A.). Con fecha 20 de enero de 2022, se presentó AA ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial a solicitar la cancelación de la marca en cuestión, indicando que no se encontraba en uso ni había sido utilizada en forma ininterrumpida por más de 5 años (fs. 593 a 600 de A.A.) Conferido traslado de la acción de cancelación a CC, ésta la evacuó solicitando su rechazo (fs. 601 vto. a 602 vto. de A.A.). El procedimiento fue abierto a prueba (fs. 606 de A.A.) lo que provocó diferentes comparecencias de las partes que obran a fs. 607 y siguientes de A.A. Previo a adoptar resolución, se emitió un informe jurídico en el que se consideró que la firma accionante carecía de legitimación activa para deducir la acción en tanto no posee un interés directo en la cancelación solicitada, señalando que la mera condici ón de competidor comercial del titular del registro es insuficiente para promover la acción. Citó la Sentencia No 198 del 21 de abril de 2020 en la que el Tribunal ya se había pronunciado rechazando la confundibilidad de la marca para fundamentar que en tanto las marcas coexisten pacíficamente, correspondía desestimar la acción impetrada (fs. 623 y 623 vto. de A.A.). Finalmente, el 15 de mayo de 2023 recayó la resolución encausada en obrados. V) De acuerdo a lo reseñado y a las posiciones de las partes, la esencia del pleito estriba en determinar si la actora demostró o no la procedencia de la acción de cancelación que promovió en vía administrativa. No obstante, preliminarmente corresponde relevar el incumplimiento de la demandada de su deber de instruir y resolver en plazo los recursos administrativos movilizados, extremo cuya ocurrencia el legislador sanciona con la presunción de ilegitimidad en favor de las impugnantes (artículo 6° de la Ley No. 15.869). En el caso la accionante interpuso los recursos de revocación y jerárquico en subsidio el 2 de junio de 2023 (fs. 625 -626 de A.A). No obstante, de los antecedentes incorporados a la causa no surge que la Administración haya resuelto el recurso jerárquico dentro del plazo legal. En virtud de lo expresado se entiende que operó la presunción de ilegitimidad del acto. Sin embargo, en virtud de su carácter de presunción relativa o “iuris tantum”, ésta admite prueba en contrario y puede resultar enervada o controvertida a partir de las actuaciones administrativas, las pruebas, o los elementos de juicio incorporados a la causa ( Sentencias Nos. 353/2012, 762/2012, 299/2013, 461/2014, 317/2015, 654/2018, 707/2018, 793/2019 y 339/2020 y 660/2020, entre otras), circunstancias que se verifican en el caso de autos como se verá. VI) Relevada la cuestión anterior, corresponde ingresar al análisis del acto encausado, el que se considera ajustado a Derecho por las consideraciones que pasarán a exponerse. En primer lugar, la accionante carece de un interés directo, personal y legítimo para promover la cancelación del registro marcario. El artículo 19 de la Ley No. 17.011, en la redacción dada por el artículo 187 de la Ley No. 19.149, de 24 de octubre de 2013, establece: “El uso de la marca registrada, es obligatorio. El registro de una marca podrá ser cancelado cuando: A) No se hubiera usado por su titular, por un licenciatario o por persona autorizada para ello, dentro de los cinco años consecutivos y siguientes a la fecha de su concesión o a la fecha de autorización de sus respectivas renovaciones. B) Dicho uso se hubiera interrumpido por más de cinco años consecutivos. El registro no podrá ser cancelado cuando el titular pruebe que la falta de uso se debe a razones de fuerza mayor. El titular de un interés directo, personal y legítimo podrá solicitar la cancelación de una marca registrada cuando se configure la situación prevista en los literales A) y B). Dicha acción será resuelta por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. El uso de la marca para uno o más productos o servicios exime de la cancelación del registro correspondiente a otras categorías de productos o servicios aun cuando no sean similares. La prueba de uso de la marca corresponde al titular del registro. El uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admitido por la ley que demuestre que la marca se ha usado pública y efectivamente por el plazo estipulado. A los efectos de la renovación no se exigirá que se presenten pruebas en relación con el uso de la marca. La reglamentación establecerá las condiciones y modalidades del uso a los efectos de este artículo y el procedimiento de la acción de cancelación”. A su vez, el Decreto No. 277/2014 en su artículo 4 establece: “Agréguense al artículo 35 del Decreto N°34/999 de 3 de febrero de 1999, los siguientes incisos: "El titular de un interés directo, personal y legítimo podrá solicitar la cancelación de una marca registrada ante la Dirección Nacional de la Propiedad Indust rial, en las condiciones previstas en el artículo 19 de la Ley N° 17.011 de 25 de setiembre de 1998, en la redacción dada por el artículo 187 de la ley N° 19.149 de 24 de octubre de 2013. A los efectos de la cancelación, la marca registrada cumple con la obligación de uso cuando cualquiera de los productos o servicios que distingue, conforme al registro marcario, están disponibles en el comercio, en el territorio nacional, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades de su comercialización. Asimismo, constituye uso de la marca su empleo en relación a productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional, o con servicios brindados en el extranjero, desde el territorio nacional. El uso de la marca como nombre comercial preserva su registro siempre que se use sobre productos o sus envases o en relación directa con los servicios protegidos por el registro marcario”. Por lo tanto, el citado marco normativo requiere un interés calificado para la promoción de la acción de cancelación. No obstante, como señaló la Procuradora de Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo en un caso análogo entre las mismas partes al que se remitió para dictaminar en la presente causa: “el interés de la promotora no es directo en tanto, como surge de autos las marcas en pugna coexistieron en el registro y no impidió que pudieran otorgarse y renovarse las marcas que detenta la actora” (fs. 132). Además, tanto en vía administrativa como en este proceso AA afirmó que el perjuicio que le produciría la continuidad de la marca de su contraria en el registro es potencial, en tanto le impide buscar la protección marcaria para “TAURO” y otros signos similares. No obstante, sobre el punto Chijane señala: “La marca registrada, no usada, debe repercutir directamente de modo efectivo y acreditado, es decir, no meramente hipotético, potencial y futuro, en la correspondiente esfera jurídica del accionante” (CHIJANE, D. La cancelación por No uso de la Marca; Ed. B de F, 2019, p. 429). Por lo tanto, tomando en consideración los conceptos previamente vertidos, su interés no cumple con la nota de “directo” requerido por la normativa ya que para ello el perjuicio debería ser actual o futuro pero cierto, nunca eventual o potencial. También resulta de rechazo la alegada confundibilidad de la marca “TAURO” con la familia de marcas de la accionante. Al respecto el Tribunal en Sentencia No 198/2020 ya tuvo oportunidad de expedirse señalando que: “En el caso, el planteo de la promotora fincado en el hecho de que el término “TAURO” proviene del latín “TAURUS”, que significa “TORO”, y que a su vez se traduce al inglés como “BULL”, además de desmembrar antojadizamente los elementos que componen las ma rcas, recurre a inferencias que ningún consumidor medio podría plantearse al momento de adquirir los productos que integran la Clase Internacional No. 32. Lo antedicho, claro está, lo es más allá de la discusión centrada en si el término “TAURO” evoca un signo zodiacal o la palabra “TORO”, puesto que basta con comparar sucesivamente los signos para comprobar que son claramente diferentes en el plano fonético y ortográfico. En lo que respecta a la confusión que podría llegar a existir entre la registrada “TAURO” y la pre registrada “TORO ROJO”, debe verse que la composición de la aludida en última instancia contiene un término adicional, ROJO, que aventa cualquier riesgo de confusión y permite la coexistencia de ambas en el mercado y en el registro”. En virtud de lo indicado, el argumento de la confundibilidad tampoco es útil para sostener que tenía legitimación para promover la cancelación en cuestión. VII) Sin perjuicio de que AA no tenía legitimación para promover la acción de cancelación por los fundamentos previamente señalados, se estima que la acción de cancelación tampoco era procedente, lo que también impone la confirmación del acto. La procedencia de tal acción es la contracara de la obligación de uso de la marca. Así, en la mecánica del artículo 19 de la citada ley 17.011, ante un no uso prolongado en el tiempo es procedente la cancelación del registro de una marca. En consecuencia, se impone al titular de la marca la carga de acreditar hechos positivos que demuestren el uso o, en su caso, la falta de uso por razones de fuerza mayor. En la emergencia, el tercero coadyuvante señaló que la actora “...desde hace varios años ha venido obstaculizando el registro de las marcas de mi representado, así como el normal crecimiento de su empresa que, en forma permanente, se ve obligada a defender sus activos de Propiedad Intelectual. En efecto, AA ha tratado, por todos los medios posibles, de impedir y obstaculizar la actividad de mi representado tal como ya se señaló y surge acreditado a través de los antecedentes administrativos aportados por el Estado” (fs. 102 vto.). Por lo tanto , se comparte con la tercerista que los sucesivos actos impugnatorios promovidos por la actora (tanto contra el otorgamiento de los registros como las solicitudes de cancelación) han obstaculizado, al menos temporalmente, la firmeza y estabilidad de los act os administrativos que sustentan sus marcas. Lo cual se erige en un obstáculo razonable y verificable que justifica la precaución en el pleno ejercicio de los derechos marcarios, impidiendo así la procedencia de la acción de cancelación por falta de uso. VIII) Por los fundamentos y textos normativos precedentemente expuestos, de conformidad con lo establecido por los arts. 309 y siguientes de la Constitución de la República, el Tribunal, FALLA : Desestímase la demanda y, en su mérito, confírmase el acto impugnado. Sin sanción procesal específica. Intímase a la parte actora y tercerista a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retiren la documentación por ellas agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada No. 34/2023 y su modificativa No. 14/2024; art. 371 de Ley No. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados de la parte actora y tercerista, en la cantidad de $ 52.500 (pesos uruguayos cincuenta y dos mil quinientos), respectivamente. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren ; y archívese. Dr. Cal (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Rossi, Dr. Reyes. Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).