Sentencia Definitiva N° 136/2026

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 5 de marzo de 2026. No. 136 Ministro redactor: Dr. Ángel Cal VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “ AA con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 578/2024). RESULTANDO : I) Compareció el Dr. Gustavo Fischer en representación de AA y promovió la presente acción anulatoria contra la resolución de la Encargada del Área de Signos Distintivos dictada en ejercicio de atribuciones delegadas, por la cual se concedió el registro de la marca “THS” (mixta) para distinguir los artículos/servicios comprendidos en la clases internacionales Nos. 3 y 5, por el conjunto y sin derechos privativos sobre el término que la compone para la clase No. 5 y con derechos totales para la clase No. 3 (artículo 7° de la Ley No. 17.011) (fs. 3). Solicitó la anulación parcial del acto en cuanto concedió el registro de la marca sin derechos privativos sobre el término en la clase internacional 5. Alegó, además, la configuración de una presunción simple a su favor por el lapso transcurrido entre la denegatoria ficta y la resolución del Ministerio de Industria, Energía y Minería por la cual se desestimó el recurso jerárquico interpuesto. Sostuvo que “THS” es un signo original, de fantasía y suficientemente distintivo, creado por AA, apto para su registro con derechos exclusivos en la clase 5. Cuestionó que la Examinadora lo considerara genérico, descriptivo o de uso común por asociarlo a “terapia hormonal sustitutiva”. Señaló que el signo constituye una sigla o abreviatura que refiere al nombre comercial y denominación social del solicitante. Agregó que el propio atavío gráfico que acompaña al signo permite a los consumidores identificar claramente el significado del signo y asociarlo con “AA”. Afirmó que no se probó que el público consumidor uruguayo, general y mayoritario, otorgue a la denominación “THS” el significado técnico aludido por la Examinadora ni que sea considerada o percibida como un signo genérico, descriptivo, de uso común o carente de fantasía. Refirió que el informe se basó en una fuente extranjera, irrelevante para determinar la percepción del consumidor local. Destacó que la distintividad debe realizarse dentro del ámbito de protección territorial de la marca. Indicó, además, que el significado atribuido no guarda relación con los productos para los cuales se pretende el registro de la marca relacionados con la piel y la dermatología, pues el significado que se atribuye refiere a una terapia -no a productos de cuidado de la piel que se identifican con el signo “THS”- y, si se quisiera proteger una terapia hormonal sustitutiva la misma podría ubicarse en la clase internacional No. 44. Por tanto, no puede considerarse término genérico ni descriptivo para los produ ctos de la clase internacional No. 5. Concluyó que “THS” es un signo de fantasía y que el hecho de que un término pueda tener un significado en modo alguno implica que ese significado sea conocido en Uruguay y menos aún que se trate de un término de uso generalizado o que sea de uso necesario y habitual en Uruguay. Añadió que ha quedado probado a lo largo del procedimiento administrativo que “THS” es un término con múltiples significados y que en Uruguay la terapia aludida se identifica con otra sigla (“TRH”), por lo que otorgar derechos sobre “THS” no generaría obst áculo o impedimento alguno. Finalmente, en subsidio, invocó la teoría de la opacidad, señalando que, el consumidor promedio de los productos en cuestión en nuestro país no necesariamente penetraran en el sentido del término “THS” aludido por los examinadores. Por ello, el signo debe considerarse de fantasía y registrable con exclusividad (fs. 22 a 41). II) Conferido el traslado de precepto, compareció la Dra. BB en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería y contestó la demanda, controvirtiendo sus términos y solicitando su rechazo. Expuso que la Dirección aplicó el artículo 7° de la Ley No. 17.011, que permite incluir signos alcanzados por las prohibiciones de los numerales 9 a 12 del artículo 4° en un conjunto marcario, pero sin derechos exclusivos. Sostuvo que “THS” carece de fantasía, novedad y distintividad, ya que alude directamente a “terapia hormonal sustitutiva”, describiendo la naturaleza de los productos médicos utilizados. Indicó que es una sigla extendida para ese tratamiento y los medicame ntos recomendados en el mismo, por lo que encuadra en los numerales 9 y 10 como término descriptivo de cualidades de los productos farmacéuticos -empleados en terapia hormonal sustitutiva - o indicativo del género de los medicamentos mismos. Afirmó que se trata de un conjunto mixto compuesto de un término carente de fantasía y que describe los productos que pretende proteger. Rechazó que “THS” refiera al nombre del solicitante, señalando que su denominación social ( AA) no justifica dicha sigla (en todo caso, sería “TFL”). También discrepó con que en Uruguay se utilice solo “TRH” para referir a la terapia hormonal, indicando que ambos términos se emplean indistintamente. Sostuvo que “THS” sí se vincula con productos de la clase 5, ya que refiere a medicación utilizada para tratar y/o prevenir la deficiencia estrogénica. Además, afirmó que la menopausia es un proceso fisiológico que provoca descenso de colágeno cutáneo y en vejecimiento de la piel, por lo que la terapia hormonal mantiene relación con los medicamentos dermatológicos comprendidos en la clase mencionada. Negó que no se hubiera probado el uso del término, señalando que la DNPI incorporó publicaciones y enlaces sobre la terapia hormonal sustitutiva. Concluyó que “THS” es descriptivo y de uso general para los productos solicitados, por lo que corresponde su concesión sin exclusividad conforme al artículo 7°. Afirmó que no pueden otorgarse derechos exclusivos sobre términos genéricos y descriptivos, que deben permanecer disponibles para la utilización de todos los concurrentes vinculados al área de los medicamentos. Descartó la aplicación de la teoría de la opacidad, por no estar prevista legalmente, y señaló que la presunción del artículo 6° de la Ley No. 15.869 es simple y fue desvirtuada por los antecedentes administrativos. Finalmente, indicó que el acto administrativo se dictó conforme a derecho (fs. 79 a 85). III) Abierto el juicio a prueba, las partes ofrecieron sus probanzas, las que fueron diligenciadas (fs. 87, 89, 114 a 115 vto.). IV) Se confirió plazo para alegar de bien probado, del cual ambas partes hicieron uso, formulando sus respectivos alegatos (fs. 120, 122 y 124 a 135 vto.). V) Se confirió vista a la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, la cual, representada por la Dra. Silvana Nessar, emitió el Dictamen No. 393/2025, en el que aconsejó desestimar la demanda y confirmar el acto en causa (fs. 137 y 139 a 141 vto.). VI) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 143). CONSIDERANDO : I) El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por unanimidad de sus miembros naturales y compartiendo la solución propuesta por la Procuraduría, desestimará la pretensión anulatoria por los fundamentos que a continuación se exponen. II) En autos se impugna la Resolución de la Encargada del Área de Signos Distintivos dictada en ejercicio de atribuciones delegadas, por la cual se concedió el registro de la marca “THS” (mixta) para distinguir los artículos/servicios comprendidos en las clases internacionales Nos. 3 y 5, por el conjunto y sin derechos privativos sobre el término que la compone para la clase No. 5 y con derechos totales para la clase No. 3 (artículo 7° de la Ley No. 17.011) (fs. 3). III) En el aspecto formal, se ha verificado el cumplimiento de las exigencias que según la normativa vigente (Constitución, artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869, artículos 4 y 9) habilitan el examen de la pretensión anulatoria. IV) Con base en los actos de proposición de las partes, el objeto del presente proceso consiste en determinar la legitimidad o ilegitimidad de la resolución impugnada que, al conceder el registro de la marca mixta “THS” para distinguir productos comprendidos en la clase internacional 5, lo hizo sin derechos privat ivos sobre el término que la compone. De manera que corresponde dilucidar si el signo “THS”, en relación con los productos de la clase internacional 5, posee carácter distintivo suficiente para ser registrado con derechos exclusivos o si, por el contrario, se encuentra comprendido en las prohibiciones del artículo 4° de la Ley No. 17.011, pudiendo solo integrar un conjunto marcario sin derechos privativos conforme al artículo 7° de la misma Ley; y, en forma subsidiaria, si resulta aplicable la teoría de la opacidad, es decir, si su significado no es comprensible para el consumidor promedio en Uruguay, de modo que pudiera considerarse una denominación de fantasía susceptible de registro con exclusividad. V) Previo a resolver tales extremos, y atento a que la parte actora sostuvo que, en virtud del tiempo transcurrido entre la configuración de la denegatoria ficta y el dictado y notificación de la resolución expresa desestimatoria del último recurso por ella interpuesto, se habría configurado una presunción simple a favor de su pretensión (artículo 6° de la Ley No. 15.869), corresponde analizar dicha cuestión. Al respecto de la referida presunción el Tribunal ha sostenido que: “… la presunción de ilegitimidad libera a su beneficiario ab initio de la carga probatoria de sus dichos, invirtiéndose ésta, debiendo la Administración procurar desplegar los medios probatorios hábiles y conducentes como única vía idónea para desvanecer e l beneficio legal al que accedieron los demandantes” (sentencias Nos. 687/2018, 670/2018, 536/2018, 516/2018). Si bien asiste razón a la pretensora en cuanto a que la accionada incumplió con el deber de instruir y resolver en plazo los recursos administrativos planteados, en el caso, dicha presunción no se configura —o resulta enervada— a la luz de las resultancias de los antecedentes administrativos, de cuyo análisis surge que el accionar de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial se ajustó a Derecho, conforme se desarrollará a continuación. VI) En relación con lo anteriormente delimitado como objeto de análisis, se comparte la posición de la parte demandada en cuanto a que el término “THS” encuadra en las hipótesis prohibitivas previstas en los numerales 9 a 11 del artículo 4° de la Ley No. 17.011, por lo que resulta legítima la concesión del signo sin derechos privativos sobre dicho término, conforme al artículo 7° de la misma norma. El artículo 7° dispone que los signos comprendidos en las prohibiciones del artículo 4° pueden integrar un conjunto marcario, pero sin derechos exclusivos; mientras que los numerales 9, 10 y 11 de dicha disposición prevén la irregistrabilidad de: ( a) denominaciones técnicas, comerciales o vulgares que expresen cualidades o atributos de los productos o servicios; ( b) designaciones usualmente utilizadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase, el género o la especie a la que perten ecen; y ( c) las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general y los signos o diseños que carezcan de fantasía. Del informe que antecede a la resolución impugnada surge que “THS no puede concederse con derechos privativos para la clase 5, dado que significa terapia hormonal sustitutiva ”, entendida como la medicación utilizada para el tratamiento y/o prevención de síntomas y patologías asociadas a la deficiencia estrogénica en la mujer menopáusica, compuesta por hormonas esteroideas ováricas o sustancias que actúan sobre receptores hormonales esteroideos. Esta circunst ancia justifica su concesión sin exclusividad, al verificarse los supuestos de los numerales 9, 10 y 11 del artículo 4° (fs. 49). Asimismo, la Asesoría Letrada -en sede recursiva- acreditó mediante diversos sitios web que “THS” constituye una sigla extendida para designar dicho tratamiento. En particular, y atento a que la parte actora cuestionó que en nuestro país la terapia se conociera como “THS”, se incorporó una nota del diario El País que evidencia que las siglas “THS” o “TRH” se emplean indistintamente para referirse a la terapia de reemplazo hormonal o terapia hormonal sustitutiva. Lo anterior confirma el carácter descriptivo en relación con las cualidades y la naturaleza de los productos farmacéuticos comprendidos en la clase 5 (fs. 59 vto. a 61 vto.). Cabe destacar que la parte actora pretende registrar el signo para “medicamentos para uso humano; preparados farmacéuticos para el cuidado de la piel; preparados farmacéuticos para su uso en dermatología” (fs. 46 vto.). Como señala Chijane al referirse las reglas básicas de apreciación de los caracteres de distintividad, genericidad o descriptividad “el análisis de la posible distintividad de un signo, debe efectuarse en dos planos: el objetivo, considerándose las cualidades intrínsecas del signo y los productos que se pretenden distinguir, y el subjetivo, teniendo presente la percepción y consecuente significación que el consumidor le atribuirá a dicho signo” (Chijane, D. Derecho de Marcas, B d F, p. 45). Por ello, el análisis no puede circunscribirse a los productos destinados al cuidado de la piel únicamente, sino que debe abarcar todo el conjunto solicitado -que comprende todo el universo de medicamentos para uso humano- dentro del cual el signo resulta descriptivo y, por tanto, carente de distintividad. No obsta a ello que el signo haya sido presentado como marca mixta, pues el elemento predominante es la sigla “THS” en caracteres simples, sin elementos gráficos que le otorguen fantasía, novedad o distintividad suficientes. En consecuencia, tal como sostuvo la Procuraduría: “El término, cuya exclusividad reivindica la accionante, resulta descriptivo de la medicación que la marca identifica. Véase que por THS o terapia hormonal sustitutiva se entiende a la medicación utilizada para el tratamiento de los síntomas y patologías de la etapa menopáusica. Así se describe en numerosos sitios de internet de libre acceso, a saber: “La THS es el tratamiento de elección para los síntomas del climaterio y perimenopausia, y para prevenir y tratar diversas patologías asociadas …” (https://www.elsevier.es/es -revista- reemo-70-articulo-terapia-hormonal-sustitutiva); “El THS suele consistir en la combinación de estrógenos y progesterona…” (https://www.contraelcancer.es); “Llamamos terapia hormon al sustitutiva (THS) al uso de estrógenos con o sin progestágenos que se utiliza para tratar los síntomas de la menopausia…” (https://aulaginecologia.com/wp - content/uploads/2023/04/THS.pdf). (…) De manera que, tratándose de un término genérico que describe las cualidades y/o atributos de los productos protegidos o indican su naturaleza, especie o género al que pertenece, carece de la nota de distintividad. En efecto, “THS” puede aplicarse con idéntica finalidad a todos o a cualquier producto igual o similar comprendido en el detalle aportado de la clase 5, lo que no permite diferenciar el producto de un fabricante del de otro. Por ende, no puede pretenderse su uso monopólico (cfme. sents. 789/23, 335/23, 694/17, entre varias).” (fs. 141 y vto.). Asimismo, es razonable concluir que el consumidor medio difícilmente asocie la sigla “THS” con la denominación de la empresa solicitante. Ello por cuanto no existe una correspondencia directa, inmediata o evidente entre “THS” y “ AA”, por lo que la sigla no funciona como abreviatura natural, usual ni reconocible de dicha denominación social o nombre comercial. En suma, dado que el término carece de novedad, originalidad y distintividad, su uso solo puede integrarse a un conjunto marcario sin derechos exclusivos, conforme al artículo 7° de la Ley No. 17.011. Como explica Chijane “… los signos carentes de distintividad en concreto, esto es, aquellos que pudieren presentar genericidad o descriptividad para determinados productos pero no para otros, quedarán comprendidos en las específicas prohibiciones del registro. (…) estos signos deben ser de libre disposición e n el mercado, pues si un empresario se apropiara de la expresión comúnmente utilizada para referir a un determinado tipo de producto, los competidores deberían recurrir a otros vocablos del lenguaje para poder designarlo, siendo entonces más costos y menos efectiva la oferta de dichos productos al público consumidor” (Chijane, D. op. cit., pp. 45 y 48). VII) En cuanto al planteo subsidiario, corresponde rechazar la aplicación de la teoría de la opacidad. Si bien dicha construcción doctrinaria, citada por la parte actora, sostiene que la utilización de palabras en idioma extranjero puede considerarse de fantasía cuando el consumidor promedio de los productos o servicios no logra comprender o “penetrar” en su significado, en el caso no se verifica tal supuesto ni la parte actora lo acreditó. Por el contrario, de las actuaciones administrativas surge que la sigla “THS” es utilizada de forma extendida para referir a la “terapia hormonal sustitutiva”, lo que descarta que se trate de una expresión opaca o carente de significado e n el ámbito relevante. Por consiguiente, no cabe considerar al signo como una denominación de fantasía, ni resulta procedente su registro con derechos exclusivos sobre la base de la teoría invocada. VIII) Por las razones expuestas y lo establecido en los artículos 309 y 310 de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria y, por ende, queda firme el acto administrativo impugnado; sin especial condena en costas ni costos. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retir e la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada No. 34/2023 ; art. 371 de Ley No. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora, en la cantidad de $ 52.500 (pesos uruguayos cincuenta y dos mil quinientos). Expídanse testimonios si se solicitaren ; y oportunamente archívese. Dr. Cal (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Rossi, Dr. Reyes. Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).