Sentencia Interlocutoria N° 94/2026

Montevideo, 16 de marzo del 2026. SENTENCIA Nº 94/2026 SENTENCIA INTERLOCUTORIA VISTOS: Para Sentencia Interlocutoria estos autos caratulados “AA contra Estado - Ministerio de Industria, Energía y Minería . Acción de nulidad” (Ficha: 734/2025), venidos a conocimiento de este Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 2º Turno, en mérito a lo dispuesto por el art. 166 del CCA. RESULTANDO: 1) En estas actuaciones se tramita la pretensión anulatoria ejercitada por AA en relación con la Resolución dictada por la Encargada del Área de Signos Distintivos, en ejercicio de atribuciones delegadas, el 20 de enero del 2025 en el expediente N° 568089 . Por dicha volición, la Administración actuante concedió el registro de la marca PAYPAL (mixta) “con el alcance que surge de la(s) Prioridad(es) de JAMAICA Nro. 0092954 ” para distinguir productos en las clases 9, 35, 36 y 42 personalizadas, por el conjunto y sin derechos privativos sobre el término “pay” (fs. 9). 2) En su demanda, la accionante sostiene que el acto es ilegítimo por lo que reclama su nulidad. En tal sentido , señala que la Resolución ilegítimamente dividió el término en dos, lo que derivó en el otorgamiento de un derecho muy acotado. Así, recalca que se trata de un término único y original , con un diseño particular conformando un conjunto unitario y diferenciador. También señala que la marca ya fue registrada en otras oportunidades, por lo que existe un cambio de criterio inconsistente ante una situación idéntica. Explica que la Administración funda su decisión en lo dispuesto por los numerales 9, 10, 11 y 12 del artículo 4° de la Ley N° 17.011 , no siendo aplicables, lo que determina una motivación insuficiente, ya que la argumentación refiere al término “pay” cuando lo solicitado fue el registro de “paypal”, el que no es un término genérico ni usual. Asimismo, refiere que la exclusión de derech os privativos sobre los términos contradice decisiones previas y desconoce que es el conjunto el que tiene carácter distintivo. Por todo ello entiende que la concesión dispuesta permite su uso por terceros, generando riesgo de confusión, dilución del signo y aprovechamiento indebido de su prestigio. 3) Conferido traslado por Decreto Nº 1887/2025, se presentó el Ministerio de Industria, Energía y Minería (“MIEM”) a contestar la demanda (fs. 28). Al respecto, sostuvo que la marca pretendida discrimina el término “pay” por le uso de mayúsculas, por lo que desde el punto de vista gráfico existen dos palabras apreciables por el consumidor. De tal forma, la palabra “pay” resulta descriptiva del servicio que se pretende proteger, aunque se exprese en idioma extranjero; por lo que no puede excluirse su uso para terceros. En cuanto a la contradicción alegada, sostiene que la interpretación del art. 4° no es estática, sino que debe atender al público contemporáneo; por lo que el término “pay” se visualiza domo descriptivo, vulgar y de uso común en las clases pretendidas, 4) Por Decreto N° 2234/2025 se tuvo por contestada la demanda y se abrió el expediente a la etapa probatoria. En tal oportunidad, se presentó la accionante (fs. 46) ofreciendo prueba documental que adjuntó de fs. 39 a 45, no surgiendo ofrecimiento de la deman dada. Luego, por Decreto N° 2513/2025 se confirió el plazo para la proposición de contraprueba o prueba sobre prueba, sin que ninguna de las partes se presentara. 5) De tal manera, se dispuso el pase de los autos para el dictado de Resolución (Decreto N° 85/2025), y el expediente fue puesto al despacho el día 13 de febrero a los efectos del dictado de la presente Sentencia Interlocutoria, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 166 del CCA. No obstante, se deja constancia de que los días 26 y 27 de febrero y 5 y 6 de marzo, la suscripta se encontró amparada a licencia, motivo por el cual el plazo para el dictado de la presente se vio suspendido (art. 182 inc. 1°). CONSIDERANDO: 1) Previo a disponer acerca de la prueba, corresponde delimitar el objeto del proceso, atendiendo a que es a su respecto que habrán de probarse los hechos. El proceso anulatorio que se sigue en estos autos se rige por la iniciativa de parte y el principio de contradicción (art. 3 lit. d y f), por lo que su objeto está delimitado por lo que las partes dispongan en sus escritos. En concreto, a aquellos extremos que , siendo controvertibles, se encuentren efectivamente controvertidos. Por tanto, atendiendo a las alegaciones de las partes, el objeto del proceso se ha de establecer en determinar si la Resolución dictada por la Encargada del Área de Signos Distintivos, en ejercicio de atribuciones delegadas, el 20 de enero del 2025 en el expediente N° 568089, lo ha sido acorde a derecho, o en cambio, debe anularse por ilegitimidad según los agravios esgrimidos. 2) A su vez, tomando en consideración lo anterior, la actividad probatoria habrá de delimitarse en cuanto a: (i) si el acto fue debidamente motivado, (ii) si la marca cuyo registro se ha concedido es único o se trata de dos términos; (iii) considerando lo anterior, si la marca pretendida reviste los caracteres para ser registrada con derechos exclusivos de acuerdo fuere solicitado por la accionante. 3) En mérito a lo antes expuesto, corresponde en esta instancia pronunciarse acerca de la admisibilidad de los medios probatorios ofrecidos a los efectos de su diligenciamiento en sede jurisdiccional, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 167 del CCA. En tal sentido, se admiten y, en consecuencia, se agregan los antecedentes administrativos aportados en formato digital (en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 161 lit.b), conteniendo el expediente 2025-8-4-0000263, el documento identificado como “ Lista pay generado 7 -11-2025” y un link que remite al “Sistema de consulta Pública de Expedientes de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial” (según nota de fs. 35). Asimismo, se admite y se agrega la documental ofrecida por la actora, que obra de fs. 39 a 45. Por los fundamentos que vienen de exponerse, RESUELVO: 1. Fijar el objeto del proceso en determinar si la Resolución dictada por la Encargada del Área de Signos Distintivos, en ejercicio de atribuciones delegadas, el 20 de enero del 2025 en el expediente N° 568089, lo ha sido acorde a derecho, o en cambio, debe anularse por ilegitimidad según los agravios esgrimidos. 2. Establecer el objeto de la prueba en determinar: (i) si el acto fue debidamente motivado, (ii) si la marca cuyo registro se ha concedido es único o se trata de dos términos; (iii) considerando lo anterior, si la marca pretendida reviste los caracteres para ser registrada con derechos exclusivos de acuerdo fuere solicitado por la accionante. 3. En su mérito, se agregan los antecedentes administrativos aportados y la documental obrante de fs. 39 a 45. 4. Consentida o ejecutoriada, vuelvan para proveer sobre la continuación del trámite (art. 171).