Sentencia Interlocutoria N° 79/2026

Montevideo, 10 de marzo del 2026. SENTENCIA Nº 79/2026 SENTENCIA INTERLOCUTORIA VISTOS: Para Sentencia Interlocutoria estos autos caratulados “AA contra Estado – Ministerio de Industria, Energía y Minería. Acción de nulidad ” (Ficha: 735/2025), venidos a conocimiento de este Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 2º Turno, en mérito a lo dispuesto por el art. 166 del CCA. RESULTANDO: 1) En estas actuaciones se tramita la pretensión anulatoria ejercitada por la AA en relación con la Resolución dictada por la encargada del área de signos distintivos de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería el 20 de diciembre del 2024. Por dicha volición, la Administración actuante concedió el registro de la marca “Hospital Scheme” (mixta) en las clases Nº 35, 36, 43 y 44, por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos (fs. 7), siendo esto último lo que determina el accionamiento. 2) En su demanda, la accionante sostiene que el acto es ilegítimo por lo que reclama su nulidad. En tal sentido, refiere a su historia y señala que la marca pretendida no recibió oposición en el procedimiento administrativo . Así, se agravia en cuanto entiende que el término “scheme” no es una expresión técnica, comercial, descriptiva o vulgar, y que no es un término genérico ni usual para los servicios identificados, agregando que no existe otra marca en las clases referidas que contenga dicho término y que e l mismo ha adquirido distintividad por el uso y la inversión de la accionante. Por tanto, sostiene que no se ha valorado el reconocimiento y prestigio de la marca de la compareciente, la que es fruto de un proceso creativo que merece protección marcaria. 3) Conferido traslado por Decreto Nº 1946/2025, se presentó el Ministerio de Industria, Energía y Minería (“MIEM”) a contestar la demanda (fs. 27), defendiendo la legitimidad del acto. Al respecto, sostuvo que el término “scheme” ingresa en lo dispuesto por el numeral 9 del artículo 4 de la Ley Nº 17.011, por lo que no pueden conferirse derechos privativos sobre el mismo (art. 7). Esto lo entiende así incluso cuando no haya aún otros registros con el término, pues no puede excluirse su uso al resto de las empresas. Agrega que le hecho de no conferir derechos privativos no afecta la trayectoria y prestigio de la Institución, y que el término en cuestión se presenta com o genérico y descriptivo. Por último, señala que el no otorgamiento del uso exclusivo no determina riesgo de confusión. 4) Por Decreto Nº 2152/2025, se admitió la contestación de la demanda y se abrió el expediente a la etapa probatoria. En tal oportunidad, se presentó el demandado (fs. 36) ofreciendo los antecedentes administrativos ya aportados; mientras que la actora (fs. 4 4) ofreció documental que aportó a fs. 38 a 43. Luego, se confirió el plazo para la proposición de contraprueba o prueba sobre prueba (Decreto Nº 2442/2025), sin que ninguna de las partes se presentara (fs. 48). 5) De tal manera, se dispuso el pase de los autos para el dictado de Resolución (Decreto Nº 2645/2025) y el expediente fue puesto nuevamente al despacho el día 6 de febrero del 2026 a los efectos del dictado de la presente Sentencia Interlocutoria, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 166 del CCA. No obstante, se deja constancia de que los días 26 y 27 de febrero y 5 y 6 de marzo, la suscripta hizo uso de licencia, motivo por el cual el plazo para el dictado de la presente se vio suspendido (art. 182 inc. 1º). CONSIDERANDO: 1) Previo a disponer acerca de la prueba, corresponde delimitar el objeto del proceso, atendiendo a que es a su respecto que habrán de probarse los hechos. El proceso anulatorio que se sigue en estos autos se rige por la iniciativa de parte y el principio de contradicción (art. 3 lit. d y f), por lo que su objeto está delimitado por lo que las partes dispongan en sus escritos. En concreto, a aquellos extremos que , siendo controvertibles, se encuentren efectivamente controvertidos. Por tanto, atendiendo a las alegaciones de las partes, el objeto del proceso se ha de establecer en determinar si la Resolución dictada por la encargada del área de signos distintivos de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería el 20 de diciembre del 2024, lo ha sido acorde a derecho, o en cambio, debe anularse por ilegitimidad según los agravios esgrimidos. 2) A su vez, tomando en consideración lo anterior, la actividad probatoria habrá de delimitarse en cuanto a si el término “scheme” en el conjunto marcario cuya registración se pretendió supone una denominación técnica, comercial o vulgar, o si por el contrario reviste distintividad y originalidad suficiente para conferirse su uso en exclusividad. 3) En mérito a lo antes expuesto, corresponde en esta instancia pronunciarse acerca de la admisibilidad de los medios probatorios ofrecidos a los efectos de su diligenciamiento en sede jurisdiccional, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 167 del CCA. En tal sentido, se admiten y, en consecuencia, se agregan los antecedentes administrativos aportados en formato digital (en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 161 lit.b), conteni dos en el documento “expediente scheme” (según nota de fs. 33). Asimismo se agrega la documental aportada de fs. 38 a 43. En cuanto a las resultancias de autos , la Sede entiende que no se trata de medios de prueba, sino que son el resultado del diligenciamiento de otros medios. Por tanto, son cuestiones que habrán de analizarse, eventualmente, en el momento de valoración de la prueba producida en autos. Por los fundamentos que vienen de exponerse, RESUELVO: 1. Fijar el objeto del proceso en determinar si la Resolución dictada por la encargada del área de signos distintivos de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería el 20 de diciembre del 2024, lo ha sido acorde a derecho, o en cambio, debe anularse por ilegitimidad según los agravios esgrimidos. 2. Establecer el objeto de la prueba en determinar si el término “scheme” en el conjunto marcario cuya registración se pretendió supone una denominación técnica, comercial o vulgar, o si por el contrario reviste distintividad y originalidad suficiente para conferirse su uso en exclusividad. 3. En su mérito, se agregan los antecedentes administrativos aportados y la documental de fs. 38 a 43. 4. Consentida o ejecutoriada, vuelvan para proveer sobre la continuación del trámite.