Sentencia Interlocutoria N° 76/2026

Montevideo, 9 de marzo del 2026. SENTENCIA Nº 76/2026 SENTENCIA INTERLOCUTORIA VISTOS: Para Sentencia Interlocutoria estos autos caratulados “AA contra Estado – Ministerio de Industria, Energía y Minería. Acción de nulidad ” (Ficha: 515/2025), venidos a conocimiento de este Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 2º Turno, en mérito a lo dispuesto por el art. 166 del CCA. RESULTANDO: 1) En estas actuaciones se tramita la pretensión anulatoria ejercitada por AA S.A.S en relación con la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el 8 de octubre del 2024 en el expediente Nº 479378. Por dicha volición, la Administración actuante desestimó el registro de la marca “ETIQUETA ROJA” (mixta) solicitada por BB (fs. 2) en la clase internacional Nº 25. 2) En su demanda, la accionante (que se invoca como “cesionario del solicitante”, fs. 9 vto.) sostiene que el acto es ilegítimo por lo que reclama su nulidad . En tal sentido, sostiene que la Administración no atendió a las claras diferencias entre la marca solicitada y las preexistentes, las que determinan la admisibilidad de su pacífica coexistencia en el medio, agregando que la marca “etiqueta negra” (opositora en autos) es una marca débil. También afirma que el público al cual se destina la marca solicitada es “altamente atento y discriminador” por lo que no se verá afectado por la coexistencia de las marcas. Es decir, a su juicio, no existe un supuesto de confundibilidad marcaria en autos, por lo que no existe obstáculo para proceder al registro del signo rechazado por el acto impugnado. 3) Conferido traslado por Decreto Nº 1071/2025, se presentó el Ministerio de Industria, Energía y Minería (“MIEM”) a contestar la demanda (fs. 18). Al respecto, sostuvo que la marca solicitada no cuenta con la aptitud distintiva y no confundible que se exige para su registración, pues presenta cercanía fonética y semántica con la marca opositora (“etiqueta negra”), agregando que en ambas predomina lo denominativo, donde resalta la palabra “etiqueta” en común, mientras que la adjetivación pierde protagonismo fonético y las diferencias gráficas no resultan determinantes. De tal manera, sostiene que el signo pretendido no reviste distintividad y que la opositora demostró su notoriedad en el rubro de la vestimenta, lo que le confiere especial protección, tratándose de una marca fuerte en base a su imposición en el mercado. A su vez, sostiene que existe coincidencia en la clase en la que se pretende el registro, pero que puede haber importantes diferencias de calidad entre sus productos . En la misma oportunidad, la demandada solicitó la citación de la CC como tercerista. 4) Así, por Decreto Nº 1327/2025 se tuvo por presentada la contestación de la demanda y se confirió traslado de la citación. No obstante, la actora no evacuó el traslado conferido. Tras ello, se admitió la citación solicitada (Decreto Nº 1505/2025) y se confirió traslado de la demanda a la CC. Esta se presentó (fs. 38) deduciendo tercería coadyuvante con la demandada. En tal sentido, explicó que su marca es notoria y renombrada en el sector de vestimenta e indumentaria, dando cuenta de su historia comercial. De tal manera, sostiene que lo resuelto por DNPI se ajusta a derecho, pues existe un supuesto de confundibilidad con la marca pretendida por la accionante, fundamento por el cual se han rechazado ya otras solicitudes de registro (“etiqueta azul”, “etiqueta blanca”, etc. Citando los anteceden tes). También señala que las diferencias gráficas no son determinantes en la medida en que se comparte el término “etiqueta” como inicial y preponderante, y reitera que el suyo es un signo distintivo. Agrega que los consumidores podrían entender que se trata de diferentes líneas de productos de un mismo origen empresarial, controvirtiendo que el público consumidor sea altamente atento y discriminador. Por tanto, afirma que el registro de “etiqueta roja” contraría lo dispuesto por el art. 6 de la Ley 17.011, pues no existen claras diferencias sino confudibilidad gráfica, fenética e ideológica, agrega que la pretendida es una imitación de su marca, y que acceder a su registro debilitaría a la marca ya registrada. 5) Luego, por Decreto Nº 2121/2025 se admitió la contestación de la tercerista y se abrió el expediente a la etapa probatoria. En tal oportunidad, se presentó la demandada ofreciendo los antecedentes administrativos ya aportados y las resultancias de autos (fs. 68); mientras que la actora expresó que el punto se trata de una cuestión de pleno derecho (fs. 71) . Por su parte, la tercerista ofreció las resultancias de autos, los antecedentes administrativos ya aportados, la documentación que aporta de fs. 73 a 36 5, y documentación en poder de la demandada que solicita. Luego, por Decreto Nº 2447/2025 se confirió plazo para el ofrecimiento de contraprueba o prueba sobre prueba, sin que ninguna de las partes se presentara (fs. 396). 6) De tal manera, se dispuso el pase de los autos para el dictado de Resolución (Decreto Nº 2657/2025) y el expediente fue puesto al despacho nuevamente el día 6 de febrero del 2025 a los efectos del dictado de la presente Sentencia Interlocutoria, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 166 del CCA. No obstante, se deja constancia de que los días 26 y 27 de febrero y los días 5 y 6 de marzo, la suscrita hizo uso de licencia, por lo cual el plazo para el dictado de la presente se vio suspendido (art. 182 inc. 1º). CONSIDERANDO: 1) Previo a disponer acerca de la prueba, corresponde delimitar el objeto del proceso, atendiendo a que es a su respecto que habrán de probarse los hechos. El proceso anulatorio que se sigue en estos autos se rige por la iniciativa de parte y el principio de contradicción (art. 3 lit. d y f), por lo que su objeto está delimitado por lo que las partes dispongan en sus escritos. En concreto, a aquellos extremos que , siendo controvertibles, se encuentren efectivamente controvertidos. Por tanto, atendiendo a las alegaciones de las partes, el objeto del proceso se ha de establecer en determinar si la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el 8 de octubre del 2024 en el expediente Nº 479378, lo ha sido acorde a derecho, o en cambio, debe anularse por ilegitimidad según los agravios esgrimidos . Asimismo, y en forma previa, deberá la Sentencia pronunciarse respecto a la legitimación activa en autos, acorde con la calidad de “cesionaria” que ha sido invocada. 2) A su vez, tomando en consideración lo anterior, la actividad probatoria habrá de delimitarse en cuanto a: (i) si la accionante reviste legitimación activa en autos; (ii) si se da un supuesto de confundibilidad marcaria entre el signo pretendido y el previamente registrado que impida acceder al registro solicitado sobre la marca mixta “ETIQUETA ROJA”. 3) En mérito a lo antes expuesto, corresponde en esta instancia pronunciarse acerca de la admisibilidad de los medios probatorios ofrecidos a los efectos de su diligenciamiento en sede jurisdiccional, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 167 del CCA. En tal sentido, se admiten y, en consecuencia, se agregan los antecedentes administrativos aportados en formato digital (en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 161 lit.b), contenidos en el expediente 2025-8-4-0000193 (según nota de fs. 26). Asimismo, se admite la documental ofrecida por la tercerista, consistente en las copias que surgen de fs. 73 a 385, las que quedarán sujetas a oportuna valoración. En cuanto a la prueba documental en poder de la contraparte que la actora pide por intimación (numeral II, fs. 389), se hará lugar parcialmente. En tal sentido, se hace lugar a lo pretendido en los puntos 2.1 (fs. 389 y 389 vto.), 3.1. (fs, 389 vto. a 390), 3.2. (fs. 390 vto.), siempre que lo requerido no hubiese sida aún aportado, en cuyo caso, el MIEM cumplirá identificando la documentación en los antecedentes ya aportados. En cambio, se rec haza lo requerido por los puntos 3.3 y 3.4. por exceder el objeto de la prueba establecido en autos. En efecto, lo que se solicita refiere a la tramitación seguida en otros casos, en referencia con otras marcas, por lo que resulta impertinente a la luz del estricto análisis que debe hacerse en este caso. Esto es, el análisis probatorio deberá referirse aquí a la confundibilidad que concretamente pueda darse entre las marcas “etiqueta roja” y “etiqueta negra” tal como se han solicitado y en su caso, otorgado. Por lo que, los elementos que se hayan aportado y la valoración que se haya hecho a su respecto en relación con otras marcas excede del objeto de la prueba establecido para estas actuaciones. A su vez, se trata de información comercial de terceros ajenos a este proceso que no han consentido en su aportación, por lo que tampoco puede accederse sin más a su agreg ación en un expediente público del que no son parte, y respecto al cual no revisten ningún interés. En cuanto a las resultancias de autos , la Sede entiende que no se trata de medios de prueba, sino que son el resultado del diligenciamiento de otros medios. Por tanto, son cuestiones que habrán de analizarse, eventualmente, en el momento de valoración de la prueba producida en autos. Por los fundamentos que vienen de exponerse, RESUELVO: 1. Fijar el objeto del proceso en determinar si la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el 8 de octubre del 2024 en el expediente Nº 479378, lo ha sido acorde a derecho, o en cambio, debe anularse por ilegitimidad según los agravios esgrimidos. Asimismo, y en forma previa, deberá la Sentencia pronunciarse respecto a la legitimación activa en autos, acorde con la calidad de “cesionaria” que ha sido invocada. 2. Establecer el objeto de la prueba en determinar: (i) si la accionante reviste legitimación activa en autos; (ii) si se da un supuesto de confundibilidad marcaria entre el signo pretendido y el previamente registrado que impida acceder al registro solicitado sobre la marca mixta “ETIQUETA ROJA”. 3. En su mérito, se agregan los antecedentes administrativos aportados en formato digital, así como la documental obrante de fs. 73 a 385, y la documental en poder de la contraria solicitada en los puntos 2.1., 3.1. y 3.2., rechazando la solicitada en los puntos 3.3. y 3.4. 4. Consentida o ejecutoriada, intímese a la demandada en los términos especificados en el Considerando Nº 3, párrafo 2, cometiéndose la diligencia a la Sra. Alguacil de la Sede.