Sentencia Definitiva N° 284/2006

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 3 de abril de 2006. No. 284 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “SOCIETÉ BIC con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (No. 122/04). RESULTANDO : I) Que a fs. 1 compareció SOCIETÉ BIC, representada por el Dr. Proc. Guillermo Maciel, demandando la nulidad de la resolución dictada por el Director de la Propiedad Industrial el 19 de marzo de 2003, en virtud de la cual se desestima la solicitud de registro de la marca tridimensional Acta No. 338.023. Indicó que su representada ha obtenido el Registro y es propietaria de marcas tridimensionales de sus afamados encendedores en más de 40 países de todo el mundo, y en todos esos casos se entendió que la solicitud tridimensional era admisible y registrable. Sostuvo que la marca en cuestión resulta perfectamente registrable y reúne características de originalidad y fantasía para ser admitida. Destacó que sólo busca garantizar más efectivamente sus legítimos derechos sobre sus notorios productos, a fin de evitar y minimizar que terceros incurran en competencia desleal o plagien los mismos. Concluyó afirmando que la marca solicitada encuadra en lo dispuesto por el art. 1 de la Ley de Marcas No. 17.011 y en el art. 15 del “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionado con el Comercio (TRIPs)” ratificado por Uruguay por ley 16.671, pues es un signo tridimensional que distingue clara y perfectamente a un notorio producto de su mandante como lo son sus afamados y renombrados encendedores “BIC” cuya notoriedad no necesita ser demostrada. En definitiva, solicitó la nulidad del acto impugnado. II) Que conferido el correspondiente traslado compareció a fs. 15 el Ministerio de Industria, Energía y Minería contestando la demanda. Expresó que el acto impugnado de nulidad se ha dictado conforme a derecho, pues el registro solicitado carece de los caracteres de distintividad, novedad y especialidad. Manifestó que es un hecho notorio que, en la actualidad y desde larga data existen un sinnúmero de encendedores que presentan idénticas características que la solicitud que ha sido desestimado por el acto impugnado. En definitiva, solicitó su confirmación. III) Que abierto el juicio a prueba (fs. 18), se produjo la que luce certificada a fs. 30. IV) Que alegaron de bien probado las partes por su orden (fs. 32/35 y 38). V) Que conferida vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, aconsejó la confirmación del acto impugnado. VI) Se dispuso el pase a estudio y se citó a las partes para sentencia, la que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Que desde el punto de vista formal se ha cumplido satisfactoriamente los requisitos exigidos por las normas respectivas (arts. 4 y 9 de la ley 15.869), lo que habilita el análisis del mérito del asunto. II) Se impugna de nulidad la Resolución dictada por la DNPI, de fecha 19/3/03, en cuanto desestimó el registro de la marca tridimensional solicitada por Societé Bic bajo Acta No. 338.023, para distinguir los artículos de la Clase Int. 34, específicamente, encendedores (AA, fs. 41 ).- Oportunamente, contra el acto denegatorio se movilizaron en tiempo y forma los recursos de revocación y jerárquico en subsidio (AA, fs. 43v./46v.), que fueron desestimados por resolución expresa de la DNPI, de fecha 11/11/03, y del Ministerio de Industria, Energía y Minería, de fecha 8/1/04, respectivamente (AA, fs. 51v. y 54v.).- Resulta de los mencionados antecedentes que la DNPI denegó el registro de la marca tridimensional, siguiendo la opinión de su Asesoría Técnica (AA, fs. 40/40v.), por entender que para la Clase que se solicita, se trata de una marca carente de atributos de novedad, especialidad y distintividad, por lo que no reúne, además, en su diseño, los requisitos esenciales para constituirse en marca, tal como lo preceptúa el art. 1º de la ley No. 17.011.- Fundando sus agravios, dijo la accionante: Los registros tridimensionales de los productos más reconocidos de la compareciente han sido a escala internacional un fuerte freno a las prácticas de concurrencia y competencia desleal.- Por este motivo, es prioridad de SOCIETÉ BIC obtener los derechos marcarios sobre su forma (diseño), para poder situarse en posición de poder combatir y defenderse legítimamente de las falsificaciones.- Los encendedores falsificados dañan notoriamente la reputación e imagen de BIC, con el consiguiente perjuicio económico y de prestigio.- En la instancia administrativa fue acreditado que BIC obtuvo el registro tridimensional de sus productos en muchos países desde 1995, permitiendo así incorporar un elemento más en defensa de su marca en la Clase Int. 34, como surge de copias debidamente certificadas que se adjuntaron, de los varios registros de la marca en el mundo.- Además, SOCIETÉ BIC ha obtenido el Registro y es propietaria de marcas tridimensionales de sus encendedores en más de 40 países, como será acreditado oportunamente.- Otro argumento que también ha sido obviado es el referido al Convenio de París y su aplicabilidad.- En tal sentido se expresó oportunamente que corresponde asimismo la aplicación de lo dispuesto por el citado Convenio, en el art. 6º quinquies: protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión (cláusula “tal cual es”).- Esta regla establece clara y terminantemente que una marca debidamente registrada en el país de origen, debe ser admitida para su registro y protegida en el país donde la protección se reclama, como es el caso de esta solicitud.- En definitiva y de todo lo expuesto queda demostrado que la marca solicitada no está comprendida en el num. 11 del art. 4º de la ley 17.011, por lo que procede su registración, anulando la resolución impugnada (ver demanda, fs. 1/5).- III) Por su parte, la Administración defendió la legitimidad del acto cuestionado (fs. 15/16v.).- Dijo, en síntesis, que con relación a los signos tridimensionales no existe ninguna norma que establezca una regulación especial para dicha modalidad.- Por ende y como sucede en relación a toda marca, su registro está condicionado a la circunstancia de poseer los caracteres de distintividad, novedad y especialidad, notas de las que precisamente carece el registro solicitado.- IV) A juicio del Tribunal, en mayoría, no le asiste razón a la demandante y por consiguiente el acto impugnado será confirmado.- En este sentido corresponde reiterar reciente pronunciamiento referido a un caso similar, en el cual fue desestimado el registro de una marca tridimensional solicitado por SOCIETÉ BIC bajo Acta No. 338.021, para distinguir los artículos comprendidos en la Clase Int. 16 (sentencia No. 203/06).- Cabe aceptar que la forma del producto, en tanto apariencia visual, puede considerarse dentro del concepto de “marca”.- En este sentido, el art. 1º de la ley 17.011 establece que “Se entiende por marca todo signo con aptitud para distinguir los productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra”.- En aplicación de este concepto, la forma de un producto o de un envase podría registrarse como marca, siempre que reúna los caracteres de no necesaria y distintiva (Merlinski-Salaverry: Las Marcas en el Uruguay, pág. 17).- La duda se genera porque el num. 5º del art. 4º de la ley 17.011 dispone que a los efectos de la presente ley no serán considerados como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta: “La forma que se dé a los productos o envases, cuando reúna los requisitos para constituir patente de invención o modelo de utilidad conforme a la ley” (en referencia al DL 14.549 y a la ley No. 17.164).- Esto significa, como explican los autores de la cita, que “la forma de los productos o de sus envases no podrá ser registrada como marca cuando reúna los requisitos que la respectiva ley exige para solicitar una patente de invención o modelo de utilidad” (pág. 16).- Entonces, se pueden reivindicar derechos de marca sobre las formas originales y de fantasía, distintivas de los productos, que es lo sustancial.- Las formas que excedan el carácter distintivo, implicando en sí mismas y por su naturaleza aspectos utilitarios, deben registrarse como “patentes de invención” o “modelos de utilidad” (Gutiérrez Carrau, Manual Teórico-Práctico de Marcas, pág. 58).- V) Partiendo entonces del supuesto que la forma es registrable, debe considerarse si cumple los requisitos del art. 1º de la ley 17.011.- Precisamente, ocurre que en el caso la marca tridimensional cuyo registro se pretende, no cumple con los requisitos de novedad, especialidad y distintividad antes señalados.- La norma propuesta del encendedor no es suficientemente distintiva del producto.- En realidad, es común a muchos de los encendedores que se venden en el mercado actualmente y a la época de la solicitud.- Y por otra parte, es la forma necesaria y natural de un encendedor, carente de fantasía u originalidad, es decir, de las notas necesarias para identificar un producto determinado y distinguirlo de los demás.- Se requiere en estos casos un formato original, fantasioso, característico y con clara aptitud distintiva como marca, requisitos que a juicio del Tribunal no concurren en el caso.- VI) Además, aún aceptando que el diseño pudo originalmente ser considerado distintivo, para el tipo de encendedores de que se trata, no es menos cierto que el mismo sufrió a través del tiempo un proceso gradual de vulgarización o banalización con relación a otros productos de similares características.- Con la consecuencia, fácilmente comprobable en el mercado local, de haber pasado al “uso general”, como forma usual del artículo o producto en cuestión, circunstancia que impone desestimar su registro (Gutiérrez Carrau, op. cit., pág. 58).- VII) Todo lo relacionado anteriormente indica que a la fecha de la solicitud del registro marcario, las notas de “novedad” (ausencia de utilización de ese signo para identificar productos de la Clase Int. 34), y “especialidad” (presentación de caracteres peculiares, únicos y propios), no eran un atributo del artículo de la accionante, por lo que la “distintividad” consiguiente (entendida en su acepción de diferenciación visual y táctil) resultaba por cierto inexistente.- VIII) Por último, no es de aplicación el art. 6 quinquies del Convenio de París, como requiere la actora, pues si bien la accionante obtuvo el registro en su país de origen el 24/4/95 (AA, fs. 18/19v. y 30/31v.), lo cierto es que resulta de plena aplicación la excepción prevista en el literal B, en cuanto refiere al rechazo de las marcas que estén desprovistas de todo carácter distintivo, como sucede con la de autos, en interpretación del Tribunal.- Por tales fundamentos y los concordantes del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal, en mayoría FALLA : Desestimando la demanda y, por consiguiente, confirmando el acto administrativo impugnado.- Sin especial sanción procesal.- A los efectos fiscales se estiman los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $ 12.000.- Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Rochón (r.), Dra. Battistella, Dr. Lombardi (d.), Dr. Preza, Dr. Harriague. Dra. Petraglia (Sec. Letrada). Discordia del Dr. Lombardi: A mi juicio corresponde anular el acto en causa por los mismos argumentos expuestos en mi discordia en los autos seguidos entre las mismas partes, en la ficha 266/04. Asumiendo que se trata de una cuestión opinable, como casi todas las que refieren al tema marcario, considero que la marca gestionada es un signo tridimensional que distingue el producto -encendedores- cuyo registro solicitó la actora y le fuera denegado por la demandada. Entiendo que el diseño propuesto tiene originalidad y aptitud de ser distinguido entre otros artículos de igual naturaleza en la medida que constituye lo que la doctrina denomina “trade dress”; es decir una marca que “viste” al producto otorgándole una apariencia que lo identifica (Cfr. GUTIÉRREZ CARRAU, J. M. “Manual Teórico-Práctico de Marcas” pág. 45 y ss.). Conforme al art. 1º de la ley 17.011 “se entiende por marca todo signo con aptitud para distinguir los productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra”. La marca gestionada es un signo tridimensional que distingue encendedores y considero que posee los atributos de novedad, especialidad y distintividad exigidos. La forma, el diseño del encendedor BIC es un clásico, fácilmente distinguible de cualquier encendedor. Por otra parte, la actora gestionó y obtuvo válidamente el registro tridimensional en países tales como Francia, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, México, etc. (fs. 20 v. de autos). Por último, sería también de aplicación en el caso el art. 6º quinquies del Convenio de París, que ampara la cláusula “tal cual es”, al haber sido registrada la marca en el país de origen.