Sentencia Definitiva N° 73/2026

Montevideo, 9 de marzo del 2026. SENTENCIA Nº 73/2026 SENTENCIA DEFINITIV A VISTOS: Para Sentencia Definitiva estos autos caratulados “AA con Estado – Ministerio de Industria, Energía y Minería. Acción de nulidad” (Ficha: 233/2025), venidos a conocimiento de este Juzgado Letrado en lo Contencioso Anulatorio de 2º Turno. RESULTANDO: 1) En estas actuaciones se tramit ó la pretensión anulatoria ejercitada AA en relación con la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial en el expediente N° 539320. Por dicha volición se concedió el registro de la marca “TARGET PET”, por el conjunto, sin derechos privativos sobre el término “PET” a f avor de BB de Uruguay, para distinguir los productos/servicios comprendidos en las clases internacionales 18 y 20 (fs. 3). 2) En su demanda, la accionante sostuvo que el acto es ilegítimo por lo que reclama su nulidad. En tal sentido, afirmó que la marca otorgada es confundible con la que le fue previamente concedida (“TARGET”), haciendo imposible su coexistencia pacífica (fs. 19 vto.), ya que en la marca ahora otorgada el término “PET” no es suficiente para evitar la confusión (fs. 20), careciendo de distintividad y novedad (fs. 21). A su vez, destacó que la similitud fonética, gramatical y visual entre las marcas puede llevar a la asociación del origen de los productos, o bien, entender que existe alguna relación comercial entre ellos (fs. 21). Es más, alegó que entre los productos que ella comercializa, se encuentran artículos para mascotas, lo que incrementa el riesgo de confusión. También sostuvo que no puede invocarse el principio de especialidad en defensa del acto. Por otra parte, informó que actualmente no tiene locales en Uruguay (fs. 22), y que su marca es notoria, conocida a nivel mundial. Además, se agravió en cuanto la marca concedida le genera perjuicio en sus derechos adquiridos respecto a los cuales ha efectuado importantes inversiones (fs. 23). Asimismo, mencionó que la marca implica un inmediato reconocimiento en el público; por lo que la familia de marcas merece una protección más amplia (fs. 23 vto.). 3) Superado el control liminar de la demanda, se confirió traslado por Decreto Nº 369/2025, se presentó el Ministerio de Industria, Energía y Minería (“MIEM”) a contestar la demanda (fs. 34). En tal oportunidad, sostuvo que “el acto Administrativo fue dictado conforme a Derecho y se encuentra debidamente motivado” (fs. 35 vto.). Sobre el punto, afirmó que la marca de la actora se encuentra registrada en la clase 35 y que nunca se demostró que tengan productos para mascotas (fs. 35 vto.). De tal forma, entendió aplicable el principio de especialidad, por lo que no existe exclusividad absoluta respecto al signo (fs. 36). Además, relevó que, tratándose de registros en clases distintas, no existe riesgo de confundibilidad (fs. 36 vto.), ni siquiera entre los productos que pudieren coincidir (fs. 37). A su vez, sostuvo que la notoriedad de la marca no se encuentra acreditada, no habiéndose demostrado que sea una marca conocida en el país (fs. 39). Finalmente, solicitó la citación de BB como tercero (fs. 39 vto.). 4) La solicitud fue sustanciada y por Decreto N° 728/2025, se admitió la intervención de BB, confiriéndole traslado de la demanda. Sin embargo, habiendo sido notificado (fs. 48), no compareció a contestar la acción (Decreto N° 1153/2025). 5) Luego, el juicio se abrió a la etapa probatoria y por Sentencia N° 255/2025 se fijó el objeto del proceso y de la prueba. A su vez, una vez firme dicha Resolución, se citó a las partes a formular sus alegatos (Decreto N° 2002/2025) 6) En tal oportunidad, se presentó la accionante (fs. 52), sosteniendo que quedó demostrada la inevitable confundibilidad del signo autorizado con las marcas notorias de AA, registradas en las clases 35 y 36, agregando que el término “pet” carece de fuerza distintiva y es descriptivo. También afirma que no es aplicable el principio de especialidad, porque el hecho de que el registro sea en clases diferentes no evita la confusión en el consumidor y porque las marcas de AA revisten notoriedad. Por su parte, el demandado (fs. 525) sostuvo que la accionante no demostró la ilegitimidad del acto . En particular, refirió a que la accionante no tiene marcas registradas en las clases 18 y 20, siendo incierta la confundibilidad que se alega; así como a la ausencia de pruebas sobre la notoriedad de la marca. 7) De tal forma, se dispuso el pase de los autos para el dictado de Sentencia Definitiva (Decreto N° 2327/2025) y el expediente fue puesto al despacho nuevamente el 11 de diciembre. No obstante, se deja constancia de que hasta el 12 de ese mes, así como los días 26 y 27 de febrero y los días 5 y 6 de marzo, la suscripta se encontró amparada a licencia, motivo por el cual el plazo para el dictado de Sentencia se vio suspendido (art. 182 inc. 1°). CONSIDERANDO: 1) Esta Sede, considerando las alegaciones de las partes, las resultancias del cúmulo probatorio y la normativa aplicable, habrá de desestimar la pretensión ejercitada. 2) El objeto del proceso que se sigue en estas actuaciones. De acuerdo con lo dispuesto por el art. 175 inc. 3 corresponde, en primer término, referir al objeto del proceso que se ha fijado en estos autos, conteniendo los puntos litigiosos y sometidos a decisión. Así, por Sentencia N° 255/2025 se fijó el objeto del proceso en determinar si la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial en el expediente N° 539320, por la cual se concedió el registro de la marca “TARGET PET” a favor de BB, lo ha sido acorde a derecho, o en cambio, debe anularse por ilegitimidad. Sin perjuicio de que, p reviamente, debería determinarse la legitimación en la causa de la accionante (Decreto N°369/2025). Por su parte, el objeto de la prueba quedó circunscripto en cuanto a verificar si existe confundibilidad entre las marcas de las que dice ser titular la accionante y la concedida en el acto impugnado, atendiendo a las características de éstas, a los produc tos comercializados, y a las particularidades de su registro; de forma de determinar si se vulneraron las disposiciones de la Ley 17.011 con el otorgamiento cuestionado. En consecuencia, se habrán de analizar los recaudos probatorios que surgen de estos autos atendiendo a los puntos que constituyen el debate, a los efectos de dilucidar la cuestión sometida a decisión. 3) Los hechos que se tienen por ciertos y los que se encuentran probados (art. 175 inc. 3). En cuanto a los hechos que se han tenido por ciertos o no han resultado controvertidos, son todos aquellos que no han conformado el objeto del proceso y de la prueba; por tanto, corresponde analizar únicamente aquellos que se encontraban cuestionados en estos autos. En función de ello, y de acuerdo con las disposiciones del CCA, se pasa a analizar la prueba agregada en estos obrados, la que consta únicamente de lo que surge de los antecedentes administrativos contenidos en el expediente 2025-8-4-0000114, en virtud de lo que fuera oportunamente dispuesto por Sentencia N° 255/2025 y que no resultó recurrido por las partes. En consecuencia, las referencias a foliatura que se hagan en este apartado, responderán a la documentación obrante en dicho expediente, salvo que se indique algo diferente. De tal forma, surge que BB solicitó el registro de la maraca “TARGET PET” en las clases 18 y 20 (fs. 3 y 4) . Tras ello, se presentó AA oponiéndose a la solicitud (fs. 7 a 10, fundamentada a fs. 15 a 21), y se confirió vista a la solicitante (fs. 12). Luego, se aporta un informe de antecedentes, el cual releva que el vocablo “PET” ya se encontraba registrado en las clases solicitadas, pero también en otras, en forma unitaria o en conjunto, tanto denominativas como mixtas (fs. 13 y 14). El asunto se abrió a prueba (fs. 23) y la opositora presentó sus recaudos (fs. 24 a 36). Posteriormente, se dio vista de lo actuado, ante lo cual volvió a presentarse AA (fs. 39 a 53) y también se presentó BB explicando que su emprendimiento refiere a accesorios para perros “para que ellos enfrenten mejor las distintas situaciones que se les va planteando en su vida perruna” (fs. 54 y 55). Tras ello, el Departamento de Asuntos Jurídicos, realiza informe de fecha 11 de julio del 2024 (fs. 57 a 61). En éste se releva que la opositora tiene una marca vigente que no ha sido objeto de acción de cancelación, así como que no se ha probado su notoriedad ni la concurrencia para los mismos productos o servicios en el mercado uruguayo ni la inminencia de ésta, sino que la protección pretendida responde a situaciones hipotéticas. Asimismo, releva que la opositora no ha registrado su marca en las clases 1 8 y 20, y que no se utiliza la marca en productos para mascotas. Antes bien, se comercializan tales productos, pero de otras marcas. De manera que se analiza el caso en función de la “distintividad” como característica necesaria de la marca y de las reglas sobre confundibilidad, sosteniendo que el término “TARGET” es un término débil por su brevedad y significado. Asimismo, sostiene que los productos comercializados por las empresas en pugna son diferentes, teniendo un público y un canal de venta diferente, a lo que agrega la finalidad no comercial del emprendimiento del Sr. BB (fs. 60). En consecuencia, se dicta la Resolución impugnada (fs. 63), la cual fue recurrida por la ahora accionante (fs. 64 a 72); recursos que no fueron resueltos. Como se refirió antes, la prueba relevada en los antecedentes administrativos es todo lo que puede analizarse en autos, por lo que se procederá a relacionar los hechos antes referidos en contraste con la normativa aplicable. No obstante, previamente se debe puntualizar cuál es el contenido de las clases internacionales involucradas en el presente conflicto. En este sentido, la marca otorgada a BB alcanza: “ el cuero, el cuero de imitación y ciertos productos de estos materiales ” y “muebles y sus partes, así como ciertos productos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todos estos materiales o de materias plásticas”, ya que ese es el espectro abarcado por las clases 18 y 20 en las que el fue concedido el registro. A su vez, cabe relevar que estas clases corresponden al registro de productos. En cambio, las marcas concedidas a AA son referidas a servicios y abarcan las clases internacionales 35 y 36. La primera de ellas se enfoca en aquellos servicios de asistencia en la explotación o dirección de una empresa comercial, o la dirección de los negocios o actividades comerciales de una empresa industrial o comercial, así como los servicios prestados por empresas publicitarias . Mientras que la segunda hace relación con “ servicios relativos a los servicios bancarios y otras transacciones financieras, los servicios de valoración, así com o las actividades de seguros y de bienes inmuebles ”. Al respecto, debe considerarse también que la oposición fue formulada en función de la marca denominativa registrada en la clase 35 y no respecto de otras marcas que pudiera tener registradas la accionante (fs. 7); lo que tampoco resultó oportunamente acreditado como fundamento de la legitimación activa que alegó (Decreto Nº 333/2025). Respecto a esto último, si bien el registro de la marca de la accionante no surge de los antecedentes administrativos, siendo ello lo que demuestra a cabalidad su legitimación; no puede obviarse que la propia autoridad marcaria hace referencia a tal regist ro, sin cuestionarlo. De tal manera, pese a que no se demostró directamente la legitimación activa en autos, se habrá de tener por adecuada considerando que no ha existido oposición ni desconocimiento por la contraria; que es, además, quien mejor informado puede estar al respecto. 4) De acuerdo con lo que acaba de sostenerse, corresponde en este estado analizar la situación planteada a la luz de las normas que rigen en materia marcaria, a los efectos de determinar si existen causales que legalmente amparen la pretensión de la accionant e en relación con el registro concedido sobre la marca “TARGET PET”. Como viene de decirse, las marcas se encuentren registradas en clases diferentes. Ello, a la luz del principio de especialidad recogido en el art. 11 de la Ley Nº 17.011, impediría que existan razones para la oposición de AA., puesto que su marca se encuentra protegida en relación con los servicios contemplados en las clases en las que se concedió el registro. En este sentido, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo recoge que “ Con carácter general, se ha señalado que de acuerdo con el principio de especialidad ‘(…) la propiedad de la marca se adquirirá - entonces- solamente para los productos o servicios para los que se solicite y no para otros. Por tanto, los derechos que emergen de la marca (y en especial el jus prohibendi), quedarán limitados a tales productos o servicios’ (Cf. Juan Manuel GUTIÉRREZ CARRAU, “Manual Teórico - Práctico de Marcas”, Tercera Edición, Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, Montevideo, 2009, p. 24). En esta línea de razonamiento, el Tribunal ha expresado que ‘(…) La especialidad, es la que quiere que la marca otorgue derechos sólo con relación a los bienes designados en la solicitud de registro, o sea que la marca no puede registrarse para proteger, indiscriminadamente, cualquier mercadería: la marca sólo protege los artículos para los cuales ha sido registrada (Cf. BREUER MORENO: “Tratado de Marcas” pág. 55)’” (Sentencia Nº 73/2025). No obstante, la doctrina reconoce que “ Los derechos exclusivos sólo se adquieren para el uso de la marca con relación a los bienes para los que ha sido registrada, y el titular no puede, en principio, oponerse al registro o uso de una marca igual o semejante destinada a distinguir artículos dis tintos. Sin embargo, este principio tiene una importante y justificada excepción: resulta inaplicable cuando concurren circunstancias que demuestren la posibilidad de confusión de unos productos con otros” (BERTONE, L.E. y CABANELLAS, G.; Derecho de marcas/2. Marcas, designaciones y nombres comerciales; Ed. Heliasta: Bs. As., 2003; p. 98; el resaltado no figura en el original). De forma que, debe dilucidarse el punto referido a la confundibilidad entre la marca denominativa de AA y la otorgada en el acto impugnado. Por tanto, debe considerarse que en ese análisis “ El juez debe obligadamente colocarse en el papel del público consumidor para determinar si hay posibilidad de confusión ” (OTAMENDI, J.; Derecho de marcas, Ed. Abeledo Perrot: Bs. As., 2002; p. 182) . Para ello, el decisor se ve asistido por una serie de reglas, extensamente trabajadas por la doctrina y la jurisprudencia, a los efectos de desprender los elementos subjetivos que pueden influir en el estudio. De tal forma, se entiende que las marcas deben ser cotejadas en forma sucesiva y no simultánea, puesto que es así como podría darse la situación en la perspectiva de la realidad del consumo, siendo excepcional que las marcas se presenten al mismo tiempo frente al consumidor. A su vez, se debe considerar especialmente aquellos elementos en que exista coincidencia. También se requiere un análisis en conjunto, y no en las partes integrantes de la marca. Para la accionante, podría verificarse un supuesto de confusión en los consumidores, pues ellos podrían asociar los productos de BB con los de su actividad empresarial. No obstante, es evidente la diferencia que existe entre ellas, en cuanto a los productos y servicios eventualmente protegidos. En efecto, del solo alcance de las clases comprometidas surge que se trata de ofertas diferentes, destinadas a un público distinto (mucho más específico en las clases 18 y 20). Por otra parte, debe atenderse a cuál es el público consumidor, cuál es el mercado concreto al que está destinado la marca, de forma que la especialidad de ese sector de la población debe valorarse junto con la atención que el consumidor presta en la adquisición de un determinado producto o servicio. Así, la posibilidad de confusión debe probarse, brindado elementos que permitan o favorezcan el concreto análisis del comportamiento del público objetivo de cada una de las marcas, a los efectos de que el Juez pueda analizar si existen puntos de conexión entre ellos. (Cf.: OTAMENDI, J.; Derecho de marcas, Ed. Abeledo Perrot: Bs. As., 2002; pp. 178 a 205), lo que no se hizo en el caso. Sin perjuicio de esto último, atendiendo a las reglas antes referidas, tampoco se advierte la confundibilidad. En efecto, las marcas en pugna son claramente diferenciables para el público. En primer lugar, y considerando que se trata de un punto fundamental, porque las marcas de AA no tienen oferta en el mercado uruguayo. Antes bien, se trata de marcas que sí se encuentran registradas, pero la única forma de acceder a su oferta es a través de la compra en el exterior, sin que surjan siquiera publicidades en español a su respecto. Es decir, quien quiera adquirir algo de parte de AA. deberá buscarlo específicamente y en su caso, adquirirlo para su envío desde el exterior. Ello hace que el público potencial de la marca no sea genérico, sino sumamente específico y discriminador. De tal forma, es sumamente improbable que pueda existir confusión en el público consumidor, porque la marca de AA no se encuentra expuesta , y ello hace también inverosímil el análisis sucesivo de las marcas, puesto que nunca se daría en los hechos que el consumidor pueda enfrentarse a ambas en forma simultánea ni sucesiva. Además, la “confusión indirecta” que podría darse cuando las marcas, similares, asignadas a diferentes clases, se utilizan para identificar productos o servicios similares, no se ha demostrado en autos. En efecto, los productos que se ofrecen bajo la marca otorgada y los servicios protegidos por la otra no coinciden o, al menos ello no se ha demostrado; por lo que la confusión no podría darse a los ojos del consumidor medio. Sobre este punto también es especialmen te relevante el distinto giro de las empresas involucradas, pues mientras AA. responde a una corporación multinacional dedicada a la venta de productos variados en grandes superficies, TARGET PET pretende orientar su actividad al bienestar animal, ofreciendo productos que -a su juicio - mejoran la calidad de vida de los perros, particularmente. Es más, de su evacuación de vista parece surgir un fin altruista (fs. 54 y 55), de protección a los animales, y no del interés en el desarrollo de una actividad lucrativa , en una empresa unipersonal que conforma la categoría de “microempresa” (fs. 5) que recién estaría comenzando su actividad. A lo anterior debe agregarse que tampoco en autos se ha probado concretamente el uso dado a cada una de las marcas. Esto es, no se demostró que existan productos o servicios en los cuales pudiera haber coincidencia o semejanza en la oferta. Incluso, en el antecedente administrativo surge que, si bien la accionante refirió a la venta de productos para mascotas, se relevó que eran productos comercializados por TARGET pero que no correspondían a su marca. Por tanto, analizado lo que antecede y considerando que el quiebre del principio de especialidad marcaria es de carácter excepcional (Cf. OTAMENDI, J.; Derecho de marcas, Ed. Abeledo Perrot: Bs. As., 2002; p. 174 y 175), se requiere de un análisis mesurado y restrictivo, y así no se advierte que opere la excepción al principio del art. 11. No obstante, AA también ha invocado el carácter “notorio” de su marca, lo que constituye otra excepción al principio de especialidad y determina nulidad relativa acorde con el art. 5 numeral 6. En este sentido, se ha sostenido que “ Las marcas notorias constituyen una excepción a la regla de la especialidad de la marca …; es decir, no sólo merecen una protección limitada a los productos o servicios para los cuales fueron registradas, y productos o servicios similares, sino que incluso gozan de una protección extendida a bienes que no tienen relación de vecindad con los designados en los respectivos registros” (BERTONE, L.E. y CABANELLAS, G.; Derecho de marcas/2. Marcas, designaciones y nombres comerciales; Ed. Heliasta: Bs. As., 2003; p. 108). En el caso, se comparte con la Administración actuante que “Respecto de la notoriedad de la opositora, tal y como se expresó ut supra, no se entiende probada para los productos que la solicitante desea proteger y para el mercado uruguayo.” (fs. 60). En efecto, tampoco en estos autos se demostró la notoriedad que se alegó y así, no es posible considerar el argumento para excepcionar el principio aplicable en autos. Es más, el hecho de que la marca no registre actividad en Uruguay, dificulta entender que se haya vulnerado el art. 6 de la Ley 17.011. Por tanto, en función de lo que viene de decirse, no advirtiendo que pueda darse un supuesto de confundibilidad marcaria entre las marcas de la accionante y la concedida en el acto impugnado, no se entienden violentadas las normas de la Ley Nº 17.011, y, en consecuencia, se impone la confirmación del acto. 5) El cumplimiento de la Sentencia. El artículo 177 inc. 4 impone al decisor la obligación de pronunciarse respecto a todas las causales de nulidad invocadas, agregando que ello debe servir de “orientación a la Administración para su cumplimiento” (art. 177 inc. 4º). En el caso, dada la confirmación del acto que se habrá de resolver, no se verifica que se requiera de orientación en el cumplimiento de lo decidido. 6) Sobre la facultad de recomposición del expediente. El artículo 190 inc. 2º del CCA, dispone que cuando la irregularidad del acto tenga relación con cuestiones atinentes a formalidades de los actos o a omisiones en el trámite del procedimiento administrativo, “el tribunal deberá señalar si la Administración conserva la potestad de recomponerlo a los efectos de dictar un acto legítimo”. A su vez, limita la posibilidad de recomponer un procedimiento que ya hubiese sido reconstituido. En el caso, se habrá de confirmar el acto por razones de fondo sin haber detectado omisiones formales que viciaren el procedimiento; por tanto, no corresponde pronunciarse respecto a la recomposición del expediente. Por los fundamentos expuestos, al amparo de lo dispuesto por los arts. 175, 176, 177, 179 y 190 del CCA, este Juzgado Letrado en lo Contencioso Anulatorio de 2º Turno, RESUELVE: 1) Desestimar la demanda interpuesta, confirmando el acto impugnado. 2) A efectos fiscales, se fijan honorarios fictos en $52.500. 3) Consentida o ejecutoriada, archívese. Victoria Suárez Juez Letrado Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio 2° Turno