Sentencia Definitiva N° 275/2006

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 27 de marzo de 2006. No. 275 VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: PHILIPS MORRIS PRODUCTS S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (No. 373/03). RESULTANDO : I) Que la parte actora promovió demanda de nulidad (fs. 7-12), contra la Resolución de fecha 16/9/2002, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, por la que se concedió el registro de la marca “VIP KING SIZE”, solicitado por la firma MONTE CARLO S.A. para proteger los productos de la clase int. 34. Aduce en síntesis, que es titular de la notoria marca “L & M Lights” que se identifica con el envase que detalla, y que ha permanecido con las mismas características desde el año 1923; que la marca concedida, cuya etiqueta, formato, diseño, colores, etc. es idéntica a la de los notoriamente conocidos L & M Lights de la actora; que tales marcas no pueden coexistir porque son altamente confundibles; porque son idénticos; porque el simple hecho de denominarse distinto no impide de manera alguna que el consumidor no atribuya ambos productos a la misma firma. Agrega que el simple cotejo de los diseños es suficiente para demostrar que son idénticos; que entre un derecho adquirido y un derecho de expectativa, la solución legal opta por reconocer la prevalencia del primero. II) La Administración demandada, contestando el traslado conferido (fs. 15-17), expresa que los emblemas citados como obstativos al registro, examinados los conjuntos se hacen visibles las diferencias entre ambos por tener un rol secundario, siendo la denominación VIP KING SIZE el elemento principal de la etiqueta; que las marcas protegen la clase int. 34, artículos para fumadores siendo este público consumidor sumamente selectivo del producto que consume, poniendo total cuidado en la adquisición de dichos bienes. Concluye en que el acto impugnado fue acorde a derecho, por lo que solicita se desestime la demanda. III) Se dio noticia del pleito al tercero denunciado, el que comparece deduciendo tercería coadyuvante con el Estado a fs. 20-21; se abrió el juicio a prueba, habiéndose diligenciado la que luce certificada a fs. 44; alegaron las partes por su orden, fs. 46-48, 51 y 54, respectivamente: se oyó al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 6/2005), por lo que se citó para sentencia, la que se acordó en legal forma. CONSIDERANDO : I) Que, en la especie, se ha constatado el debido cumplimiento del aspecto formal (arts. 4 y 9 de la Ley 15.869), por lo que corresponde ingresar al estudio del aspecto sustancial planteado por las partes en el proceso. II) Se demanda en autos la anulación del acto administrativo dictado por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de fecha 16/9/02, en cuanto concedió el registro de la marca “VIP KING SIZE” (etq.), Acta No. 322.112, a favor de Montecarlo S.A., para proteger productos de la Clase Int. 34, por el conjunto y sin derechos privativos sobre los términos King y Size (AA, pieza A, fs. 49/50).- Habiendo sido interpuestos los recursos pertinentes, la DNPI mantuvo su resolución (pieza A, fs. 16), que fue luego confirmada en vía jerárquica (pieza A, fs. 21).- La empresa accionante se opuso en vía administrativa al registro (pieza A, fs. 33 y 38/41), y aquí se agravia al entender confundible el diseño de la marca recientemente registrada con la suya, “L&M LIGHTS”.- Sostuvo que la Administración incurrió en error al autorizar el registro de una marca con idéntica etiqueta, poniendo en riesgo no sólo sus derechos sino la confiabilidad del sistema marcario.- Considera, además, que la marca registrada no reúne los requisitos necesarios de novedad y especialidad, ni tiene aptitud distintiva, función esencial que da sentido al derecho de propiedad industrial (ver demanda, fs. 7/12v.) III) A juicio del Tribunal, y coincidiendo con el Sr. Procurador del Estado (dictamen de fs. 57/57v.), el acto impugnado debe ser confirmado.- La marca concedida es un conjunto constituido por elementos figurativos y denominativos, que incluyen en la cajilla un rectángulo superior de color azul, con la figura de dos leones rampantes sosteniendo un escudo, debajo del cual hay una cinta y la parte superior un elemento tipo corona, todo de color dorado; un rectángulo inferior de color blanco, con el término VIP en letras grandes, de color azul, y debajo las palabras King Size en letras chicas, de color rojo.- Los rectángulos están separados por dos líneas paralelas, una de color dorado y la otra de color turquesa (AA, pieza A, fs. 23).- Con respecto a la marca anterior, propiedad de la accionante, no puede negarse ciertas similitudes en el diseño, los colores, el escudo con los dos leones, el tamaño y color de las letras, etc., pero tratándose de marcas de naturaleza mixta, lo primordial es la leyenda que contienen, extremo que el Tribunal ya ha señalado en numerosos fallos, para descartar que los signos enfrentados sean confundibles (por ej., sent. 97/05).- Las respectivas denominaciones (“VIP/ King Size” y “L&M/Lights”), aparecen al examen en conjunto con claras diferencias de orden gráfico, fonético e ideológico, notas diferentes que hacen posible su coexistencia tanto en el registro como en el mercado.- En este sentido, compartiendo el dictamen de la Asesoría Letrada de la DNPI (AA, fs. 13/15), las marcas en pugna, apreciadas en forma sucesiva y según la impresión conjunto, son registrables sin riesgo de confusión para el público consumidor.- Hay que destacar que en el caso de la Clase Int. 34, el consumidor es atento y selectivo, debido a que tiene muy en claro el producto de su preferencia.- No es posible engañarlo con el diseño o color de la cajilla, aun cuando en este aspecto haya elementos constitutivos comunes, si el conjunto permite distinguir claramente un marca de otra.- Sin perjuicio de recordar que muchos de esos elementos que integran ambas marcas, son comunes en general a las marcas de cigarrillos.- Al respecto, cabe recordar, entre las reglas para apreciar la confundibilidad de las marcas, aquélla que preconiza que “quien aprecia el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio” (Rippe: La propiedad industrial en el Uruguay, pág. 313).- Finalmente, el hecho de que una marca sea notoria, no hace anulable otras marcas similares.- La ley No. 17.011, en su art. 5º, num. 6º, establece que no podrán ser registradas como marcas “los signos o las palabras que constituyen la reproducción, la imitación o la traducción total o parcial de una marca notoriamente conocida o de un nombre comercial”.- No es esa la situación de este caso, ya que si bien las etiquetas presentan cierta similitud, no puede dudarse que analizados en su conjunto, los signos en pugna presentan las claras diferencias que exige la ley (art. 6).- Por estos fundamentos y los del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal, FALLA : Desestimando la demanda, y por consiguiente, confirmando el acto administrativo impugnado.- Sin especial sanción procesal.- A los efectos fiscales se estiman los honorarios de los abogados de las partes actora y tercerista en las sumas de $ 14.000 (pesos uruguayos catorce mil), cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Rochón (r,), Dra. Battistella, Dr. Lombardi, Dr. Preza, Dr. Harriague. Dra. Petraglia (Sec. Letrada).