Juzgados Letrados · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 1er. Turno
Sentencia Definitiva N° 51/2026
16 de marzo de 2026
- Ficha (IUE)
- 124/2025
- Procedimiento
- Acción de nulidad
- Materia
- Derecho administrativo
- Resultado (estimado)
- Confirma en parte
- Firmantes
- Dra. Lucía Techera Tealdi
- Redactor
- Dra. Lucía Techera Tealdi
- Fallo: confirma
Texto de la sentencia
Montevideo, 16 de marzo de 2026
SENTENCIA Nº51/2026
SENTENCIA DEFINITIVA
VISTOS:
Para sentencia definitiva, estos autos caratulados “AA CON ESTADO –
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERÍA . ACCIÓN DE
NULIDAD. INSTANCIA ÚNICA ” – Ficha Nº 124/2025, venidos a conocimiento del Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 1º Turno.
RESULTANDO:
1) Con fecha 17 de marzo de 2025, compareció en autos la Dra. Stella Bezón, en representación de AA, impetrando acción de nulidad respecto de la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería (DNPI - MIEM) con fecha 9 de mayo de 2024, mediante la cual se concedió el registro de la marca “ Xemar Iclos” (mixta), a favor de BB., para distinguir los productos/servicios comprendidos en la Clase Internacional N°5 (fs. 7 y ss.).
2) En su demanda , relata que tal resolución le fue notificada con fecha 20 de mayo de 2024, habiendo interpuesto los recursos de revocación y jerárquico en subsidio, el día 29 de mayo del mismo año y que, habiendo recaído pronunciamiento expreso por parte de la Administración, el mismo le fue notificado con fecha 16 de enero de 2025, indicando que, en consecuencia, el presente accionamiento se dedujo en plazo.
3) Relata en su demanda que: “la solicitud de registro a la cual mi mandante se opuso y que fuera concedida, es violatoria de la normativa vigente… La marca de mi mandante preexiste a la marca concedida y ahora impugnada por la vía de la demanda de anulación… La marca impugnada NO
PRESENTA ELEMENTOS DIFERENCIALES EFICACES, NO ES LO
SUFICIENTEMENTE DISTINTIVA, NI PRESENTA LAS CLARAS
DIFERENCIAS exigidas por la Ley respecto de una marca registrada. (…) Existen importantes semejanzas que determinan la indiscut ible existencia de confundibilidad ortográfica y fonética”. En definitiva, entiende que no se verifican en la especie las diferencias exigidas por la normativa y que, al haber sido ésta vulnerada, se atenta contra sus derechos subjetivos y contra el legítimo interés del consumidor (fs. 8 y ss.).
4) Una vez realizado el control de rigor de la demanda por parte de la Sede y subsanadas las observaciones realizadas, por Decreto Nº2 13/2025 se confirió el correspondiente traslado a la parte demandada, quien lo evacuó con fecha 14 de mayo de 2025, bregando por la confirmación del acto administrativo impugnado, aportando los antecedentes administrativos requeridos y solicitando citar como tercero a BB (fs. 26 y ss.).
5) En su contestación de demanda, la Administración expresa que el análisis realizado fue ajustado a Derecho , entendiendo que el signo que se pretende registrar no es confundible con el antecedente marcario citado por la actora. Puntualmente, sostiene que “En el caso de autos, la recurrida cumple con los extremos exigidos por la normativa vigente, siendo distintiva, en tanto utiliza términos arbitrarios, siendo uno de ellos plenamente identificable con su origen empresarial, lo cual es aceptado por la propia actora.” (resaltado en el original, fs. 30 vto.).
6) La citación de BB fue admitida por Sentencia Interlocutoria N°29/2025, compareciendo éste a deducir tercerí a coadyuvante con la parte demandada con fecha 26 de junio de 2025. (fs. 47 y ss.). En su libelo, manifiesta que “El accionante realiza un análisis parcial de la confundibilidad de los signos en cuestión, soslayando elementos de fundamental importancia que posibilitan concluir en la registrabilidad del signo de mi representada. (…) si bien dos marcas idénticas no pueden coexistir, dos marcas semejantes si pueden hacerlo, siempre que ellas no produzcan confusión en el consumidor ”.
Entiende, finalmente, que “Resulta a todas luces que se trata de signos plenamente diferenciables desde el punto de vista gráfico y fonético, diferencias que impedirán cualquier tipo de confusión en el consumidor que, insistimos, constituye un consumidor atento…” (resaltado en el original, fs. 48 y ss-).
7) Mediante Decreto N°885/2025 se confirió a las partes un plazo común de 10 días para proponer prueba, de conformidad con lo preceptuado en el art.
165 del CCA, habiendo comparecido a ofrecerla la actora y la demandada con fecha 16 de julio de 2025, y la tercerista en fecha 23 de julio. Por su parte, ninguna de ellas compareció a ofrecer contraprueba, prueba sobre prueba, etc., por lo que, por Decreto N°1229/2025, se fijó el objeto del proceso, la prueba y se pronunció la Sede respecto de los aspectos requeridos por el art. 166 del CCA.
8) Producida la prueba de autos, por Decreto N°1520/2025, se confirió a las partes un plazo de 15 días para alegar de bien probado, lo que hicieron con fecha 12 y 25 de septiembre, y 21 de octubre de 2025.
9) En tanto, tratándose de un asunto que tramita en instancia única en esta Sede, mediante Decreto N°2171/2025, se dispuso el pase de los autos en vista a la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien, en Dictamen N°739/2025, manifiesta que a partir de las “reglas y métodos de apreciación el análisis de las marcas enfrentadas en autos arroja como conclusión que, en el presente caso, se verifican las diferencias que la Ley Marcaria exige para proceder al registro de la marca solicitada…” (fs. 95.).
En efecto, sugiere desestimar la demanda y confirmar el acto resistido.
10) Finalmente, mediante Decreto N°2 698/2025, se dispuso el pase de estos autos para dictado de sentencia definitiva. Con fecha 3 de febrero de 2026, las actuaciones fueron puestas a despacho en cumplimiento de la providencia referida (fs. 97 vto.).
CONSIDERANDO:
1) La Sede, compartiendo lo dictaminado por la P.E.C.A, desestimará la demanda de nulidad planteada por la parte actora y confirmará el acto administrativo accionado , por los argumentos que a continuación se explicitan.
2) Cumplimiento de los requisitos procesales De acuerdo a lo que surge de todo el plexo normativo que regula el proceso contencioso anulatorio y a lo que ha sido, históricamente, relevado por la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los presupuestos procesales o requisitos de admisibilidad a cumplir “ son el previo agotamiento de la vía administrativa y que no haya caducado el ejercicio de la acción anulatoria” (Tarigo, Enrique. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo
I. Montevideo. 1953P.p. 32), a lo que, Durán Martínez, citando a Giorgi, agrega:
“El actor tiene que ser titular de un derecho o de un interés directo, personal y legítimo, violado o lesionado por el acto administrativo impugnado… el texto constitucional enumera, equivocadamente, como causa de admisibilidad de la acción, una exigencia de fondo, indispensable para el éxito de la pretensión que en ella se deduce: la violación o lesión por la decisión administrativa impugnada de un derecho o de un interés directo, personal y legítimo ” (Durán Martínez, Augusto. Contencioso Administrativo. Montevideo. 2023. P.p. 121).
En efecto, el accionante ha de dar cumplimiento a los siguientes requisitos, ya sea que deban ser controlados de forma liminar por la Sede o en la evaluación que se realiza en esta oportunidad, es decir, al dictar sentencia definitiva: (i) que el acto administrativo contra el cual se accione sea definitivo, esto es, que a su respecto se haya agotado la vía administrativa mediante la interposición de todos los recursos que en el caso correspondan, que exista denegatoria expresa de los mismos o se haya config urado denegatoria ficta; (ii) que se haya presentado la demanda anulatoria en plazo y (iii) que quien acciona sea titular de un derecho subjetivo o un interés directo, personal y legítimo en la anulación de tal acto.
Asimismo, debido a lo que surge del art. 48 del CCA, cabe ahora agregar dentro del punto (i) antes mencionado, aquellos supuestos en los cuales se ha producido la ratificación de la denegatoria ficta de los recursos, por haber la Administración incumplido pronunciarse y notificar tal pronunciamiento, dentro de los 30 días de presentado el urgimiento; y, también, aquellos casos en que, urgida la resolución del asunto, la Administración lo responda en plazo.
Pues bien, entiende la Sede que, con relación al aspecto formal , se han cumplido todos los requisitos exigidos por los arts. 317 y 319 de la Constitución de la República y los arts. 42, 43, 55, 56, 151 y 153 del CCA.
En este sentido, surge de los dichos de las partes y de fs. 3 0 y ss., del Expediente Nº2024 -8-4-0000356 (A.A) que la Resolución encausada fue dictada por la DNPI con fecha 9 de mayo de 2024 y notificada a la accionante el día 20 del mismo mes, habiendo ésta interpuesto los recursos de revocación y jerárquico en subsidio, el día 29 de mayo. Por Resoluciones Nº356/2024, el MIEM desestimó el recurso jerárquico, poniendo fin a la vía administrativa, de lo cual se notificó a la parte actora con fecha 16 de enero de 2025. El presente accionamiento fue iniciado el día 17 de marzo de 2025, en tiempo hábil (fs. 6).
Por su parte, también se ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos por el inciso final del art. 309 de la Constitución y art. 66 del CCA , considerando, como se verá, que el objeto de la litis radica en la nulidad de la decisión que concedió el registro de marca “Xemar Iclos” (mixta) a BB, la que a criterio de la actora colide con la de su titularidad “XUMER”.
3) Objeto del proceso y de la prueba. Admisión de los medios probatorios Tal como fue previamente reseñado, por Decreto Nº 1229/2025, la suscrita dispuso: “ Atento a lo anterior y a lo que surge del art. 166 del CCA, corresponde a esta Sede pronunciarse sobre los medios probatorios ofrecidos.
Para ello, se estima necesario determinar previamente el objeto del proceso y de la prueba, de forma de dotar a las partes de seguridad a la hora de admitir/rechazar cualquier probanza y de que la futura sentencia a dictarse deberá acotarse al objeto fijado, en aplicación del principio de congruencia”.
A su vez, en dicha providencia se fijó el objeto del proceso, de la siguiente forma: “Determinar si corresponde hacer lugar a la nulidad planteada por la parte actora respecto de la Resolución de fecha 9 de mayo de 2024, dictada la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería, mediante la cual se concedió el registro de la marca "XEMAR ICLOS" - Acta Nº551.470 a favor de BB, para distinguir los servicios/productos comprendidos en la Clase Internacional 5; o si, por el contrario, corresponde confirmar el acto administrativo referido, por haber sido éste dictado en apego a la regla de derecho.
Para ello y en particular, deberá determinarse si la Administración valoró de forma errónea la originalidad y distintividad entre las marcas "XEMAR ICLOS" y "XUMER", respecto de la cual es titular la actora” y el de la prueba en: “(…) acreditar los extremos delimitados previamente”.
Con relación a la prueba propuesta y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 166 del CCA, se resolvió, en la misma oportunidad, tener: “por agregados los Antecedentes Administrativos presentados por la demandada en 82 fs., en soporte electrónico y la correspondiente a la parte actora obrante a fs. 21 en tanto hace al cumplimiento de los arts. 151 y 153 del CCA”.
En este sentido, cabe mencionar que, sin perjuicio de que podría tratarse de una cuestión meramente jurídica, a efectos de no cercenar el derecho de la s partes a desplegar sus esfuerzos probatorios, igualmente se les admitió la posibilidad de proponer prueba, lo que efectivamente hicieron.
4) Aspectos admitidos, no controvertidos y probados por las partes En primer lugar, corresponde referir a aquell as cuestiones que, tal como viene de decirse, no conforma n el objeto del proceso , en tanto, siendo controvertibles, no fueron controvertidas (porque fueron expresamente admitidas o no se explicitó nada al respecto).
En palabras que se acompañan, sostuvo Tarigo: “(…) no son, por tanto, hechos controvertidos -y no constituyen por consecuencia objeto de la prueba- aquellos hechos que, siendo controvertibles, no han sido controvertidos. Esa ausencia de controversia o de contradicción a su respecto puede ser tanto expresa como tácita…” (Tarigo, Enrique. Lecciones de Derecho Procesal Civil.
T. II. Montevideo. 2007. Pp. 16). Por su parte, en términos similares, afirmó Viera: “(…) los hechos admitidos, expresa o implícitamente, en la contestación de la demanda, no necesitan ser probados. La prueba de su existencia se encuentra en el hecho de su admisión por el contrario ” (Viera, Luis. Curso de Derecho Procesal. T. II. Montevideo. 1987. Pp. 84).
En el mismo sentido, no integran el cúmulo de debate de esta litis aquellos vicios o causales de nulidad que no fueron alegados por la parte actora en su demanda, postura ya sostenida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y que esta Sede comparte: “(…) corresponde precisar que tal vicio no fue alegado, siquiera implícitamente en ningún pasaje de la demanda por parte de la actora, por lo que su recepción, o aun su consideración, excedería el objeto de la presente controversia (Cf. PALACIO, L., “Manual de Derecho Procesal Civil”, t. I, ps. 143 y ss.; KLETT, S. "Proceso ordinario en el Código General del Proceso", t. I. ps. 54 y ss.; SIMON, L., "El equilibrio entre los principios dispositivo e inquisitivo en los modernos procesos civiles por audiencia", XVIII Jornadas Iberoamericanas y XI. Jornadas Uruguayas de Derecho Procesal, p.
220; entre muchos autores)” (Sentencia Nº24/2025).
En efecto, no ha sido controvertido en autos que existió oposición en vía administrativa del titular de la marca en cuestión, esto es, de AA. Tampoco integra el cúmulo de debate, que se trata de marcas mixtas; esto ha sido puesto de manifiesto por todas las partes en sus libelos iniciales.
En segundo lugar, con relación a los agravios o aspectos controvertidos, corresponde relevar que sí son cuestionados por la actora , los aspectos considerados por la Administración para realizar el análisis de tal confundibilidad y el resultado de èste.
En efecto, al referir a ello, manifiesta que: “Existen importantes semejanzas que determinan la indiscutible existencia de confundibilidad ortográfica y fonética…En un examen sucesivo y no simultáneo, conforme dicta la segunda regla de apreciación, las pequeñas diferencias desaparecen resaltando las partes similares de ambas que son las que en definitiva se han de comparar para establecer la posible confusión…si bien las marcas deben analizarse en su conjunto, ello no impide considerar confundibles dos marcas si sus elementos preponderantes son claramente confundibles…En el caso, el registro hoy concedido, es similar a dicho antecedente: es una marca registrada para la totalidad de la clase y formada por un elemento denominativo preponderante “XEMAR” que es muy similar al de mi representado “XUMER”. Es obvio que todos van a pensar que es un nuevo producto de mi mandante, dest inado a distinguir productos alimenticios de las Clases 29 y 30” (fs. 8 vto., y ss.).
De forma contraria, la demandada, indica que: “Las marcas XEMAR ICLOS y XUMER impresionan diferente, siendo semántica y fonéticamente distintas…las vocales resaltan dentro de las palabras tanto al momento de pronunciarlas como de visualizarlas, resultando éste un aspecto relevante al momento de realizar el análisis de distintividad. Ello, sumado a que la recurrida se compone de dos términos a diferencia de la segunda cuyo conjunto se integra por una única palabra, resulta determinante…En el presente, nos encontramos dentro de la Clase Internacional 5, donde usualmente la constitución de los signos contiene elementos que evocan el uso o principios activos de los productos a fin de facilitar la identificación por parte de los consumidores, tratándose casi siempre de marcas breves …XEMAR INCLOS y XUMER presentan claras diferencias que la normativa vigente requiere para que la coexistencia en el Registro sea posible” (fs. 27 vto., y ss.).
Por su parte, BB, expresó: “ En definitiva, tal como precedentemente se mencionó, el objetivo final de toda la legislación en materia de Propiedad Industrial es la protección a aquella persona que, para atender sus propias necesidades o para su propio placer, compra o arrienda productos o servicios ofrecidos por empresas privadas o públicas…el llamado consumidor, debe ser protegido contra el engaño del titular de la marca que pretende aprovecharse de un prestigio ajeno, o de su propio error al momento de elegir el producto que desea adquirir. Ninguna de estas hipótesis se produce en el caso que nos ocupa ya que, tal como hemos visto, no existe posibilidad alguna de confusión entre estas marcas…” (fs. 50).
A continuación, corresponde que la Sede prosiga con el examen de juridicidad, esto es, la definición de la normativa aplicable a la situación de que viene de analizarse y de aquellos aspectos que atañen a discusiones netamente jurídicas; será la valoración conjunta de todos ellos, la que dará base al presente fallo.
5) Fundamentos de Derecho
5.1) Sobre el vicio en los motivos y su vinculación con la confundibilidad marcaria Conforme a lo indicado precedentemente , la parte actora se agravia por entender que la Administración realizó un análisis de confundibilidad erróneo entre las marcas XIMER ICLOS (mixta) y XUMER (mixta) para conceder el registro de la nombrada en primer término, tanto en los pasos o aspectos considerados en él, como en sus conclusiones.
Por lo tanto, si lo que se cuestiona es la forma en que se valoraron los antecedentes del caso o la forma en que se aplicó el Derecho, lo que se está poniendo en tela de juicio por parte de la accionante son los motivos del acto, en tanto, al decir de Ruocco y Delpiazzo, éstos son “(…) las circunstancias de hecho y de Derecho que preceden al dictado del acto administrativo y cuyo acaecimiento encarta, en forma más o menos determinada, en la norma atributiva de competencia . El motivo es el porqué de la manifestación de voluntad… Si los hechos no existen o no son como la Administración pretende, el acto estará viciado por inexistencia o falta de motivo; cuando no caben en el supuesto de la norma atributiva de competencia, el acto estará viciado por ilegitimidad o errónea aplicación de los motivos ” ( RUOCCO, Graciela y DELPPIAZO, Carlos. Tratado Jurisprudencial y Doctrinario. Actos y Contratos de la Administración. Montevideo. 2013. P.p. 41 , resaltado agregado).
Pues bien, entiende la Sede que, sin perjuicio de reconocer las dificultades que la determinación de la confundibilidad marcaria implica, no asiste razón a la parte actora por cuanto las marcas presentan diferencias que permiten a sus registros, coexistir.
El artículo 6 de la Ley N°17.011 prevé que: “ Para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes”. Es la propia “Ley de Marcas” la que releva, como criterio para admitir o rechazar el registro de una marca , la confundibilidad entre ésta y las que se encuentren inscriptas o en trámite de serlo, indicando que s us diferencias deben ser a los efectos de evitar confusiones en los consumidores.
Dada la dificultad que presenta tal análisis (la que surge de la subjetividad que implica), la doctrina y la jurisprudencia han aplicado, de forma armónica, una serie de pautas para objetivizar tal valoración. Esta decisora comparte tales pautas, por lo que las aplicará al caso de autos, sin perjuicio de agregar algunos otros elementos al análisis, conforme se verá.
Estos criterios guían en análisis del juzgador, en este caso, de la siguiente manera: (i) debe estarse a la impresión de conjunto generada por las marcas; (ii) deben ser analizadas en forma sucesiva y no simultánea; (iii) la comparación debe realizarse desde la óptica del consumidor presunto y en atención a la naturaleza del producto/servicio que distinguen; y (iv) se debe atender más a las semejanzas que a las diferencias entre los signos (GUTIÉRREZ CARRAU, J .
M. Manual teórico-práctico de marcas. UM. Montevideo. 2009. P.p. 87 y ss., y Sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo N°393/2025, 741/2023, 628/2019, entre otras).
A su vez, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, entre otras, en Sentencia N°393/2025, explicó que: “(…) al examinar la posibilidad de confusión entre dos signos, no se puede tomar únicamente una parte o partes de los mismos, para su comparación. Se deben apreciar en su totalidad ("as a whole" dice la doctrina anglosajona), y así determinar si existe similitud, capaz de inducir en error al consumidor (Juan Manuel GUTIÉRREZ CARRAU:
"Manual Teórico - Práctico de Marcas", pág. 87 -88; sentencias 379/2008, 677/2011, 830/12, entre otras) … A lo que se agrega, que el cotejo marcario debe realizarse "a golpe de ojo", sin análisis pormenorizados, puesto que así es la percepción que tiene el consumidor de las marcas que se le ofertan (Cfm.
Diego CHIJANE DAPKEVICIUS; "Derecho de Marcas"; Editorial B de f, 2007, pág. 357-358)”.
En la especie, entiende esta decisora que , analizando las marcas de forma integral, sucesiva, considerando los productos/servicios que tienden a identificar, la naturaleza de ambas y, por ende, el tipo de consumidor al que han de estar dirigidas, se verifican diferencias suficientes para admitir s u distintividad y registro.
En primer lugar, nótese que se trata de marcas que presentan diferentes estilos y colores de letra (siendo, además, una mixta y la otra denominativa) :
XUMER fue registrada en letras mayúsculas (fs. 21 A.A) y Xemar Iclos, minúsculas y en color azul conforme surge de fs. 1 de los A.A , surgiendo, además, registrado el término “Iclos” a favor de BB (fs. 18 y 19 A.A). Esto último, a diferencia de lo sostenido por la actora, opera a favor de la distintividad, puesto que los consumidores tenderán a relacionar cualquier producto que tenga tal terminología con los que vende BB.
A su vez, “Xemar Iclos” está compuesta por dos palabras, una que hace, como se dijo, expresa referencia a los productos de BB y otra que no tiene la similitud que pretende la actora, pues fonética y gramaticalmente se escriben y suenan diferentes. De hecho, al pronunciarlas, las diferencias se acrecientan porque parecería tratarse de un sólo término, lo que coadyuva a la distinción, puesto que no siempre el consumidor cuenta con las marcas frente a sí.
En tal sentido, se comparten las consideraciones realizadas por la Asesoría Jurídica de la DNPI: “ En cuanto al análisis de la marca solicitada ( XEMAR ICLOS); entendemos que, desde una perspectiva ortográfica, es diferente a la marca por las cuales se dedujo oposición: “ XUMER”. Esto genera, como consecuencia, que se perciban de manera disímil al ser pronunciadas.
Asimismo, en cuanto a su estructura también se presentan diferentes, dado que la marca de autos se compone de dos palabras, a diferencia del signo pre registrado que abarca un solo término … Sin perjuicio de lo aludido ut supra, entendemos que el signo de autos, al ser de naturaleza mixta, se compone de elementos propios (color, tipografía), que le imprimen distintividad suficiente para poder distinguirse.” (fs. 27 A.A).
En segundo lugar, no puede perderse de vista la Clase Internacional que protegen las marcas en cuestión; la Clase N°5 refiere a determinados productos medicinales, de higiene, comidas y bebidas para dieta, suplementos alimenticios, etc., para los cuales en muchos casos existe la previa intervención de un profesional que asesora al consumidor en cuanto a la selección que debe hacer o, en caso de no haberlo, no se trata de un consumidor generalizado o masivo, sino con cierto grado de conocimiento respecto a lo que consume.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en un caso en el que se analizaba la confundibilidad entre marcas referentes a productos farmacéuticos, pero plenamente aplicable a este caso, indicó : “(…) el Tribunal entiende que aplica la teoría del comprador discriminador, para la cual, la distintividad de la marca y eventual confusión, varía según la naturaleza de los productos protegidos en relación directa con el consumidor, ya que no nos encontramos ante productos de consumo masivo, situación que determina que el consumidor preste mayor atención a la hora de su a dquisición” (Sentencia N°628/2019, resaltado agregado ). Entiende la Sede que tales consideraciones son trasladables a estos obrados; si bien los productos no son los mismos, comparten el hecho de que no se trata de cualquier consumidor sino de personas con un cierto grado de conocimiento o aptitud para informarse mayor sobre los productos que adquirirán, lo cual disminuye el riesgo de asociación.
Respecto a este punto, huelga también citar las palabras de la P.E.C.A en Dictamen Nº739/2025, que la Sede comparte: “En cuarto lugar, de conformidad con la tercera regla del cotejo marcario, corresponde advertir que en relación a la clase internacional 5, comprensiva de los productos farmacéuticos, la óptica del consumidor, en principio, no refiere al standard medio, sino que, por el contrario, éste aparece como profesional y selectivo (médicos o técnicos en farmacia), o bien, de concebirse como aquél que ingiere el producto, igualmente es especialmente cuidadoso en tanto está en juego su salud, debiendo considerarse que son productos que habitualmente se expiden bajo receta médica (sentencias Nos. 271/2013, 182/2019 y 448/2019, 635/2022 y 805/2022, entre o tras). De ahí que no se comparta la pertinencia de la aplicación del criterio estricto por el que brega la promotora.”.
En tercer lugar, no existe en autos prueba alguna de que haya existido una especie de intencionalidad de BB en la elección de tal denominación para distinguir su marca, pretendiéndose servirse o aprovecharse de la de la actora.
En cuarto lugar, a todo el análisis que viene de realizarse, cabe, a criterio de esta decisora, agregar un aspecto adicional que se relaciona con la finalidad o bien jurídico protegido por la Ley N°17.011. Ésta, en su artículo 22, al regular la oposición de oficio de la DNPI, refiere expresamente a los derechos del consumidor.
Justamente, en pos de tales derechos es que realiza todo el análisis de confiabilidad marcaria que viene de desarrollarse. Sin embargo, también hace a la defensa del consumidor percibir que cuantas más marcas existan y sean registradas (siempre que superen , por supuesto, los escollos antes valorados) mayor será la competencia marcaria, lo cual, resulta beneficioso para quienes las consuman. Sabido es que, en principio, ante mayor competencia, mayor oferta de productos, variedad de calidad y menores precios.
Tan es así que, existe una clara conexión entre las normas que defensa del consumidor (como esta) y las de defensa de la competencia, puesto que la aplicación de las unas, supone la mayor efectividad de las otras en tanto protegen el mismo bien jurídico. A sí, PINTO sostiene que: “ En la normativa uruguaya, el Artículo 1º de la Ley Nº18.159 establece que la misma tiene por objeto “fomentar el bienestar de los actuales y futuros consumidores y usuarios, a través de la promoción y defensa de la competencia… Res ulta con absoluta claridad que en Uruguay el bien jurídico tutelado es el bienestar de los consumidores y usuarios actuales y futuros” (PINTO, X. Contratación pública y libre competencia. FCU. Montevideo. 2023. P.p. 49).
En definitiva, se concluye que la Administración realizó una correcta valoración de los hechos, normas y reglas que rigen la confundibilidad marcaria, siendo su decisión legítima.
6) Orientación de cumplimiento y posibilidad de recomposición El inciso final del art. 177 del CCA establece que, en la sentencia, la Sede habrá de pronunciarse sobre todas las causales de nulidad invocadas “lo que servirá de orientación a la Administración para su cumplimiento”.
A su vez, el inciso segundo del art. 190 del CCA, reza: “ Cuando la irregularidad refiera a las formalidades exigidas a los actos o trámites del procedimiento administrativo previo, el tribunal deberá señalar si la Administración conserva la potestad de recomponerlo a los efectos de dictar un acto legítimo. No se rá admisible la recomposición de un procedimiento ya reconstituido”.
En este caso, se han analizado todos los agravios esgrimidos por la actora y las defensas de la demandada, concluyendo la Sede que el acto encausado es legítimo, por lo que no existe recomposición alguna sobre la cual pronunciarse.
Por los fundamentos expuestos y la normativa antes citada,
LA SRA. JUEZ LETRADA DE LO CONTENCIOSO ANULATORIO
DE 1°TURNO
FALLA:
1) Desestímase la demanda instaurada y en su mérito, confírmase el acto administrativo encausado, sin sanción procesal especifica
2) A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los letrados intervinientes en $ 60.000 (pesos uruguayos, sesenta mil).
3) Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta providencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de proceder a su destrucción (Acordada Nº34/2023 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo aplicable a esta Sede por Acta Nº7/2025).
4) Intímase a la parte demandada a retirar los antecedentes administrativos en caso de haber sido aportados en soporte papel y encárguese a la Oficina Actuaria su eliminación del servidor de la Sede, si hubiesen sido aportados en soporte digital.
5) Oportunamente, archívese.
Dra. Lucía Techera Tealdi Juez Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 1°Turno
Fuente: consulta de jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Los nombres de las partes figuran tal como los publica el TCA (los juzgados los anonimizan; el Tribunal, no siempre).