Sentencia Sentencia N° 98/2026

sibDECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 26 de febrero de 2026 No. 98 Ministra redactora: Dra. Rosina Rossi VISTOS : Para sentencia, estos autos caratulados: “ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA , ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 404/2024). RESULTANDO : I) El acto administrativo enjuiciado por la parte actora trata de la resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) con fecha 28.9.2023. Por la misma se resolvió conceder el registro de la marca SOY SANTANDER (mixta), solicitada bajo expediente No. 512737 a favor de AA, para distinguir los productos y servicios comprendidos en la Clase Internacional 35, personalizados: promoción de productos y servicios de terceros mediante programas de tarjetas de fidelización; promoción de productos y servicios de terceros, entre otros que surgen del acto en cuestión, y 36 también personalizados: servicio de seguros, operaciones financieras, entre otros, que también surgen del cuerpo del acto (fs. 28 vto. y 29 A.A.). En la demanda se peticionó la declaración de nulidad parcial del acto. II) El representante de la parte demandada contestó a fs. 20 y ss. repeliendo la pretensión e incorporando los antecedentes administrativos, cuya agregación se dispuso por auto No. 4617/2024 (fs. 28). Asimismo, al ser noticiada del pleito compareció debidamente representada BB en calidad de tercero (fs. 38 y ss.). III) Abierto el juicio a prueba por el Decreto No. 6591/2024, las partes ofertaron y produjeron la que consta a fs. 50 y ss. IV) Ordenados los alegatos en el plazo común de 15 días mediante el Decreto No. 7324/2024 (fs. 56), las partes los produjeron a fs. 58 y ss. V) La Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, por Dictamen No. 188/2025, aconsejó confirmar el acto administrativo resistido (fs. 83 y ss.). VI) Por auto No. 1888/2025 (fs. 87) se citó para sentencia, la que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Compareció la parte actora demandando la nulidad de la resolución dictada por la DNPI con fecha 28.9.2023. Por la misma se resolvió conceder el registro de la marca SOY SANTANDER (mixta), solicitada bajo expediente No. 512737 a favor de AA, para distinguir los productos y servicios comprendidos en la Clase Internacional 35, personalizados: promoción de productos y servicios de terceros mediante programas de tarjetas de fidelización; promoción de productos y servicios de terceros, entre otros que surgen del acto en cuestión, y 36 también personalizados: servicio de seguros, operaciones financieras, entre otros, que también surgen del cuerpo del acto (fs. 28 vto. y 29 A.A.). En su escrito inicial, se agravió de que no se le otorgó vista previa al registro de la marca cuya nulidad solicita, violentándose las reglas del debido proceso y defensa en la medida que era un tercero interesado. En cuanto al fondo, manifestó que la resolución contiene vicios en la motivación por ser inexacta ya que permitió el registro de la marca “SOY SANTANDER” en la clase internacional 36, siendo que en dicha clase ANTEL ya tenía registrada la marca “SOY”. Consideró que en tanto las marcas comparten el término SOY, resultan confundibles y por ende “SOY SANTANDER” no debió ser registrada. Además, señaló que previo a su registro, AA realizó un uso ilegitimo de la marca. Finalmente estimó que en la medida que la Administración no se expidió en los plazos legales, resulta de aplicación la presunción del art. 6 de la Ley No. 15.869. En definitiva, solicitó la anulación del acto. II) Corrido el correspondiente traslado, compareció el representante de la accionada a contestar la demanda. En cuanto a la falta de vista previa manifestó que es ajena al procedimiento marcario y que, además, ANTEL no compareció en el expediente pese a que la solicitud fue publicada en el Boletín Oficial. Dijo que el acto fue dictado conforme a derecho, puesto que las marcas son diferentes y corresponden a dos empresas que realizan actividades diferentes: una se dedica a las telecomunicaciones y otra a la actividad financiera por lo que consideró imposible que los consumidores se confundan. Transcribiendo el informe de la DNPI, indicó que la marca SANTANDER ya fue registrada y es reconocida pretendiendo en este caso solo registrar una variante. Agregó que al pronunciarse las marcas suenan diferente, e insistió en que en la medida que los productos y servicios cumplen finalidades diferentes, no existe riesgo de confusión. En tanto se dio noticia al tercero BB, esta compareció defendiendo el registro. En cuanto al aspecto formal de la vista invocado por ANTEL expresó que los titulares de las marcas tienen la carga de controlar el Boletín Oficial y en su caso iniciar el proceso de oposición. En cuanto a lo sustancial indicó que su marca tiene originalidad y distintividad suficiente para ser registrada. Expresó que integra por la palabra SANTANDER que la hace disímil a la marca de ANTEL fonética, visual y conceptualmente. Agregó que su marca fue concedida con un elemento figurativo lo que también la hace distinguible y que el signo es notorio y conocido por el público, lo que le da una distintividad especial. En definitiva, solicitó el rechazo de la acción movilizada III) Control de regularidad formal de la acción. Los requisitos necesarios para la admisibilidad del presente accionamiento han sido debidamente observados (arts. 4 y 9 de la Ley No. 15.869). En efecto, en tanto la volición encausada no se notificó personalmente, debe considerarse en plazo la interposición de los correspondientes recursos administrativos de revocación y jerárquico en subsidio, con fecha 6.10.2023 (fs. 29 vto. A.A.). La denegatoria ficta quedó configurada con fecha 30.4.2024, al cumplirse los 200 días contados desde el siguiente al de la interposición de los recursos administrativos y, la demanda anulatoria que inicia este proceso fue interpuesta útilmente el día 21.6.2024 (según consta en la nota de cargo a fs. 17). IV) Sistema contencioso anulatorio aplicable. Al tiempo del dictado de esta sentencia se encuentran vigentes dos sistemas contencioso-anulatorios aplicables, cada uno de ellos, en función de la fecha de su iniciación conforme dispone el art. 206 de la Ley No. 20.333. De allí que corresponde precisar que en este caso resulta aplicable el sistema reglado por el Decreto -Ley No. 15.524, Leyes Nros. 15.8 69 y 20.010, en tanto, este proceso, se promovió el 21.6.2024 contra un acto administrativo no notificado personalmente e impugnado por la hoy accionante el 6.10.2023. V) Análisis de los agravios. Luego del estudio de los antecedentes administrativos allegados a la causa en el que consta el desarrollo del trámite, el Tribunal, en concordancia con lo dictaminado por la Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, concluye que corresponde la confirmación del acto. De los antecedentes corresponde destacar que a fs. 2 de los A.A. obra la solicitud del registro mixto en cuestión SOY SANTANDER a fin de distinguir las clases 35 y 36 (personalizada). En base al informe de antecedentes de fs. 3 vto. y 4 de los A.A. que arrojó la marca SOY pre -registrada a favor de ANTEL para distinguir la clase 36, la Encargada del Área de Signos Distintivos, en ejercicio de atribuciones delegadas, resolvió deducir oposición de oficio a la solicitud de registro (fs. 5 vto. A.A.). A fs. 6 y ss. la solicitante evacuó la vista conferida, y en lo que aquí interesa, esta fue analizada en el informe jurídico de fecha 26.9.2023, en el que, puesto que concluyó en que es posible la coexistencia de los signos, aconsejó levantar la oposición deducida y conceder el registro (fs. 26 y ss. A.A.). Esto aconteció con fecha 28.9.2023, cuando la DNPI resolvió conceder el registro de la marca SOY SANTANDER (mixta), solicitada bajo expediente No. 512737 a favor de AA, para distinguir los productos y servicios comprendidos en la Clase Internacional 35, personalizados: promoción de productos y servicios de terceros mediante programas de tarjetas de fidelización; promoción de productos y servicios de terceros, entre otros que surgen del acto en cuestión, y 36 también personalizados: servicio de seguros, operaciones financieras, entre otros, que también surgen del cuerpo del acto (fs. 28 vto. y 29 A.A.). En primer término y sobre los agravios formales fincados en relación a la presunta omisión de conferir vista previa al dictado del acto, el Tribunal examinando el procedimiento administrativo del caso, considera que los mismos carecen de fundamento. Cabe tener presente que, sobre la participación de tercero interesado en el procedimiento de registro marcario, el art. 20 de la Ley No. 17.011, prevé que “ El titular de un derecho o de un interés directo, personal y legítimo, podrá oponerse al registro que se intentare o solicitar la anulación de las marcas ya inscriptas, cuando se configuren las situaciones previstas por los artículos 4º y 5º de la presente ley”. Y el inc. 2 del art. 23 de la misma norma reclama que: “ La oposición al registro deberá ser deducida dentro de los treinta días corridos, contados a partir del día siguiente de la publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial que se crea por el artículo 80 de la presente ley”. El procedimiento se reglamenta además mediante las previsiones del Decreto No. 34/999 reglamentario de la ley marcaria, en especial en sus arts. 6 y ss. Surge con claridad que la parte actora no movilizó su oposición en calidad de tercero de acuerdo a lo previsto por la norma legal, ni tampoco mencionó o reparó en la normativa que regula tal potestad como carga. Por lo demás, siquiera tentó una argumentación relativa a la trascendencia de la presunta omisión procedimental que reclama, por lo que tal agravio formal expuesto de modo enunciativo, no resulta de recibo. En segundo lugar y en cuanto al fondo del asunto, el caso se centra en determinar la legitimidad del acto que concedió el registro de la marca SOY SANTANDER, contrastada con el registro previo a favor de la accionante, SOY. Como siempre en esta materia, mediante el examen comparativo se trata de determinar si a los ojos del juzgador, las marcas ostentan las diferencias suficientes que habiliten su coexistencia. El invocado riesgo de confusión como corolario de la confundibilidad, es aquel que en grado relevante aparece como idóneo para presentar distorsiones de los actos de consumo, siendo el ámbito donde se centra y define la tutela del signo marcario en su función distintiva. En tal sentido el art. 6 de la Ley No. 17.011, justamente con la finalidad de evitar la confusión de los eventuales consumidores, exige que los signos a registrar resulten ser claramente diferentes a los que ya se hallen inscriptas o, en trámite de registro. Recordemos que BERTONE y CABANELLAS DE LAS CUEVAS explicaron que el primero de los elementos comparativos implica que: “Los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre-reflexiva. El segundo es que el cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico). El tercero es que debe atenderse más a las semejanzas generales que a las diferencias de detalle ”. Siempre desde la perspectiva del potencial consumidor. (Luis Eduardo BERTONE y Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS. “Derecho de Marcas”. Tomo II. 2ª Edición. Bs. As. 2003. Pág. 46. Subrayado propio). El Tribunal enfrentado a las marcas del caso, considera que estas son diferenciables y que pueden coexistir pacíficamente. Si bien ambas marcas comparten uno de los términos (SOY), en el signo de ANTEL es el único término, mientras que la marca cuyo registro se quiere anular se compone de otro, SANTANDER. Otro punto a considerar es que la marca de ANTEL solo es denominativa, mientras que SOY SANTANDER es de naturaleza mixta , lo que también refuerza su fuerza distintiva. Además, en el caso en particular, se considera que el término SANTANDER profundiza la distinción de la marca, ya que lo que atrae el foco de atención del consumidor es la palabra SANTANDER. A diferencia de lo que indica la actora, se considera que en la marca SOY SANTANDER, la “mot vedette” no es la palabra SOY sino la referencia a AA. De tal modo, tanto visual, gráfica, fonética e ideológicamente los signos se aprecian como suficientemente diferentes. Asimismo, si bien ambas marcas comparten algunas categorías dentro de la clase internacional 36, el público consumidor de dichos productos (relacionados con la actividad financiera) puede calificarse de especialmente atento, por lo que difícilmente sea inducido en confusión. Por último, cabe subrayar que, si bien se configuró la presunción invocada por la accionante (art. 6 de la Ley No. 15.869), esta trata de una presunción simple y que, por tanto, puede ser enervada por la Administración, como se considera -por las razones arriba expuestas - sucedió en el caso. De tal modo, y en base a todo lo dicho se entiende que, con los elementos obrantes en autos, la pretensión de la actora no puede prosperar. VI) Las razones preanunciadas hacen concluir al Colegiado en que corresponde la confirmación del acto. Por los fundamentos explicitados, el Tribunal, FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. Intímase a la parte actora y tercerista a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retiren la documentación por ellas agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada Nro. 34/2023: art. 371 de Ley Nro. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados de la parte actora y tercerista en la cantidad de $52.500 (pesos uruguayos cincuenta y dos mil quinientos), respectivamente. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese. Dr. Cal, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Rossi (r.), Dr. Reyes. Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).