Sentencia Definitiva N° 219/2006

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 15 de marzo de 2006. No. 219 VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “WARBURG PINCUS & CO. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (No. 90/04). RESULTANDO : I) Que con fecha 15/3/04 compareció la actora, entablando demanda de nulidad contra la Resolución de fecha 20/5/03, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería, por la cual se desestimó el registro de la marca “WARBURG PINCUS”, para distinguir productos de la clase int. 36. La parte actora se agravia de la resolución en cuestión por cuanto la misma se funda en un dictamen letrado, el cual es erróneo, el cual solo expresa que existe confundibilidad entre la marca solicitada y los antecedentes registrados (“UBS WARBURG”, “SBC WARBURG”, “WARBURG DILLON READ”). Expresa que para el estudio de la confundibilidad, no se trata sólo de ver si las marcas en cuestión presentan algún elemento en común, sino que las marcas deben apreciarse en su conjunto, no siendo válido descomponerlas en sus elementos constitutivos. Manifiesta que existen suficientes elementos de juicio que avalan la coexistencia pacífica de las marcas enfrentadas, ya que la marca WARBURG PINCUS es una marca denominativa, mientras que dos de los registros citados son mixtos. Además el signo cuyo registro se solicitó forma parte del nombre comercial de la actora, debiéndose tener presente el consentimiento expreso del titular de los registros ya citados como antecedentes, ya que se retiraron las oposiciones del titular de las mismas. Finalmente agrega que las marcas en cuestión coexisten y han coexistido en infinidad de jurisdicciones sin que pueda presumir el riesgo de confusión para el público consumidor. II) La parte demandada comparece a fs. 24 a 26, evacuando el traslado conferido, manifestando que el dictado de la resolución cuya nulidad se pretende lo fue ajustado a derecho. Expresa que el consentimiento de un titular de una marca para la obtención por parte de otra persona el registro de una marca semejante, no obliga a la Administración a la concesión del registro. Manifiesta que existe confundibilidad entre los signos ya registrados y el solicitado, y ello en atención a lo preceptuado en el art. 6º de la Ley No. 17.011. El registro de la actora es denominativo, lo que aumenta la confundibilidad entre ellos, induciendo al consumidor a relacionarlos con una familia de marcas. Finalmente agrega que la Administración está obligada a proteger a los consumidores, así como a los titulares de registros, por imperio del art. 22 de la Ley No. 17.011. III) Abierto el juicio a prueba, se produjo la que obra certificada a fs. 41, alegando las partes por su orden a fs. 43 y fs. 46, respectivamente. IV) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (dictamen No. 323/05 a fs. 49), quien aconsejó la confirmación del acto administrativo cuestionado; se llamó para sentencia pasando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes la acordaron y dictaron en forma legal. CONSIDERANDO : I) Que en la especie se han acreditado los extremos legales habilitantes requeridos por la normativa vigente (arts. 4 y 9 de la Ley No. 15.869) para el correcto accionamiento de la acción de nulidad. II) Que el Tribunal con la conformidad de todos sus miembros integrantes, habrá de confirmar el acto administrativo impugnado, por los fundamentos que a continuación se expondrán. La actora interpone recurso de nulidad contra la Resolución de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial de fecha 20 de mayo de 2003, por la que se denegó el registro de la marca “WALBURG PINCUS” para productos de la clase internacional 36. (Cf. A.A. fs. 50/vta). Expresa que no se manejó en forma adecuada el análisis de confundibilidad entre las marcas; pues sostiene que los signos que se señalan como obstativos subsisten en su país de origen. Manifiesta que no existen claras diferencias que exige el artículo 6º de la ley 17.011 III) La Corporación, considera que se ha actuado en la especie conforme con la regla de derecho, pues, la marca solicitada presenta por su conformación, serios riesgos de confusión con las prerregistradas “SBC WARBURG”, “WARBURG DILLON”, “UBS WARBURG”. En efecto, las marcas en cuestión presentan riesgo de confusión pues se caracterizan por proteger bienes de la misma clase internacional, pudiendo deducirse en forma razonable que no existen las claras diferencias exigidas por la normativa legal En este sentido, se considera que en la especie no se dan los presupuestos exigidos en el art. 6 de la Ley No. 17.011, el cual reza: “Para ser registradas, las marcas deben ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en tramite de registro, a efectos de evitar confusión, será respecto de los mismos productos o servicios, o productos o servicios concurrentes.”. Dicha norma, requiere -para que un signo marcario sea registrable- que el signo solicitado sea claramente diferente a otro registrado o en trámite de registro. Pues bien, dicha característica, no se da en la especie ya que el signo solicitado por la actora resulta confundible con los signos prerregistrados, y es esto lo que materializa la actuación de la Administración conforme a la regla de derecho (Cf. art. 6 de la Ley No. 17.011). IV) La Administración en este caso se encuentra protegiendo en especial a los consumidores ya que por el producto y la existencia de una identidad ortográfica, fonética y conceptual por demás acentuada hace posible o previsible la confusión respecto a su origen máxime que se trata de bienes (financieros) protegidos de idéntica naturaleza. En conclusión, se advierte que el acto administrativo impugnado ha sido dictado acorde a la regla de derecho (Art. 309 de la Constitución Nacional, y 28 del Decreto Ley No. 15.524), correspondiendo, por ende, su confirmación. Por todo lo expuesto, lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal, FALLA : Desestimando la demanda, y en su mérito, confirmando el acto administrativo impugnado. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 10.000 (pesos uruguayos diez mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Rochón, Dra. Battistella (r.) Dr. Lombardi, Dr. Preza, Dr. Harriague. Dra. Petraglia (Sec. Letrada).