Sentencia Sentencia N° 203/2006

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 13 de marzo de 2006. No. 203 VISTOS : Para sentencia estos autos caratulados: “SOCIETE BIC. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (No. 266/04). RESULTANDO : I) La actora promueve demanda de nulidad contra la resolución de 20/5/2003 de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que desestimó la solicitud de registro de la marca tridimensional (Acta No. 338.021), solicitada por Societé Bic., de Francia, para la Clase Int. 16. Afirma que es una conocida firma que ha impuesto a lo largo de varios años de trayectoria, su afamada marca en relación principalmente con bolígrafos, encendedores y afeitadoras. Señala que tampoco se protege y se desconoce, el legítimo y buen ganado prestigio, renombre y el crédito que tienen sus productos, que ha sido aprovechado ilegítimamente por quienes con productos falsificados, o tras plagio o la piratería marcaria han intentado e intentan obtener beneficios económicos a costa de marcas notorias y prestigiosas como la compareciente. Sostiene que los registros tridimensionales de sus productos más reconocidos han sido a escala internacional un fuerte freno a las prácticas de concurrencia y competencia desleal. II) El demandado en su contestación expresa, sobre la registrabilidad de la marca tridimensional, que carece de los atributos de novedad, especialidad y distintividad suficiente para la clase que se pretende proteger. Dice que el diseño que se pretende registrar carece de los requisitos esenciales para ser considerada marca, no obstante reconocer que en un pasado la marca pudo haber sido distintiva, hoy el diseño se banalizó, perdió su aptitud distintiva y el diseño propuesto no es un elemento caracterizante por sí mismo. III) Abierto el juicio a prueba, se produjo la certificada a fs. 27, y alegaron las partes por su orden (fs. 38-41 y fs. 44). Previa vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen 237/2005), se llamó para sentencia y giraron los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes acordaron y dictaron sentencia en legal forma. CONSIDERANDO : I) Que en la especie, conforme a lo establecido en la normativa vigente (Ley Nº 15.869), se han satisfecho debidamente los presupuestos esenciales habilitantes para el accionamiento en nulidad. II) Que el Tribunal, por mayoría legal y, compartiendo la posición del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el rechazo de la pretensión anulatoria ejercitada en mérito a los fundamentos que se explicitarán. II.1.- Se impugna de nulidad la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (en adelante DNPI) de fecha 20 de mayo de 2003, en cuanto desestimó el registro de la marca tridimensional solicitada por SOCIETE BIC bajo Acta No. 338.021, para distinguir los artículos comprendidos en la clase Internacional 16 (AA fs. 89vto./90). Volición dictada de conformidad con los dictámenes de su Asesoría Técnica (AA fs. 88/88vto. y 89). II.2.- Formulada la solicitud de registro de la marca tridimensional de referencia con fecha 18 de febrero de 2002 (AA fs. 22/23), la empresa AGRIGENTO S.A. dedujo oposición fundada en que el signo solicitado contenía elementos que vulneraban las prohibiciones establecidas en el numeral 11 del art. 4º de la Ley No. 17.011, en la medida que dicho signo resultaba ser totalmente carente de fantasía, sin novedad, especialidad ni distintividad alguna para el producto que pretende distinguir (AA fs. 26/28). II.3.- Oportunamente, contra el acto residenciado se movilizaron en tiempo y forma los recursos de revocación y jerárquico en subsidio (AA fs. 3/6), siendo el primero expresamente desestimado por Resolución de la DNPI de fecha 13 de abril de 2004 (AA fs. 17); mientras que con relación al segundo, vencido el plazo que la Administración contaba para su pronunciamiento se configuró denegatoria ficta (art. 5 de la Ley No. 15.869). III) Emerge de infolios, que la DNPI denegó el registro marcario tridimensional impetrado por SOCIETE BIC -siguiendo la opinión de sus asesores técnicos-, por entender que para la clase en que se solicita se trata de una marca carente de atributos de novedad, especialidad y distintividad por lo que no reúne per se en su diseño, los requisitos esenciales para constituirse en marca, tal como lo preceptúa el art. 1º de la Ley No. 17.011. IV) A juicio del Tribunal no le asiste razón a la demandante en sede de nulidad. IV.1.- Útil resulta consignar, que entre las marcas tridimensionales se incluyen aquellos signos que además de la vista, pueden ser percibidos por el tacto: como los envoltorios, los envases, los relieves y la forma del producto; términos éstos que deben ser interpretados en sentido amplio, cubriendo todo tipo de botellas, recipientes, cajas, latas, embalajes, etc., a los que se requerirá una adecuada capacidad distintiva, además de su disponibilidad (Cf. BERTONE, Luis Eduardo – CABANELLAS de las CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas / 1”, Pág. 422). IV.2.- Y, en la especie, SOCIETE BIC requirió el registro de la marca tridimensional que se exhibe en el formulario de “Solicitud de Registro de Marcas” obrante en los antecedentes administrativos, exclusivamente para la Clase Int. 16: el diseño de un lapicero de color cristalino en el que se puede ver la mina de tinta y su tapón inferior y capuchón superior; a cuyo respecto deviene imprescindible comprobar si ese signo marcario satisface las exigencias legales habilitantes para tal registro, que no son otras que las preceptuadas para cualquier signo y que hacen a sus específicas características de novedad, especialidad y distintividad. Requisitos éstos, indisponibles para solicitar el registro (Art. 4 num. 11 de la Ley No. 17.011). Como bien se establece por MERLINSKI - SALAVERRY, la ley exige a texto expreso que, para ser marca, el signo posea aptitud para distinguir los productos o servicios de una persona, de los de otra; siendo esa aptitud distintiva de la esencia misma de la marca (art. 1º de la Ley No. 17.011). Por ello es fundamental que la marca sea un elemento individualizador de los productos o servicios en el mercado, desplegando en él su pluralidad de funciones, entre las cuales se halla la de posibilitar al consumidor el identificar y facilitar la elección entre varios productos o servicios de la misma especie (Cf. Ricardo MERLINSKI – Lucía SALAVERRY: “Las Marcas en el Uruguay” Pág. 9). Precisamente, ocurre que en el casus la marca tridimensional cuyo registro se pretendiera por SOCIETE BIC, no cumple con los requisitos de novedad, especialidad y distintividad antes señalados. Indiscutiblemente, se trata de un diseño que si bien originalmente pudo ser considerado distintivo para el tipo de la lapicera birome de que se trata, no es menos cierto que el mismo sufrió a través del tiempo un proceso gradual de vulgarización o banalización con relación a otros de productos de similares características -verificado con antelación a la pretensión marcaria objeto de examen-, con la consecuencia fácilmente comprobable en el mercado local de haberse vuelto o pasado al “uso general”, usual del producto al que ha de aplicarse la marca solicitada por SOCIETE BIC. Debiéndose atribuir, únicamente, a la inoperancia o tolerancia de este pretensor por un plazo por demás prolongado (teoría de los actos propios), la existencia en el comercio local de otros diseños tridimensionales con ciertos elementos comunes a los suyos destinados a individualizar el mismo producto de la Clase Int. 16, lo cual terminó por constituirse en un obstáculo insalvable para su interés movilizado ante la DNPI; siendo un imperativo legal privarlo de ese derecho exclusivo y excluyente que hoy pretende (Cf. BERTONE - CABANELLAS de las CUEVAS: Op. Cit /2, Págs. 88/94; MERLINSKI - SALAVERRY: Op. Cit. Págs. 21/23; OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas” Págs. 75/77). Todo lo cual indica que a la fecha de la solicitud del registro marcario, las notas de “novedad” (ausencia de utilización de ese signo para identificar productos de la Clase Int. 16) y “especialidad” (presentación de caracteres peculiares, únicos y propios) ya no eran un atributo suyo, por lo que la “distintividad” consiguiente (entendida en su acepción de, diferenciación visual) resultaba por cierto inexistente. IV.3.- Por lo demás, a poco que se analicen los registros obtenidos en otros países (AA fs. 34 y ss.), podrá concluirse que en los mismos usualmente se adicionaba la inscripción de la marca BIC dentro de un paralelogramo en el cuerpo del diseño, acompañada de la grabación de la figura de un pequeño hombre, en transparencia; lo cual evidentemente se distingue de la marca tridimensional cuyo registro fuera solicitado por SOCIETE BIC ante la DNPI, que le exilia absolutamente de la reserva protectora invocada al socaire del art. 6º Quinquies, del Convenio de París. Por los expresados fundamentos y lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal, por mayoría legal, FALLA : Rechazando la demanda y, en su mérito, confirmando el acto administrativo impugnado de nulidad. Sin especial condena procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 12.000 (pesos uruguayos doce mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese. Dr. Rochón, Dra. Battistella, Dr. Lombardi (d.), Dr. Preza, Dr. Harriague (r.). Dra. Petraglia (Sec. Letrada). Discordia del Dr. Lombardi: A mi juicio corresponde anular el acto en causa por los mismos argumentos expuestos en mi discordia en los autos seguidos entre las mismas partes, en la ficha 122/04. Asumiendo que se trata de una cuestión opinable, como casi todas las que refieren al tema marcario, considero que la marca gestionada es un signo tridimensional que distingue el producto -bolígrafos- cuyo registro solicitó la actora y le fuera denegado por la demandada. Entiendo que el diseño propuesto tiene originalidad y aptitud de ser distinguido entre otros bolígrafos en la medida de que constituye lo que la doctrina denomina “trade dress”; es decir una marca que “viste” al producto otorgándole una apariencia que lo identifica (Cfr. GUTIÉRREZ CARRAU, J.M. “Manual Teórico-Práctico de Marcas” págs. 45 y ss.). En relación a la especie, no se advierte que todos los bolígrafos deban tener una forma de corte hexagonal, otorgando a ese formato un carácter funcional que, en ese caso sí, impediría su registro como marca. En el mercado es dable encontrar bolígrafos encartuchados en tubos cilíndricos u ovales. En consecuencia, reconociendo el derecho de la actora a obtener el registro de la marca tridimensional, considero que el acto resistido debe ser anulado.