Sentencia Interlocutoria N° 35/2026

Montevideo, 3 de febrero del 2026. SENTENCIA Nº 35/2026 SENTENCIA INTERLOCUTORIA VISTOS: Para Sentencia Interlocutoria estos autos caratulados “AA con Estado – Ministerio de Industria, Energía y Minería. Acción de nulidad ” (Ficha: 317/2025), venidos a conocimiento de este Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 2º Turno, en mérito a lo dispuesto por el art. 166 del CCA. RESULTANDO: 1) En estas actuaciones se tramita la pretensión anulatoria ejercitada po r AA contra la Resolución dictada por la encargada del Área De Signos Distintivos del Ministerio de Industria, Energía y Minería, en ejercicio de atribuciones delegadas, el 19 de setiembre del 2022 . Por dicha volición, la Administración actuante concedió el registro de la marca “GOAT” en la clase 25 (personalizada) a favor de BB. (fs. 26). 2) En su demanda, la accionante sostiene que el acto es ilegítimo por lo que reclama su nulidad. En tal sentido, sostiene que posee un derecho preexistente que se trasluce en el uso previo, público, pacífico e ininterrumpido de la marca “GOAT LONDON” desde el 2018 , en relación con la venta de indumentaria masculina importada. En función de ello, se entiende comprendida por el art. 24 de la Ley Nº 17.011. También sostiene que se trata de una marca notoria en el país, lo que no era desconocido por quien solicitó el registro, agregando que además se requirió la marca para su uso en relación con los mismos productos que comercializa la actora, lo que demuestra una intención de apropiación ilegítima de la marca, contraviniendo la buena fe y la lealtad comercial y pretendiendo aprovecharse de la reputación y valor comercial de la compareciente. Por otra parte, afirma que el signo registrado carece de distintividad por lo que incumple con los numerales 11 y 12 del art. 4 de la Ley Nº 17.011, puesto que la traducción literal refiere al nombre de un animal y en inglés supone la abreviatura de “Greatest of all time”, la que carece de fantasía. De igual manera sostiene que el acto carece de motivación técnicamente aceptable. 3) Conferido traslado por Decreto Nº 632/2025, se presentó el Ministerio de Industria, Energía y Minería (“MIEM”) a contestar la demanda, denunciando también a BB. como tercero. Respecto a lo primero, argumentó que no se agotó debidamente la vía administrativa pues debió haberse iniciado previamente el procedimiento de anulación previsto en la Ley Nº 17.011, para que la Administración resolviese sobre el mejor dere cho invocado; sin embargo, la accionante no cumplió con su carga de probar ese mejor derecho, siendo que existe una presunción favorable respecto a quien registró la marca. Cabe puntualizar que la defensa no se opuso como excepción previa. Por otra parte, afirmó que no se ha demostrado la notoriedad de su marca, lo que se ha fundado únicamente con “seguidores en redes sociales” lo que es fácilmente construible. 4) La citación de terceros fue sustanciada (Decreto Nº 858/2025) sin recibir oposición; por lo que se admitió la intervención de BB, emplazándola (Decreto Nº 1016/2025). En su mérito, se presentó la tercerista , defendiendo la legitimidad del acto. En tal sentido, argumentó que los recursos de la accionante fueron extemporáneos, puesto que sabía de la Resolución desde el 1º de julio del 2024, pese a lo cual recurrió el 5 de agosto; además, refiere que en el expe diente tramitado por la accionante surgía el registro de “GOAT” por BB. De tal forma, sostuvo que el accionar de “GOAT LONDON” demuestra mala fe y competencia desleal. En este caso, tampoco se interpuso previo excepcionamiento. Por otra parte, señaló que la marca de BB. es una marca notoriamente reconocida que gira en el rubro de compra y venta electrónica de ropa, accesorios y calzado , encontrándose registrada en varias jurisdicciones, lo que demuestra un injusto intento de aprovechamiento por parte de la contraria del éxito y la notoriedad de “GOAT”. Asimismo, releva la existencia de competencia desleal y mala fe en la publicidad efec tuada por “GOAT LONDON”, al aproximar también su apariencia a la de la tercerista y otras firmas del rubro. También invoca al confundibil idad entre marcas, ya que se utiliza la misma denominación y tipografía que la de la tercerista, evidenciando el pleno conocimiento de su preexistencia. 5) Por Decreto Nº 1507/2025, se admitió la contestación de BB y se abrió el expediente a la etapa probatoria. En tal oportunidad, se present ó la tercerista (fs. 615) ofreciendo prueba documental que adjuntó (fs. 69 a 614), los antecedentes administrativos ya aportados y las resultancias de autos; y el MIEM (fs. 617) quien también ofreció los antecedentes administrativos y las resultancias de autos. Mientras que la accionante se presentó (fs. 664) ofreciendo las resultancias de autos, prueba documental que adjuntó en formato físico (fs. 619 a 663) y habiendo aportado documentación digital que consta en el servidor de la sede (carpeta “wetransfer_525420_2025-06-11_1525”) y ofreció prueba testimonial, respecto a la cual no fijó el o bjeto de la declaración tal como requiere el art. 159 del CGP. Luego, por Decreto Nº 1740/2025 se confirió el plazo para el ofrecimiento de contraprueba o prueba sobre prueba, habiéndose presentado la actora con un escrito de “contraprueba” en el que no ofrece contraprueba sino que refiere a cuestiones valorativas sobre la forma en la que fue ofrecida la prueba de la tercerista. 6) De tal manera, se dispuso el pase de los autos para el dictado de Sentencia Interlocutoria (Decreto Nº 2273/2025), y así, el expediente fue puesto nuevamente al despacho el día 1º de diciembre a los efectos del dictado de la presente Sentencia Interlocutoria, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 166 del CCA. No obstante, se deja constancia de que hasta el 12 de diciembre del 2025 la suscripta se encontró amparada a licencia, motivo por el cual, el plazo para el dictado de la presente se vio suspendido (art. 182 inc. 1º). CONSIDERANDO: 1) Previo a disponer acerca de la prueba, corresponde delimitar el objeto del proceso, atendiendo a que es a su respecto que habrán de probarse los hechos. El proceso anulatorio que se sigue en estos autos se rige por la iniciativa de parte y el principio de contradicción (art. 3 lit. d y f), por lo que su objeto está delimitado por lo que las partes dispongan en sus escritos. En concreto, a aquellos extremos que , siendo controvertibles, se encuentren efectivamente controvertidos. Por tanto, atendiendo a las alegaciones de las partes, el objeto del proceso se ha de establecer en determinar si la Resolución dictada por la encargada del Área De Signos Distintivos del Ministerio de Industria, Energía y Minería, en ejercicio de atribuciones delegadas, el 19 de setiembre del 2022, lo ha sido acorde a derecho, o en cambio, debe anularse por ilegitimidad según los agravios esgrimidos. 2) A su vez, tomando en consideración lo anterior, la actividad probatoria habrá de delimitarse en cuanto a: (i) si la accionante tiene un derecho preexistente sobre la marca “GOAT LONDON”; (ii) si se configura lo dispuesto por el numeral 7 del artículo 5 de la Ley N° 17.011, en tanto se ha alegado la intención de apropiación y aprovechamiento ilegítimo de la marca; (iii) si el signo registrado cumple con los numerales 11 y 12 del art. 4 de la Ley Nº 17.011; (iv) si la marca concedida incumple con el numeral 6 del artículo 5, para lo cual deberá determinarse previamente si “GOAT LONDON” es una marca notoria, de acuerdo con lo alegado; (v) si el acto se encuentra debidamente motivado. A su vez, la Sentencia deberá pronunciarse previamente, en cuanto al cumplimiento de los presupuestos de accionamiento, considerando que se ha invocado la falta de legitimación activa y el extemporáneo agotamiento de la vía administrativa. 3) En mérito a lo antes expuesto, corresponde en esta instancia pronunciarse acerca de la admisibilidad de los medios probatorios ofrecidos a los efectos de su diligenciamiento en sede jurisdiccional, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 167 del CCA. En tal sentido, se admiten y, en consecuencia, se agregan los antecedentes administrativos aportados en formato digital (en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 161 lit.b), contenidos en el expediente 2025-8-4-0000137 (según nota de fs. 37). Asimismo, se agrega la documental obrante de fs. 69 a 614 y de fs. 619 a 663, y la aportada en formato digital por la accionante. Por otra parte, se hace lugar a la prueba testimonial ofrecida por la actora, fijando audiencia para recibir la declaración de CC, DD y EE el día jueves 5 de marzo a las 11:30 horas. No obstante, la fijación dispuesta queda condicionada a que el actor cumpla con lo dispuesto en el art. 159 del CGP en el plazo de 5 días. En cuanto a las resultancias de autos , la Sede entiende que no se trata de medios de prueba, sino que son el resultado del diligenciamiento de otros medios. Por tanto, son cuestiones que habrán de analizarse, eventualmente, en el momento de valoración de la prueba producida en autos. Por los fundamentos que vienen de exponerse, RESUELVO: 1. Fijar el objeto del proceso en determinar si la Resolución dictada por la encargada del Área De Signos Distintivos del Ministerio de Industria, Energía y Minería, en ejercicio de atribuciones delegadas, el 19 de setiembre del 2022, lo ha sido acorde a derecho, o en cambio, debe anularse por ilegitimidad según los agravios esgrimidos. 2. Establecer el objeto de la prueba en determinar: (i) si la accionante tiene un derecho preexistente sobre la marca “GOAT LONDON”; (ii) si se configura lo dispuesto por el numeral 7 del artículo 5 de la Ley N° 17.011, en tanto se ha alegado la intención de apropiación y aprovechamiento ilegítimo de la marca; (iii) si el signo registrado cumple con los numerales 11 y 12 del art. 4 de la Ley Nº 17.011; (iv) si la marca concedida incumple con el numeral 6 del artículo 5, para lo cual deberá determinarse previamente si “GOAT LONDON” es una marca notoria, de acuerdo con lo alegado; (v) si el acto se encuentra debidamente motivado. A su vez, la Sentencia deberá pronunciarse previamente, en cuanto al cumplimiento de los presupuestos de accionamiento, considerando qu e se ha invocado la falta de legitimación activa y el extemporáneo agotamiento de la vía administrativa. 3. En su mérito, se agregan los antecedentes administrativos aportados y la documental aportada en formato físico ( fs. 69 a 614 y de fs. 619 a 663 ) y digital; asimismo, se hace lugar a la prueba testimonial ofrecida, debiendo el actor comparecer a cumplir con lo dispuesto por el art. 159 del CGP en el plazo de 5 días. 4. Se fija audiencia para el día 5 de marzo a las 11:30 horas. 5. Consentida o ejecutoriada, cumplido que sea lo dispuesto en el numeral 3, cítese a los testigos en los domicilios aportados a fs. 665 vto. y 666.