Sentencia Interlocutoria N° 31/2026

Montevideo, 3 de febrero del 2026. SENTENCIA Nº 31/2026 SENTENCIA INTERLOCUTORIA VISTOS: Para Sentencia Interlocutoria estos autos caratulados “ AA con Estado – Ministerio de Industria, Energía y Minería. Acción de nulidad ” (Ficha: 461/2025), venidos a conocimiento de este Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 2º Turno, en mérito a lo dispuesto por el art. 166 del CCA. RESULTANDO: 1) En estas actuaciones se tramita la pretensión anulatoria ejercitada por AA en relación con la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería, el 24 de setiembre del 2024 en el expediente N° 513962. Por dicha volición, la Administración actuante concedió el registro de la marca “AGO PAEZ VILARÓ” (mixta) a BB para distinguir productos y servicios comprendidos en las classes 16, 35, 38 y 41 (fs. 6). 2) En su demanda, la accionante sostiene que el acto es ilegítimo por lo que reclama su nulidad. En tal sentido, expresa que el acto contraviene lo dispuesto por los numerales 2, 3, 6 y 7 del artículo 5 y el artículo 6 de la Ley N° 17.011, dada la similitud existente entre la marca ahora registrada y la firma autógrafa de CC que registró AA., existiendo un supuesto de directa confundibilidad y demostrando mala fe y competencia desleal. Asimismo, plantea que hubo un vicio en el procedimiento al no haberse atendido sus d escargos y por no haberse abierto a prueba el procedimiento administrativo, con lo cual se violentó el debido proceso, el derecho de defensa y el principio de verdad material. También entiende que el acto careció de la debida motivación, pues no realizó un análisis objetivo de confusión entre marcas (el que realiza de fs. 40 vto . a 43) y otorgó la marca a quien no posee como nombre propio el que ha resultado registrado; en cuanto a esto último especifica que quien registró la marca se apellida “Paéz Rodríguez” pero utilizó “Páez Vilaró” para generar asociación con el artista plástico, relevando que la Administración advirtió sobre dicha asociación . Por tanto, las marcas no pueden coexistir pacíficamente , siendo idénticas a los ojos del consumidor. Así destaca que el patronímico “Páez Vilaró” recae exclusivamente en AA. Por otra parte, refiere a la obra de CC (fs. 33 vto. a 36) para luego afirmar la notoriedad de la marca que ostenta. Además, afirma que el registro se explica por un acto deliberado de aprovechamiento del prestigio, notoriedad y reconocimiento del artista plástico, en un intento de competencia desleal, no solo con la marca sino también con la imitación de productos. La accionante solicitó la citación de BB como tercera en el caso. 3) Conferido traslado de la demanda y de la citación por Decreto Nº 939/2025, se presentó el Ministerio de Industria, Energía y Minería (“MIEM”) a contestar la demanda (fs. 53). Al respecto, sostuvo que BB es conocida como “Agó Páez” y es una reconocida artista plástica, por lo que el registro se explica para distinguir su trayectoria. También sostiene que la marca “Carlos Páez Vilaró” en la clase 21 se encuentra desistida. Por otra parte, alega que existen diferencias gráficas entre los signos en pugna, las que permiten su coexistencia , no existiendo confundibilidad ni riesgo de asociación entre las marcas. De tal manera, entiende que no corresponde la aplicación de los numerales 2 y 3 del artículo 5 de la ley de marcas, ni tampoco el numeral 6 del mismo artículo, afirmando que el consumidor distingue la marca de Agó con la de su padre, puesto que su actividad artística se distingue de las técnicas de su padre , y el público consumidor es atento . Tampoco entiende que exista un caso de concurrencia desleal ni perjuicio para AA A su vez, si bien no evacuó el traslado respecto de la tercería, sí solicitó la citación de la misma persona. 4) En consecuencia, por Decreto N° 1289/2025, se admitió a BB como tercerista en autos, emplazándola. En su mérito, compareció deduciendo tercería coadyuvante con la Administración y defendiendo la legitimidad del acto impugnado. En tal sentido, explicó que las diferencias gráficas entre los signos impiden la confusión, analizando el punto y concluyendo que se trata del registro de un “signo distintivo, claro, específico y diferenciado, que permite identificar sin equívoco el origen empresarial del servicio” (fs. 66). Luego afirma que ella misma forma parte de AA., por lo que no tiene sentido que se requiriera la autorización de la persona jurídica para realizar el registro. 5) Por Decreto N° 1760/205, se abrió el expediente a ala etapa probatoria. En tal oportunidad, se presentó la accionante, reiterando los argumentos expuestos en la demanda y ofreciendo prueba documental que adjuntó de fs. 74 a 91. Por otra parte, la tercerista ofreció las resultancias de autos, los antecedentes administrativos, prueba testimonial, sin especificar el objeto de su declaración, incumpliendo con el art. 159 del CGP, prueba documental en poder de terceros y en poder de la co ntraria. Finalmente, el MIEM ofreció los antecedentes administrativos ya aportados . Luego, se confirió el plazo para el ofrecimiento de contraprueba o prueba sobre prueba, ante lo cual compareció la tercerista, quien solicitó prueba testimonial en relación con el certificado de sucesores de CC, adjuntando un pliego de preguntas que se tuvo por no presentado (Decreto N° 2226/2025), cumpliendo posteriormente con lo exigido por el art. 159 del CGP. 6) De tal manera, se dispuso el pase de los autos para el dictado de Resolución y el expediente fue puesto nuevamente al despacho el día 3 de diciembre a los efectos del dictado de la presente Sentencia Interlocutoria, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 166 del CCA. No obstante, se deja constancia de que hasta el 12 de ese mes, la suscripta se encontró amparada a licencia, motivo por el cual, el plazo para el dictado de la presente se vio suspendido (art. 182 inc. 1°). CONSIDERANDO: 1) Previo a disponer acerca de la prueba, corresponde delimitar el objeto del proceso, atendiendo a que es a su respecto que habrán de probarse los hechos. El proceso anulatorio que se sigue en estos autos se rige por la iniciativa de parte y el principio de contradicción (art. 3 lit. d y f), por lo que su objeto está delimitado por lo que las partes dispongan en sus escritos. En concreto, a aquellos extremos que , siendo controvertibles, se encuentren efectivamente controvertidos. Por tanto, atendiendo a las alegaciones de las partes, el objeto del proceso se ha de establecer en determinar si la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería, el 24 de setiembre del 2024 en el expediente N° 513962 , lo ha sido acorde a derecho, o en cambio, debe anularse por ilegitimidad según los agravios esgrimidos. 2) A su vez, tomando en consideración lo anterior, la actividad probatoria habrá de delimitarse en cuanto a: (i) si se violentó el debido proceso, el derecho de defensa y el principio de verdad material ; (ii) si existe confundibilidad marcaria entre el signo prerregistrado y el concedido en el acto administrativo impugnado, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 6 de la Ley N° 17.011; (iii) si se da un supuesto de competencia desleal , aprovechamiento ilegítimo, o si se configuran las causales de nulidad establecidas en el art. 5 numerales 2 y 3, respecto de la marca autorizada en relación la prerregistrada; todo ello, considerando los nombres propios involucrados y la notoriedad invocada respecto de las marcas en pugna. 3) En mérito a lo antes expuesto, corresponde en esta instancia pronunciarse acerca de la admisibilidad de los medios probatorios ofrecidos a los efectos de su diligenciamiento en sede jurisdiccional, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 167 del CCA. En tal sentido, se admiten y, en consecuencia, se agregan los antecedentes administrativos aportados en formato digital (en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 161 lit.b), contenidos en el expediente 2025-8-4-0000199 (según nota de fs. 58). Asimismo, se agrega la documental obrante de fs. 74 a 91 vto. En cuanto a la prueba documental en poder de la contraparte que la actora pide por intimación (numeral 5, fs. 97 y 106), y a la prueba documental en poder de terceros que la actora solicita por oficios (numeral 4, fs. 97), no se hará lugar por exceder el objeto de la prueba que se ha propuesto . En este sentido, la conformación de la sociedad y la participación de Magdalena Sofía Páez Rodríguez en ella, no es un hecho que requiera de prueba a los efectos de dilucidar el asunto sometido a decisión. Al respecto, la tercerista refirió ser accionista de dicha sociedad, sin que existan afirmaciones contrarias a ello; pero además, no colabora a dilucidar los aspectos fácticos que tienen relación con la confundibilidad de la marca y la existencia de extremos convocantes de nulidad a su respecto. Por tanto, la impertinencia de dicha prueba resulta manifiesta. Por otra parte, en cuanto a la prueba testimonial ofrecida por la actora, se hará lugar parcialmente. En este sentido, no se admite la declaración de los testigos que fueron propuestos exclusivamente para testimoniar en cuanto al vínculo de la tercerista con AA, por las misas razones antes expuestas. Esto es, no se trata de un hecho controvertido ni que requiera ser probado de acuerdo con el objeto de la prueba establecido, ni que tenga influencia en la nulidad invocada y cuyo análisis conforma el objeto de este proceso. En cambio, sí se admite la declaración de DD y EE, en relación con el objeto establecido a fs. 111. A tales efectos, se fija audiencia para recibir su declaración el día 11 de marzo a las 1 4:30 horas, considerando que la parte asumió la carga de la comparecencia de BB (fs. 97). En cuanto a las resultancias de autos , la Sede entiende que no se trata de medios de prueba, sino que son el resultado del diligenciamiento de otros medios. Por tanto, son cuestiones que habrán de analizarse, eventualmente, en el momento de valoración de la prueba producida en autos. Por los fundamentos que vienen de exponerse, RESUELVO: 1. Fijar el objeto del proceso en determinar si la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería, el 24 de setiembre del 2024 en el expediente N° 513962, lo ha sido acorde a derecho, o en cambio, debe anularse por ilegitimidad según los agravios esgrimidos. 2. Establecer el objeto de la prueba en determinar: (i) si se violentó el debido proceso, el derecho de defensa y el principio de verdad material; (ii) si existe confundibilidad marcaria entre el signo prerregistrado y el concedido en el acto administrativo impugnado, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 6 de la Ley N° 17.011; (iii) si se da un supuesto de competencia desleal, aprovechamiento ilegítimo, o si se configuran las causales de nulidad establecidas en el art. 5 numerales 2 y 3, respecto de la marca autorizada en relación la prerr egistrada; todo ello, considerando los nombres propios involucrados y la notoriedad invocada respecto de las marcas en pugna. 3. En su mérito, se agregan los antecedentes administrativos aportados y la documental de fs. 74 a 91, así también se admite la declaración de DD y EE En cambio, no se admite la prueba documental en poder de la contraria, en poder de terceros y la testimonial restante, entendiendo que es manifiestamente impertinente. 4. Se fija audiencia para el día 11 de marzo a las 14:30 horas. 5. Consentida o ejecutoriada, cítese al testigo DD en el domicilio denunciado a fs. 111, cometiéndose en cuanto correspondiere.