Sentencia Definitiva N° 108/2006

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 22 de febrero de 2006. No. 108 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “F. HOFFMANN – LA ROCHE AG. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (No. 413/03). RESULTANDO : I) Que con fecha 28 de julio de 2003 comparece Virginia Cervieri en representación de F. Hoffmann – La Roche AG. entablando demanda de nulidad contra la Resolución de fecha 18/2/02, dictada por la Directora Técnica de la Propiedad Industrial, en virtud de la cual desestimó la solicitud de patente de invención Acta No 24.851 (divisionaria de la patente No. 23.389) de fecha 21/1/98, presentada por la actora con el título de “Derivados de ácidos n-acil-alfa-aminados”. La parte actora se agravió respecto del acto en causa, ya que, a su juicio, el mismo es violatorio de la regla de derecho. Relacionó la evolución de la regulación normativa del patentamiento de productos farmacéuticos en el Uruguay, manifestando que con fecha 21/1/98, efectuó una solicitud de una nueva patente, que sólo reivindica los productos farmacéuticos de la anterior, no correspondiendo que se aplique la normativa vigente a la fecha de presentación de la patente original No. 23.389. Agregó que, a su juicio, la denegatoria en causa contraviene el art. 70 del Acuerdo TRIPS, ya que los artículos 70.7 y 70.8 del Acuerdo TRIPS son complementarios, no excluyentes ni incompatibles como interpreta la demandada. En definitiva, solicitó la nulidad del acto impugnado. II) Que a fs. 20 compareció el Ministerio de Industria, Energía y Minería, estableciendo que el acto impugnado se ajusta plenamente a Derecho. Manifestó que el art. 70.7 refiere, en general, a la existencia de solicitudes pendientes que contenían materia no patentable, mientras que el art. 70.8 regula un caso específico, como lo es el no otorgamiento de protección por patentes, antes de la fecha de vigencia y durante los plazos de transición, previstos en el Acuerdo de solicitudes de patentes de productos farmacéuticos y agroquímicos. Se remitió a los Dictámenes de fechas 26/9/01, 6/2/02 y 25/7/02, concluyendo que la incompatibilidad entre las hipótesis normativas de ambos artículos, impide una interpretación que haga posible la aplicación de sus disposiciones a un mismo caso. En definitiva, solicitó se desestime la demanda, ya que la norma general del art. 70.7 supone la ampliación de protección prevista en el Tratado, para todas aquellas solicitudes presentadas con anterioridad a su aplicación, que no se refieran a dichos productos. III) Que se abrió el juicio a prueba por el término legal a fs. 23, habiéndose producido la que obra certificada a fs. 30. IV) Que alegaron las partes por su orden a fs. 32 y 38, respectivamente. Fue oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien por Dictamen No. 41/2004 de fs. 40 a 41 v., aconsejó se desestime la demanda. V) Que citadas las partes para sentencia (fs. 43), se dispuso el pase a estudio de los Sres. Ministros, quienes la acordaron en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Que, en la especie, conforme a lo establecido en la normativa vigente (arts. 4 y 9 de la Ley No. 15.869), se han satisfecho debidamente los presupuestos habilitantes, para el accionamiento en nulidad. II) La demandante solicita la nulidad del acto administrativo que no hace lugar a la petición realizada de patente, sobre “Derivados de ácidos n-acil-alfa-aminados”, desestimada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, pues, asevera que es violatoria de la norma de derecho. En el caso a examen, la patente divisionaria fue solicitada el 21 de enero de 1998, referida a una solicitud anterior hecha bajo acta N° 23.389, de 25 de marzo de 1992. La posibilidad de una patente divisionaria y de la petición de precedencia, surgen de lo expresado por la actora basándose en lo dispuesto en el artículo 4 letras A), B), C) y en particular del G) del Acuerdo de París. III) La parte se basa en el artículo 70.7 del Acuerdo y en la ley N° 16.671, que de conformidad con el ADPIC, declara que se derogó en forma tácita el literal c) del artículo 3 de la ley N° 10.089 en donde se establecía que: “No son descubrimientos o invenciones patentables: … C) las composiciones medicinales y los productos químicos; pero lo son los nuevos procedimientos utilizados para su fabricación”. En aplicación de lo dispuesto en el mencionado artículo estaría habilitada la presentación dentro del régimen del artículo 70.8, pues se retrotraería la fecha de la presentación del original. IV) La ley N° 10.089 no permitía el patentamiento de productos farmacéuticos. Con posterioridad se ratifican los convenios de la ADPIC y en su artículo 70 en su inciso 8°, establece que en lo concerniente a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC se expresa que un Miembro que no concedía protección mediante patente a productos farmacéuticos, ni a los productos químicos para la agricultura, de conformidad con las obligaciones que le impone el artículo 27, deberá desde la fecha en vigor del acuerdo (1° de enero de 1995) determinar un medio por el cual puedan presentarse solicitudes para esas invenciones a partir de ese momento. El mismo fue ratificado por la ley N° 16.671 La patente originaria o patente madre a que se refiere la demandante, es anterior a la normativa vigente, es decir, cuando se presentó estaba en vigor la ley N° 10.089. La ley N° 16.671 que ratifica los Convenios de la ADPIC en su artículo 2° encarga al Poder Ejecutivo que en tiempo y forma , por los dispositivos determinados en el “Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales” en el mismo se expresa que el Miembro puede hacer uso de las reserva , salvaguardias y otras disposiciones determinadas en dicha Acta, considerando en especial lo que se dispone en los artículos 13 y 20 y el Anexo III concerniente a la aplicación del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. Se establece asimismo que el Uruguay puede efectuar las manifestaciones para defender el interés nacional, confirmando su condición de país en desarrollo. Esas normas entraron en vigor el 1° de enero de 1995, y de conformidad con lo expresado en el artículo 70, numeral 1, se establece con claridad que el Acuerdo no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicación del mismo para el Miembro que se trate, por lo tanto no existe retroactividad. V) La ley N° 16.671 que aprobó los acuerdos internacionales de la Ronda Uruguay suscritos en el acta de Marrakesh el 15 de abril de 1994, comisionó al Poder Ejecutivo para ejercer todos los derechos, facultades y posibilidades en materia de reservas, introducir las enunciaciones para amparar el interés nacional revalidando la condición de Uruguay como país en desarrollo. De conformidad con lo enumerado en las disposiciones transitorias de la ADPIC se establece, que ningún Miembro tiene la obligación de aplicarla antes del un año de la entrada en vigor y que cuando se considera un país en desarrollo puede aplazar su vigencia por cuatro años (Cf. Art. 65, num. 2) Y si ese país miembro en desarrollo, se encuentra obligado a ampliar su protección mediante patentes a productos o sectores que no disponían de tal protección en su territorio, según se determina en el artículo 65 en su numeral 4), el mismo podrá diferirlo por el término de cinco años. El Uruguay suscribió la citada normativa como “país en desarrollo” por lo tanto ésta le resulta aplicable y no se encuentra obligado a ampliar la protección mediante patente, como lo es en el caso de los productos farmacéuticos y químicos, hasta que pasen diez años, término que no se había cumplido cuando se hizo la petición. VI) De conformidad con lo dispuesto por el artículo 70 de ADPIC se determina bajo el título “ Protección de la materia existente” en el numeral 1 se expresa que el Acuerdo no crea obligaciones relativas a actos que han sido realizados antes de la fecha de aplicación del mismo para el Miembro de que se trate. De lo enunciado precedentemente podemos deducir que en este numeral se expresa lisa y llanamente que debe descartarse toda retroactividad. En el numeral 8° del citado artículo, se determina en la letra a) que no obstante las disposiciones de la Parte VI, instalará desde la fecha en vigor del Acuerdo sobre la OMC un medio por el cual puedan presentarse solicitudes de patentes para esas invenciones. Se determina asimismo que se admitirán esas solicitudes, desde la fecha de aplicación del presente Acuerdo, los criterios de patentabilidad establecidos en éste, a modo de que si tales criterios estuviesen aplicándose en la fecha de presentación de las solicitudes en ese Miembro, o si puede obtenerse la prioridad y ésta se reivindica, en la fecha de prioridad de la solicitud (Cf. artículo 78.8, letra b) Se instituye la protección mediante patente de conformidad con el presente Acuerdo desde la concesión de la misma y durante el resto de su duración, a contar de la fecha de presentación de la solicitud de conformidad con el artículo 33 del presente Acuerdo, para las solicitudes que cumplan los criterios de protección a que se hace referencia en el apartado b) (Cf. 78.8, letra c). De la lectura del numeral 8° cuando en un país no ha concedido a la fecha del tratado la protección mediante patente a los productos químicos ni farmacéuticos, y aunque se le imponen las obligaciones determinadas en las letras a), b) y c), todas ellas suponen la efectiva aplicación del Acuerdo o sea su obligación, no debemos olvidar que en las disposiciones transitorias se expresa que ningún país miembro esta obligado a aplicarlo, como ya lo hemos expresado en el Considerando anterior. En lo que se refiere a lo expresado por el artículo 70.7 habilitaría la presentación dentro del régimen del artículo 70.8, que retrotraería la patente divisional a la fecha de presentación de la patente madre. VI) En el artículo 123 de la ley N° 17.164 se señala que las patentes en estado de tramitación se continúan gestionando por el régimen instituido en la ley anterior; de acuerdo con lo expresado, la ley N° 10.089, que se aplica a pesar de su derogación hasta que se finalicen todas las solicitudes que se encuentran en trámite presentadas antes de la vigencia de la ley N° 17.164, por lo tanto las propuestas con posterioridad a la entrada de vigencia de ésta se rigen por la nueva regulación que es de fecha 25 de setiembre de 1999, la solicitud que nos encontramos analizando fue presentada el 16 de diciembre de 1997 (CF. fs. 10, escrito de demanda) De lo expresado en el artículo 127 de la misma ley, en forma expresa se determina que no serán patentables las invenciones de productos farmacéuticos y químicos agrícolas hasta el 1° de noviembre de 2001, expresándose en el inciso segundo que ello es sin perjuicio de solicitar la patente, conforme a lo expresado por la norma legal, pero se aplaza su concesión hasta le fecha anteriormente determinada. Por todo lo expuesto, lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal FALLA : Desestimando la demanda y, en su mérito, confirmando el acto impugnado. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 12.000 (pesos uruguayos doce mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese. Dr. Rochón. Dra. Battistella (r.). Dr. Lombardi. Dr. Preza. Dr. Harriague. Dra. Petraglia (Sec. Ltda.).