Sentencia Definitiva N° 94/2006

//tevideo, 22 de febrero de 2006. No. 94 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (No. 436/03). RESULTANDO : I) Que a fs. 15 comparece la actora interponiendo demanda de nulidad contra la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de 26 de setiembre de 2002, por la que se concedió el registro de la marca “TIMSA” para las clases internacionales 9 y 38 (no haciéndolo respecto a la concesión para la clase 42 efectuada por el mismo acto). Luego de reseñar brevemente cómo agotó la vía administrativa, procede a narrar los antecedentes. Expresa que TELEPUERTO INTERNACIONAL BUENOS AIRES S.A. solicitó la marca impugnada para distinguir productos de la clase internacional 9 y servicios de la clase internacional 38. Agrega que, a pesar de que dedujo oposición, el registro de la marca fue concedido por el acto en proceso. Sostiene que tal registro va contra la ley de marcas en especial contra el art. 6, pues la otorgada y la suya prerregistrada, “TIM”, no son diferentes. Explica que “TIM” es un término de fantasía, abreviación de su nombre, lo que lo hace novedoso, mientras que, con respecto a la solicitante “TIMSA” no es abreviación, ni tiene relación con sus productos y servicios. Además, las tres primeras letras coinciden con su marca y las dos restantes podrían considerarse que abrevian Sociedad Anónima, lo que provocaría la confusión del consumidor, resultando en definitiva en su perjuicio al proteger ambas marcas productos y servicios idénticos. Solicita, en definitiva, que se anule el acto impugnado. II) Conferido el correspondiente traslado, comparece primeramente TELEPUERTO INTERNACIONAL BUENOS AIRES S.A. a fs. 27, deduciendo tercería coadyuvante y solicitando se rechace la demanda. Expresa que solicitó el registro de la marca “TIMSA”, denominativa, para distinguir productos de las clases internacionales 9, 38 y 42, habiendo la actora deducido oposición en las dos primeras, en virtud de sus marcas “TIM” (etiqueta) e “i.TIM” (etiqueta). Sostiene, en síntesis, que ambas marcas son inconfundibles, que los productos y servicios que protegen son diferentes y están dirigidos a un público también diferente. Explica que brinda servicios satelitales exclusivamente a empresas específicas, siendo su público altamente calificado y discriminador, mientras que la actora opera en forma minorista y siempre de manera relacionada a la telefonía celular. Concluye que no existe posibilidad de confusión entre los productos y servicios de ambas empresas, por satisfacer necesidades diferentes. Agrega que también ha solicitado la marca “TELEPUERTO INTERNACIONAL MONTEVIDEO” (denominativa) para productos y servicios de las clases 9, 38 y 42 y que la marca “TIMSA” corresponde a la sigla de esas palabras más S.A. (Sociedad Anónima). Asimismo expresa que las marcas de la actora son etiquetas, con diseño y color específicos por lo que, tomadas en su conjunto, son claramente diferentes de la suya y pueden coexistir, como en los hechos coexisten con diversas marcas que contienen el prefijo “TI” y/o “TIM”. Considera que la resolución de la DNPI fue dictada conforme a Derecho, por lo que solicita se mantenga. III) A fs. 38 comparece la Administración contestando la demanda. Controvierte el argumento de la actora en cuanto a la confundibilidad de las marcas “TIM” Y “TIMSA” sosteniendo que, tomando ambas marcas en su conjunto y de manera sucesiva existen claras diferencias. Que si bien hay cierta similitud, las diferencias gráficas y fonéticas determinan que desaparezca el riesgo de confusión. Solicita, en definitiva, que se rechace la demanda. IV) Abierto el juicio a prueba, se produjo la que luce certificada a fs. 62. Alegaron las partes, la actora de 64 a 65 vto., la demandada a fs. 68 y el tercerista de fs. 71 a 75vto. V) A fs. 78 se expidió el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo por dictamen No. 19/2005, aconsejando la confirmación del acto en proceso. Se citó para sentencia, la que, previo estudio de los Sres. Ministros, fue acordada en forma. CONSIDERANDO : I) Que desde el punto de vista formal se ha agotado correctamente la vía administrativa y la acción de nulidad fue interpuesta en tiempo (arts. 4 y 9 de la Ley 15.869) por lo que corresponde ingresar al análisis del aspecto sustancial de la litis. II) En autos se impugna la resolución No. 49/02 emitida por el Director de la Propiedad Industrial, en cuanto decidió conceder el registro de la marca “TIMSA”, Acta No. 326.364, solicitada por Telepuerto Internacional Buenos Aires S.A. de Argentina, para las clases int. 9, 38 y 42 (ver fs. 60 y 62 de los A.A.). Se opone a dicha inscripción en el Registro, el representante de TELECOM, titular de las marcas prerregistradas “TIM” e “I-TIM” en cuanto distinguen productos y servicios de las clases int. 9 y 38, no formulando oposición respecto a la inscripción en la clase int. 42. El agravio fundamental de la parte actora, consiste en sostener que la marca oportunamente registrada por Telepuerto Internacional Buenos Aires S.A., crea confusión con las previamente registradas de su propiedad, confusión que se trasladará al público consumidor al cual está dirigida la oferta, llevándolo a creer que se trata de productos o servicios que poseen un origen común, provocando una errónea asimilación entre los potenciales adquirentes. III) Aún reconociéndose la opinabilidad que importa el abordaje de los temas relacionados con el Derecho Marcario y sobre todo, en lo referente a confundibilidad, el Tribunal encarará uno más de los múltiples casos que se le someten anualmente a su conocimiento. Lo primero que se tendrá en cuenta, es el fundado dictamen de la Asesoría Letrada de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial que en lo sustancial se transcribe: “La ley no exige que las marcas sean totalmente diferentes, es suficiente con que sean claramente diferentes (art. 6 ley 17.011). En el caso, las marcas “TIMSA” , “TIM” e “I-TIM” a juicio de la suscrita y en aplicación de los principios mencionados, son registrables, sin riesgo de confusión para el público consumidor, en base a la existencia de suficientes diferencias gráficas, fonéticas, ideológicas y aún visuales (en uno de los casos)” -fs. 23 vto. de los A.A.-. Y bien, los transcriptos conceptos son compartidos en general por la Sala, al momento de abordar la “questio”. Porque si bien, la Ley en su art. 6o. no aporta pautas definidas en materia de confundibilidad, éstas han sido elaboradas desde el plano doctrinario primero y desde el ámbito jurisprudencial después, de modo coadyuvante y complementario. Así, ha dicho un destacado especialista del Derecho Marcario: “En este capítulo nos limitaremos a comentar brevemente las reglas de apreciación, que fueran magistralmente analizadas por el Dr. Siegbert Rippe en su siempre vigente trabajo “El problema de la confundibilidad en materia de marcas” (2). Sin perjuicio de ello, introduciremos algunos aportes procedentes de la más moderna doctrina (especialmente la norteamericana) y presentaremos algunos ejemplos de aplicación concreta de las reglas. Las reglas de apreciación son las siguientes: 1) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2) Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente. 3) Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio. 4) Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” (Cf. Gutiérrez Carrau, Juan Manuel en “Manual Teórico-Práctico de Marcas, segunda edición, p. 88). Y acota de modo fundamental este especialista: “...al examinar la posibilidad de confusión entre dos signos no se puede tomar únicamente una parte o partes de los mismos, para su comparación. Se deben apreciar en su totalidad (“as a whole” dice la doctrina anglosajona) y así determinar si existe similitud capaz de inducir en error al consumidor” -ob. cit. p. cit.-. Y bien, aplicándose estas pautas al caso de marras, el Tribunal considera que no existe riesgo de confusión entre las referidas marcas, pues el mismo desaparece o se disipa grandemente ante las diferencias fonéticas -este aspecto siempre es importante considerarlo, por sus efectos masivos de difusión publicitaria en los medios de comunicación- a lo que coadyuva o se complementan, las diferencias gráficas por ser las marcas etiqueta, las prerregistradas y denominativa la concedida, que se cuestiona en autos. De tal modo, se cumple en la especie, con los requisitos establecidos en el art. 6 de la ley 17.011. IV) Pero lo que a juicio del Colegiado resulta determinante en el presente litigio, son las características que presenta ese sector bien definido del potencial público consumidor, en uno y otro caso: Como lo destaca la tercerista coadyuvante “las marcas no son confundibles dado que los servicios y productos a que refieren son diferentes y están dirigidos a un público también diferente”. Y ello es incuestionablemente cierto: La parte actora opera en el comercio minorista de telefonía celular mientras que TELEPUERTO INTERNACIONAL BUENOS AIRES S.A. brinda servicios en un área totalmente diferente, operando a través de satélites hemisféricos, realizando todo tipo de comunicaciones satelitales . Parecería pues, que las posibilidades de confusión no existen o las mismas se tornan remotas y por ende impracticables. En suma, no advierte el Tribunal que la decisión atacada vulnere el designio legal (art. 6 de la ley 17.011) ante lo cual se impone la confirmación del acto cuya anulación se pretende. Por estos fundamentos y atento a lo preceptuado en el art. 309 de la Constitución Nacional y coincidiéndose con el dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal FALLA : Confírmase el acto impugnado y, en su mérito, desestímase la demanda incoada. Sin especial sanción procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados de las partes actora y tercerista en las cantidades de $ 12.000 (pesos uruguayos) a cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese.