Sentencia Definitiva N° 23/2026

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 5 de febrero de 2026 No. 23 Ministro redactor: Dr. Ángel Cal VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “ AA con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 276/2024). RESULTANDO : I) Compareció la Dra. BB en representación de AA y promovió la presente acción anulatoria contra la Resolución dictada el 7 de agosto de 2023 por la Encargada del Área de Signos Distintivos de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial en ejercicio de atribuciones delegadas, que concedió “el Registro de la Marca LOYAL BRAND (mixta), solicitado bajo expediente No. 550066 a favor de AA de E.U. DE NORTEAMERICA, para distinguir los artículos/servicios comprendidos en la/s clase/s internacional/es 31 (PERSONALIZADAS: semillas agrícolas), por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que la componen, artículo 7 de la ley 17.011” Sostuvo que, al otorgar el registro sin conceder derechos exclusivos a las palabras, deja sin protección marcaria los únicos dos componentes denominativos de la marca “LOYAL BRAND” desconociendo la unidad conceptual y distintiva del conjunto marcario, sin motivación porque no son genéricos ni descriptivos de los productos que se pretenden registrar y comprenden la clase Nº 31. Indicó que, el mismo día de la resolución impugnada, la D.N.P.I resolvió que la solicitud de marca denominativa “LOYAL” en clase 31 sea concedida con derecho totales de marca para la compareciente, por lo que la misma marca en su versión denominativa tiene derechos privativos y en la versión con diseño no, sin fundamentación sobre la diferencia de criterios en un mismo día. Expresó que es entendible que la marca “BRAND” aisladamente no reviste exclusividad, pero “LOYAL” no es el nombre ni adjetivo de los productos de clase internacional Nº 31. A su entender, no existe razón jurídica que justifique que la compareciente tenga derechos sobre la marca denominativa LOYAL, pero cuando tramita el registro de su logo LOYAL BRAND no tiene derechos privativos sobre el mismo, lo que contradice la teoría de los actos propios conforme a la cual el propio órgano no puede desconocer el criterio que tuvo ante idéntica situación. Entendió que la resolución carece de motivación adecuada. Tanto el dictamen previo como el acto impugnado se limitan a transcribir normas relativas a nombres genéricos y denominaciones descriptivas y menciona la traducción, sin presentar elementos que comp rueben que “LOYAL BRAND” son genéricos ni se toma en cuenta que LOYAL ya es marca registrada. Tampoco se fundamentó el cambio de criterio. Expresó que el signo marcario LOYAL BRAND traducido no es nombre ni adjetivo ni descriptivo de los productos solicitados en la clase Nº 31: “semillas agrícolas”, ni nada indica que sea el genérico de los productos de semillas agrícolas. La palabra aislada BRAND en su traducción marca podrá estar relacionada, pero no directamente con los productos, sino con todos los signos de identificación. Señaló que la marca es marca registrada y de renombre a nivel mundial, en particular con totales derechos en países de habla inglesa que dieron exclusividad porque no son palabras usadas en estos productos, por lo que se aplica la obligación del Estado Uruguayo de conceder marcas que han sido aceptadas en otros países del Convenio de París en cuanto marca notoria (10 bis) y registrable de acuerdo al 6 quinquies. Además, sostuvo que el Convenio obliga al Estado a considerar “ todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca” y la empresa actora utiliza la marca de forma extensiva en el sector agrícola, habiendo obtenido registros en Uruguay del signo “LOYAL”, lo que conforma un portafolio marcario coherente con su presencia internacional. Por lo que tiene derechos adquiridos sobre la marca en Uruguay y a nivel mundial sin ninguna limitación, por lo cual invocamos la aplicación del art. 6 quinquies del Convenio de Paris. Recordó que la doctrina exige, para negar la exclusividad marcaria, que el vocablo ingrese claramente en las hipótesis previstas en los numerales 9, 10, 11 o 12 de la Ley No. 17.011, lo que —a su juicio — no ocurre en autos. Asimismo, destacó que la origina lidad o fantasía de una marca no exige necesariamente la invención de un término, pudiendo consistir en palabras existentes que, sin describir el producto, actúan como signo distintivo. Argumentó que, aun si se entendiera que el signo tiene algún matiz descriptivo, igualmente se beneficiaría de la doctrina del secondary meaning, recogida en el artículo 8 de la Ley No. 17.011, dado el uso conocido y especialmente buscado por el público del sector agrícola, circunstancia que refuerza su aptitud distintiva. En definitiva, solicitó se declare la nulidad del acto. II) Conferido el traslado de precepto, a fs. 26 compareció el Dr. CC en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería y contestó la demanda, controvirtiendo sus términos y solicitando su rechazo. Expuso que el acto impugnado fue revocado parcialmente, concediéndose el registro de la Marca LOYAL BRAND (mixta) solicitada bajo expediente Nº 550066 a favor de la actora para distinguir los artículos/servicios comprendidos en la/s clase/s internacional/e s 31 (PERSONALIZADAS: semillas agrícolas), por el conjunto, sin derechos privativos sobre el término BRAND, artículo 7 de la Ley 17.011. Entonces el agravio subsiste solo respecto del término BRAND, que significa marca y carece de fantasía, por lo que no puede acceder a protección privativa en los términos de la Ley No. 17.011. Transcribió pasajes del dictamen de la Asesoría Letrada de fecha 30 de julio de 2024, donde se concluyó que el término “BRAND” ha pasado al uso general y que carece de la fantasía y distintividad exigidas por la normativa marcaria. En apoyo de este criterio, se citó doctrina de Gutiérrez Carrau relativa a vocablos vulgarizados por su empleo extendido en diversos rubros comerciales, lo que impide reconocerles exclusividad. Añadió la Administración que el término ya había sido concedido anteriormente en la clase internacional 31 sin derechos privativos. En consecuencia, sostuvo que el acto administrativo emitido refleja el fiel cumplimiento de las disposiciones que regulan la materia. III) Abierto el juicio a prueba, las partes ofrecieron sus probanzas, las que fueron diligenciadas (fs. 49, 51, 62). IV) Se confirió plazo para alegar de bien probado y la parte actora formuló los suyos de fs. 75 a 78. V) Se confirió vista a la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, la cual, representada por la Dra. Silvana Nessar, emitió el Dictamen No. 160/2025, en el que aconsejó desestimar la demanda y confirmar el acto en causa (fs. 85 a 86). VI) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 88). CONSIDERANDO : I) El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por unanimidad de sus miembros y compartiendo la solución propuesta por la Procuraduría, desestimará la pretensión anulatoria por los fundamentos que a continuación se exponen. II) En autos se impugna la resolución dictada el 7 de agosto de 2023 por la Encargada del Área de Signos Distintivos de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, en ejercicio de atribuciones delegadas, que concedió el Registro de la Marca LOYAL BRAND (mixta) a favor de AA de E.U. DE NORTEAMERICA, para distinguir los artículos/servicios comprendidos en la/s clase/s internacional/es 31 (PERSONALIZADAS: semillas agrícolas), por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que la componen. Tramitada la vía recursiva, la Administración dictó resolución el 8 de agosto de 2024, revocando parcialmente el acto cuestionado y concediendo el registro de la marca “LOYAL BRAND” (mixta) sin derechos exclusivos únicamente respecto del término “BRAND” (f s.71 y 71 vto.), lo que fue confirmado por la Administración por resolución de 15 de octubre de 2024 (fs. 74 y 74 vto.). En virtud de lo dispuesto por el artículo 60 del Decreto -Ley No. 15.524 -según el cual, en caso de revocación parcial o reforma, el objeto del proceso queda constituido por el acto tal como resulta de la modificación introducida- la presente acción de nulidad debe entenderse dirigida exclusivamente contra la porción del acto que subsiste incólume, esto es, la negativa de otorgar exclusividad sobre el vocablo “BRAND”. III) En el aspecto formal, se ha verificado el cumplimiento de las exigencias que según la normativa vigente (Constitución, artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869, artículos 4 y 9) habilitan el examen de la pretensión anulatoria. IV) Con base en los actos de proposición de las partes, el objeto del presente proceso consiste en determinar la legitimidad o ilegitimidad de la resolución impugnada que, al conceder el registro de la marca mixta “LOYAL BRAND” para distinguir productos comprendidos en la clase internacional 31, denegó el otorgamiento de derechos exclusivos sobre uno de los vocablos que integran el signo, concretamente el término “BRAND”. De manera que corresponde dilucidar si dicha negativa de exclusividad se ajusta al régimen marcario establecido por la Ley No. 17.011 y si la motivación brindada por la Administración resulta suficiente para fundar la consideración del vocablo como genéric o, descriptivo o de uso común. Asimismo, integra necesariamente el objeto de la controversia determinar si, aun admitiendo un carácter inicialmente descriptivo del término, la marca reivindicada se beneficia del fenómeno de la distintividad adquirida o secondary meaning previsto en el artículo 8 de la Ley No. 17.011, extremo invocado por la parte actora como fundamento adicional para cuestionar la decisión administrativa. V) A partir de lo expuesto, el Tribunal comparte la posición de la parte demandada en cuanto a que el vocablo inglés “BRAND”, cuya traducción al español es “marca”, ingresa en las hipótesis prohibitivas previstas en los numerales 9 a 12 del artículo 4° de la Ley No. 17.011, resultando legítima la denegatoria de derechos exclusivos sobre el término conforme al artículo 7° de la misma norma. El citado artículo 7° dispone que los signos comprendidos en las prohibiciones de aquellos numerales podrán integrar un conjunto marcario, pero sin derechos privativos sobre los mismos; mientras que los numerales 9, 10, 11 y 12 del artículo 4° establecen, como causales de irregistrabilidad, las denominaciones técnicas, comerciales o vulgares empleadas para expresar cualidades o atributos de los productos o servicios (núm. 9), las designaciones usuales para indicar su naturaleza, clase o especie (núm. 10), las palabras que hayan pasado al uso general y los signos o diseños carentes de fantasía (núm. 11) y las expresiones en idioma extranjero cuya traducción se encuentre comprendida en los supuestos anteriores (núm. 12). Conforme a tales previsiones, el término “BRAND” constituye un vocablo común y genérico, que refiere directamente a la noción de “marca”, susceptibles de aplicación uniforme a cualquier producto o servicio sin capacidad diferenciadora respecto del origen e mpresarial. Tal carácter se adecua a las hipótesis normativas señaladas: es una designación usual (núm. 10), ha pasado al uso general en el ámbito comercial (núm. 11) y, en cuanto palabra en idioma extranjero, su traducción encuadra en los numerales 9 a 11 (núm. 12). Como destaca Bugallo, los vocablos que se han vulgarizado son aquellos a los que se recurren para designar los productos o servicios “con prescindencia del significado marcario” (Bugallo, B “Propiedad Intelectual” T. I, 2ª Edición, FCU, 2022, pp. 143 y 147). Asimismo, como señalara este Tribunal en sentencia No. 663/2022: “(…) Desde la academia, Otamendi hace hincapié en que una partícula semejante, de uso común, no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la confundabilidad. Sabe que tendrá que coexistir con marcas anteriores que la incluya y con las posteriores que también la tomen (…)”. De modo que, no pueden ser monopolizados al constituir términos indispensables para la competencia. Tal es precisamente el caso del vocablo “BRAND”, carente de fantasía o novedad, sin especialidad semántica y sin aptitud distintiva. A ello se suma que el término ya había sido concedido anteriormente sin derechos exclusivos en la misma clase internacional 31 (fs. 74 vto.). Incluso, la propia accionante reconoce expresamente la falta de distintividad al afirmar en su demanda: “Es entendible que la marca “BRAND” aisladamente no revista exclusividad (…)” (fs. 3 vto.). Todo lo cual conduce, en forma convergente, a concluir que no es jurídicamente posible atribuir exclusividad sobre el vocablo en disputa. VI) Tampoco se configura en autos la denominada “significación secundaria” ( secondary meaning ), esto es, la distintividad adquirida por el uso prolongado o intensivo del signo en el mercado. Sobre el punto, Gutiérrez Carrau enseña que la significación secundaria “es la “distintividad” que adquiere un signo “no distintivo” por su uso como marca. Es un carácter semántico especial adquirido por el uso, que hace que un signo “no distintivo” se convierta en “distintivo” (…) Se le llama significación “secundaria” porque existe un significado “primario”: el significado gramatical, literal o natural del signo. Pero luego, mediante el uso en el comercio, adquiere un significado “segundario”: como marca . Así ese mismo signo termina simbolizando o significando algo más, “distingue” los bienes de un comerciante, adquiere un valor, representa un origen, una calidad, un prestigio, una clientela. De tal forma que llega un momento en que el “significado segund ario” como “marca” por su uso y publicidad por la distintividad adquirida, se transforma en el “significado primario” (su significado o función como marca destaca por sobre el significado natural o literal del signo). Por tanto, la “significación secundaria” es “secundaria” en el tiempo, más no en importancia” (Gutiérrez Carrau, Juan Manuel “Manual Teórico - Práctico de Marcas”, Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, Tercera Edición, Montevideo, 2009, p. 110). En la misma línea, Chijane indica que el fenómeno ocurre cuando “como consecuencia de su uso en el mercado, mute semánticamente o simbólicamente, perdiendo en la percepción del público consumidor su contenido conceptual propio (significado genérico) para pasar a individualizarse como una marca que distingue determinad o producto o servicio (significado específico). (…) para que el signo adquiera distintividad sobrevenida no solo bastará que él sea percibido como una marca identificativa de determinado producto o servicio sino que además, es necesario que ese producto o servicio resulte asociado con determinada persona física o jurídica” (Chijane, Diego “Derecho de marcas”, Reus - B de F, año 2007, p. 85 a 86). De acuerdo con Gutierrez Carrau, siguiendo a J. Thomas McCarthy, la “probada fuerza distintiva” puede acreditarse mediante prueba directa (testimonios, declaraciones juradas, encuestas) o prueba circunstancial (exclusividad, tiempo y modo de uso, publicidad realizada, inversión económica, clientela, cuota de mercado). Cuanto más genérico o descriptivo sea el signo, mayor deberá ser la carga probatoria exigida, en atención al interés público de mantener disponibles los términos de uso común (Sentencia No. 355/2021). En el caso, no se produjo prueba idónea que permita concluir que la denominación “LOYAL BRAND” haya adquirido una asociación directa, inmediata y consolidada en el consumidor nacional con productos identificables con la empresa actora. La parte no demostró que el publico uruguayo perciba el signo como indicador de un único origen empresarial, ni que el uso invocado tenga la entidad suficiente para desplazar el significado genérico del término. En ausencia de prueba, el argumento relativo a la significación secundaria no puede prosperar. VII) Por lo demás, corresponde analizar el agravio relativo a la ausencia de motivación suficiente del acto impugnado. Analizadas las actuaciones, se evidencia que los fundamentos del acto surgen de los antecedentes que precedieron su dictado, particularmente del informe de concesión de 4 de agosto de 2023 (fs. 36 vto.). Conforme a la tradicional doctrina recogida por este Tribunal, siguiendo a Marienhoff, los antecedentes del acto constituyen motivación idónea y eficaz cuando permiten reconstruir las razones de la decisión administrativa, lo cual se verifica en autos. No existiendo carencia en cuando a la fundamentación del acto, el agravio por falta de motivación tampoco resulta atendible. VIII) Por las razones expuestas y lo establecido en los artículos 309 y 310 de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria y conf írmase el acto administrativo impugnado; sin especial condena en costas ni costos. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada Nro. 34/2023 de 1° de nov iembre de 2023; art. 371 de Ley Nro. 20.075 de 18 de octubre de 2022). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $52.500 (pesos uruguayos cincuenta y dos mil quinientos). Oportunamente, expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese. Dr. Cal (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Rossi, Dr. Reyes. Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).