Sentencia Definitiva N° 15/2026

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 5 de febrero de 2026. No. 15 Ministra redactora: Dra. Selva Klett VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados “AA con MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 300/2024). RESULTANDO : I) A fs. 2 y ss. compareció la representante de la parte actora a promover demanda anulatoria en contra de la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 26 de junio de 2023 que concedió el registro de la marca BRUNA (mixta), soli citada bajo expediente Nº 508021 a favor de BB de Uruguay, para distinguir los productos comprendidos en la clase internacional 25 (fs. 20 vto. A.A.). Explicó que su representada es titular de las marcas registradas BURMA y BRUMA para la clase internacional 25. Por tanto, la resolución impugnada la agravia en la media que autorizó el registro de una marca (“BRUNA”) que es confundible con las que ya tiene registradas. Manifestó que la sola pronunciación sucesiva de las marcas denota su similitud fonética existiendo una altísima posibilidad de confusión en los consumidores, sin perjuicio del carácter mixto de la marca “BRUNA”. Señaló que la marca autorizada no tiene un significado semántico en sí mismo, en la medida que, si bien se argumentó que es el nombre del perro de la propietaria de la marca, el consumidor de la indumentaria no tiene forma de asociarlo. Refirió a las reglas de confundibilidad y resaltó que, en la especie, ésta radica en el campo fonético y gráfico, así como en la visión sintética y sucesiva de ambos términos. Finalmente, indicó que la coexistencia de signos similares en el mercado podría inducir a los consumidores a cometer errores al elegir productos o servicios, lo que afectaría negativamente el funcionamiento eficiente del mercado y la capacidad de las empre sas para diferenciar sus ofertas. En definitiva, solicitó el amparo de la demanda incoada. II) Conferido el correspondiente traslado (fs. 17), compareció el representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería, a fs. 19 y 20 a contestar la demanda de modo contradictorio, postulando su rechazo. Señaló que el acto impugnado fue ajustado a derecho y ello porque los signos en cotejo son claramente diferentes y su convivencia en el registro y en el mercado no genera confusión para los consumidores. Indicó que el signo registrado BRUNA, corresponde a un nombre propio, mientras que la marca de la opositora BRUMA, significa “niebla, neblina” teniendo un significado preciso que impide la confusión. Además, ambas marcas protegen artículos de la clase internacional 25 (vestidos, calzados, sombrerería), tratándose de consumidores especialmente atentos al adquirirlos, aspecto que también contribuye a la imposibilidad de confusión. En definitiva, se rechace la demanda promovida, por ser el acto impugnado, ajustado a derecho. III) A solicitud de la parte demandada (fs. 20), se dio noticia del pleito al tercero denunciado, quien debidamente notificado (fs. 22-23) no compareció en autos, según se da cuenta a fs. 28. IV) Se abrió el juicio a prueba por auto Nº 5820/2024 (fs. 29), compareciendo la demandada a ofrecer las resultancias de autos y la que surge de los antecedentes administrativos (fs. 31). V) Ordenado por el Tribunal alegar las partes en el plazo común de 15 días (fs. 33), lo hizo la demandada a fs. 35 y la parte actora a fs. 37-40. VI) Se pronunció la Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo por amparar la demanda y anular el acto en proceso (Dictamen No. 124/2025, de 20 de marzo de 2025, fs. 44-45 vto.). VII) Se citó a las partes para sentencia (fs. 47), la que se acordó en legal y oportuna forma, previo estudio de los Sres. Ministros. CONSIDERANDO : I) En el plano formal se ha cumplido con los extremos exigidos por la normativa vigente para habilitar el examen del presente accionamiento (Constitución de la República, arts. 317 y 319 y Ley N o. 15.869, arts. 4º y 9º). II) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes naturales y, en concordancia con lo aconsejado por la Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, amparará el reclamo anulatorio impetrado, por los fundamentos que a continuación se explicitarán. III) A fs. 2 de los A.A., BB solicitó el registro del signo mixto BRUNA, a los efectos de distinguir la totalidad de los productos de la clase internacional 25. Tal petición encontró oposición tanto de oficio (fs. 8 vto. A.A.) como de tercero (fs. 16 y ss. A .A.), lo que provocó que la solicitante evacuara la vista concedida sobre aquellas (fs. 9 y ss. A.A.). Seguidamente, se produjo informe letrado en el que se aconsejó levantar la oposición de oficio, no hacer lugar a la oposición del tercero y, por tanto, conceder la marca solicitada (fs. 18 vto. y ss. A .A.). Esto fue compartido por la dirección de Asesoría (fs. 20 A.A.), lo que determinó que la DNPI con fecha 26.6.2023 resolviera conceder: “el Registro de la Marca BRUNA (mixta), solicitado bajo expediente No. 508021 a favor de BB de URUGUAY, para distinguir los productos/servicios comprendidos en la/s Clase/s internacional/es 25” (fs. 20 vto. A.A.). IV) La cuestión objeto de debate se centra en determinar si, entre la marca concedida BRUNA y las pre -registradas, cuya propiedad ostenta la firma actora: BURMA y BRUMA, que protegen artículos de la misma clase internacional (25), existe confundibilidad o si, por el contrario, pueden coexistir y, en consecuencia, el acto impugnado resulta ajustado a derecho. V) La Ley No. 17.011, de 25 de setiembre de 1998, establece en el artículo 6º que, para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes. BUGALLO, al profundizar en la disposición legal resalta que la norma nacional procura impedir el riesgo de confusión entre marcas o entre marcas y signos en trámite de registro, en dos niveles que componen el ámbito de análisis de confundibilidad marcaria: “a) frente a marcas de los mismos productos o servicios; b) frente a marcas de productos o servicios concurrentes”. Señala que en pronunciamientos doctrinarios encontramos principios o reglas que permiten apreciar la existencia de semejanzas y diferencias en situaciones de presunta imitación, que pueden enunciarse de la siguiente forma: “a. la comparación debe apreciarse teniendo en cuenta semejanzas y no diferencias; b. la semejanza debe apreciarse considerando el conjunto de la marca; c. la imitación se debe apreciar por imposición, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una al lado de la otra; d. la imitación se debe apreciar suponiendo que pueda sufrirla una persona medianamente inteligente, prestando una atención común y ordinaria. Mediante la determinación de las claras diferencias entre los signos marcarios se pretende evitar la confusión entre los productos y servicios que se puede generar en el consumidor. Es decir, que la apreciación de las diferencias tiene una finalidad específica: que no exista riesgo de confusión, tal como se denomina en otros derechos, en base a los signos registrados o que estén en trámite de registro. Esta finalidad justifica la actuación de la autoridad administrativa en cuanto se busca proteger al consum idor respecto de los signos que en el mercado buscan captar la demanda de productos y servicios”. (BUGALLO MONTAÑO, Beatriz. “ Propiedad Intelectual”, FCU, 2006; ps. 73 y 74). Por su parte, este Colegiado, en innumerables fallos ha expuesto que el cotejo de los signos marcarios debe realizarse a partir de la comparación “en su conjunto” (porque las marcas deben ser consideradas en su integridad, y no desmembrándose en partes), “en forma sucesiva” (no yuxtaponiendo las marcas, sino viéndolas sucesivamente y preguntándose si la impresión producida por una recuerda la impresión dejada por la otra), y “pre-reflexiva” (es decir, mediante una aprehensión espontánea de los signos) (Cf. Sentencias Nos. 254/2019, 458/2018, 442/2018, 747/2016, 261/2016, 613/2015, entre muchas otras). La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente; y quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del product o o servicio. (Cf. GUTIÉRREZ CARRAU, Juan Manuel, “ Manual Teórico Práctico de Marcas” , FCU, Montevideo, p. 156). De igual modo, las diferencias entre las marcas deben residir en diversos aspectos. “Deben ser diferentes en sus aspectos visuales o gráficos, en cuanto han de verse de modo tal que no aparezcan similitudes evidentes con otras marcas ya en uso, registradas o en trámite. Así como también deberán oírse diferentes, es decir que la sonoridad de cada una de ellas no debe tampoco ofrecer similitudes que permitan la confusión de la una con la otra. Por otro lado, además de las necesarias diferencias en la grafía, los emblemas y la sonoridad es indispensable que el vocablo, expresión u otro elemento aspirante al registro marcario no sea susceptible de reenviar intelectualmente al público a un contenido ideológico propio de otra marca ya existente”. (Destacados son de la redactora) ( MERLINSKI, Ricardo; SALAVERRY, Lucía, “Las Marcas en el Uruguay”, Carlos Álvarez Editor, Año 2000, p. 36). VI) Pues bien, partiendo de las premisas precedentes, en el caso, a criterio del Tribunal, le asiste razón a la actora en su planteo respecto de la confundibilidad alegada. A golpe de vista, las marcas en pugna -BURMA - BRUMA - BRUNA- gramatical y fonéticamente resultan muy similares al punto que es necesario hacer un esfuerzo para su correcto pronunciamiento y distinción. La composición escritural es prácticamente idéntica en tanto se nutren de idénticas sílabas. También se componen de iguales letras con la diferencia menor de utilizar la N en el registro concedido, en lugar de la M que contienen las pre-registradas, extremo que no aporta elemento diferenciador decisivo a la hora de pronunciarlas. Por su parte, la similitud del término resulta tal que incluso hace perder la potencial fuerza diferenciadora al aspecto gráfico incorporado al signo que, cabe advertir, se aprecia por demás simple y austero (vide fs. 2 vto. AA). En cualquier caso, el hecho de que el signo concedido sea mixto no enerva la confundibilidad previamente destacada, en tanto como ha señalado la doctrina: “… cuando el cotejo marcario se realizare entre un signo denominativo y otro mixto, o entre signos mixtos, debe darse mayor importancia, en términos generales, a la parte nominativa, ya que ésta es la única que presenta significación en el plano fonético y atento a que su expresión verbal resultará necesaria para requerir el correspondiente producto” (CHIJANE DAPKEVICIUS, Diego. “Derecho de Marcas”, Editorial B de F, Montevideo-Buenos Aires, 2007, p. 392). VII) Todos los aspectos relevados no fueron analizados por la Administración a la hora de contestar la demanda. Ésta se centró en el aspecto conceptual de los signos reforzando la idea de que las denominaciones (aludió solo a BRUMA y BRUNA) poseen un significa do preciso y ese aspecto impide la confusión. A lo que, añadió, estamos ante un consumidor atento. Ninguna de las defensas ensayadas por la accionada resulta de recibo. El signo BRUNA no tiene un concepto semántico propio que permita su distintividad. De hecho, por ser un nombre propio quedaría comprendido dentro del supuesto de nulidad relativa establecido en el artículo 5 numeral 3º de la Ley No. 17.011. Y, s i bien se argumentó que “Bruno” es el nombre del perro de la propietaria de la marca y que la denominación se debe a él (vide evacuación de vista, fs. 9 vto. A .A.), como acertadamente señala la firma actora, el consumidor de la indumentaria no tiene forma de asociarlo. Por lo demás, importa destacar que, llamada al pleito como tercero la titular de la marca impugnada, no compareció a esgrimir defensas, por lo que el Tribunal carece de elementos de juicio que puedan valorarse a su favor. Por último, t ampoco se comparte con la demandada que el público consumidor de la clase internacional 25 se trate de un consumidor especializado o atento, lo que aventaría el riesgo de confusión . Según la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (de Niza), la clase internacional 25 comprende prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería para personas. Por lo tanto, a priori, no estamos ante un consumidor selectivo, atento, sino en presencia de un consumidor medio, masivo, por lo que el riesgo de confusión es aún mayor. En definitiva, el criterio adoptado por la Administración al dictar el acto enjuiciado, resulta ilegítimo. Por los fundamentos expuestos, y lo dispuesto por el art. 309 de la Constitución Nacional, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Ampárase la pretensión anulatoria y, en su mérito, anúlase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retir e la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada No. 34/2023 ; art. 371 de Ley No. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora, en la cantidad de $ 52.500 (pesos uruguayos cincuenta y dos mil quinientos). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren ; y archívese. Dr. Cal, Dr. Corujo, Dra. Klett (r.), Dra. Rossi, Dr. Reyes. Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).