Juzgados Letrados · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 1er. Turno
Sentencia Definitiva N° 10/2026
3 de febrero de 2026
- Ficha (IUE)
- 8/2025
- Procedimiento
- Acción de nulidad
- Materia
- Derecho administrativo
- Resultado (estimado)
- Confirma en parte
- Firmantes
- Dra. Lucía Techera Tealdi
- Redactor
- Dra. Lucía Techera Tealdi
- Fallo: confirma
Texto de la sentencia
Montevideo, 3 de febrero de 2026
SENTENCIA Nº10/2026
SENTENCIA DEFINITIVA
VISTOS:
Para sentencia definitiva, estos autos caratulados “AA CON ESTADO – MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERÍA” – Ficha Nº8/2025, venidos a conocimiento del Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 1º Turno.
RESULTANDO:
1) Con fecha 3 de febrero de 2025, compareció en autos la Dra. BB en representación de CC (acreditando con posterioridad la fusión de tal entidad con AA), impetrando acción de nulidad respecto de la Resolución dic tada por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería (DNPI - MIEM) con fecha 8 de abril de 2024, mediante la cual se concedió el registro de la marca “SOY HOGAR” (mixta) a favor de DD, para distinguir los servicios comprendidos en la Clase Internacional Nº3 5 (fs. 16 y ss.).
2) En su demanda relata que tal resolución le fue notificada con fecha 10 de abril de 2024, habiendo interpuesto los recursos de revocación y jerárquico en subsidio, el día 23 de abril del mismo año y que no existiendo pronunciamiento expreso de la Administración respecto de los mismos, con fecha 9 de noviembre de 2024 se configuró su denegatoria ficta. Indica que, en consecuencia, el presente accionamiento se dedujo en plazo.
3) Relata en su demanda que : “ La Resolución resulta ilegítima por cuanto está basada en un informe del examinador que consideramos contrario a la normativa vigente, que no aprecia en forma debida las circuns tancias de hecho y de Derecho que competen al caso que nos ocupa…”. Manifiesta que el análisis de confundibilidad realizado por la Administración padece de errores técnicos y jurídicos. Aduce que ello es así porque la marca registrada y la suya (“SOY” - mixta) resul tan confundibles considerando los componentes ortográficos, fonéticos y conceptuales de las mismas; que el término “SOY” es el elemento central de las marcas, las que, además, comparten colores y operan dentro de la misma clase internacional, lo que generaría confusión en los consumidores. Asimismo, alega que DD solicitó tal registro, procurando beneficiarse del prestigio y renombre de su marca (fs. 16 vto., y ss.).
4) Una vez realizado el control de rigor de la demanda por parte de la Sede y subsanadas las observaciones, por Decreto Nº 20/2025 se confirió el correspondiente traslado a la parte demandada, quien lo evacuó con fecha 14 de marzo de 2025, bregando por la confirmación del acto administrativo impugnado, aportando los antecedentes administrativos requeridos y solicitando citar como tercero a DD (fs. 36 y ss.).
5) En su contes tación de demanda, la Administración expresa que el análisis realizado fue ajus tado a Derecho y que de acuerdo a la Ley N°17.011 no se exige que las marcas “sean absolutamente diferentes, sino que basta con que presenten elementos que permi tan al consumidor diferenciarlos ”; explica que, en este caso, analizando la impresión de los signos como un conjunto, sus semejanzas y sus aspectos fonético, gráfico e ideológico, existen claras diferencias que determinan su coexistencia. Puntualmente, esgrime que se trata de consumidores selectivos y que el diseño de la marca SOYHOGAR evoca el “corebusiness” del negocio, que resulta diferente al de AA (fs. 37 vto., y ss.)
6) La ci tación de DD fue admitida por Decreto N°191/2025, compareciendo éste a contestar la demanda y deducir tercería coadyuvante con la parte demandada con fecha 9 de junio de 2025. En su libelo inicial manifiesta que la marca de la parte actora contiene un único signo literal “SOY” rodeado de un cuadrante negro, mientras que la suya contiene los colores llamativos rojo y gris y contiene el signo “SOYHOGAR” acompañado de un carrito y una casa, por lo cual, son claramente diferenciables. Adicionalmente, afirma que existen otros casos de marcas que operan en la misma clase internacional y que contienen el término “SOY”, tales como “SOYDELIVERY”, “SOYTORO”, “SOY PARTE” y que: “En cuanto a la marca “SOY” y “SOY SAN TANDER” del actor cuyo core business son los servicios financieros, principalmente la banca y solamente sus socios o afiliados pueden acceder al plan bajo el signo “SOY” que es uno de los servicios que como banco ofrece, resul tando ser un programa de fidelidad mediante canjes…con tando con un público atento que está empleando los servicios de un banco y que muchas veces a los efectos de proceder con un canje obtiene asesoramiento previo… y que sus canales de distribución de los servicios son to talmente diferentes…cualquier eventual situación de confusión en un consumidor promedio se ve absolutamente diluida por las circunstancias expuestas” (fs. 81 vto., y ss.).
7) Mediante Decreto N°801/2025 se confirió a las partes un plazo común de 10 días para proponer prueba, de conformidad con lo preceptuado en el art.
165 del CCA, habiendo comparecido a ofrecerla la actora y demandada con fecha 26 y 27 de junio de 2025. Por su parte, ninguna de ellas compareció a ofrecer contraprueba, prueba sobre prueba, etc., por lo que por Decreto N°1558/2025, se fijó el objeto del proceso, la prueba y se pronunció la Sede respecto de los aspectos requeridos por el art. 166 del CCA.
8) Producida la prueba de autos, por Decreto N°1728/2025, se confirió a las partes un plazo de 15 días para alegar de bien probado, lo que hicieron con fecha 3 y 9 de octubre y 11 de noviembre.
9) Finalmente, mediante Decreto N° 2433/2025, se dispuso el pase de estos autos para dic tado de sentencia definitiva, entendiendo la Sede que la intervención de la Procuraduría del Es tado en lo Contencioso Administrativo (P.E.C.A) no corresponde en es ta instancia, por tra tarse de un proceso susceptible de apelación (arts. 33 y 171 del CCA). Con fecha 5 de diciembre de 2025, las actuaciones fueron pues tas a despacho en cumplimiento de la providencia referida (fs. 166).
CONSIDERANDO:
1) La Sede desestimará la demanda de nulidad planteada por la parte actora y confirmará el acto administrativo accionado, por los argumentos que a continuación se explicitan.
2) Cumplimiento de los requisitos procesales De acuerdo a lo que surge de todo el plexo normativo que regula el proceso contencioso anulatorio y a lo que ha sido, históricamente, relevado por la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los presupuestos procesales o requisitos de admisibilidad a cumplir “ son el previo agotamiento de la vía administrativa y que no haya caducado el ejercicio de la acción anulatoria ” ( Tarigo, E. Tra tado de Derecho Administrativo. Tomo I.
Montevideo. 1953P.p. 32), a lo que, Durán Martínez, citando a Giorgi, agrega:
“El actor tiene que ser titular de un derecho o de un interés directo, personal y legítimo, violado o lesionado por el acto administrativo impugnado… el texto constitucional enumera, equivocadamente, como causa de admisibilidad de la acción, una exigencia de fondo, indispensable para el éxito de la pretensión que en ella se deduce: la v iolación o lesión por la decisión administrativa impugnada de un derecho o de un interés directo, personal y legítimo ” (Durán Martínez, A. Contencioso Administrativo. Montevideo. 2023. P.p. 121).
En efecto, el accionante ha de dar cumplimiento a los siguientes requisitos, ya sea que deban ser controlados de forma liminar por la Sede o en la evaluación que se realiza en esta oportunidad, es decir, al dictar sentencia definitiva: (i) que el acto administrativo contra el cual se accione sea definitivo, esto es, que a su respecto se haya ago tado la vía administrativa mediante la interposición de todos los recursos que en el caso correspondan, que exista denegatoria expresa de los mismos o se haya config urado denegatoria fic ta; (ii) que se haya presentado la demanda anulatoria en plazo y (iii) que quien acciona sea titular de un derecho subjetivo o un interés directo, personal y legítimo en la anulación de tal acto.
Asimismo, debido a lo que surge del art. 48 del CCA, cabe ahora agregar dentro del punto (i) antes mencionado, aquellos supuestos en los cuales se ha producido la ratificación de la denegatoria fic ta de los recursos, por haber la Administración incumplido pronunciarse y notificar tal pronunciamiento, dentro de los 30 días de presentado el urgimiento; y, también, aquellos casos en que, urgida la resolución del asunto, la Administración lo responda en plazo.
Pues bien, entiende la Sede que, con relación al aspecto formal , se han cumplido todos los requisitos exigidos por los arts. 317 y 319 de la Constitución de la República y los arts. 42, 43, 55, 56, 151 y 153 del CCA.
En este sentido, surge de los dichos de las partes y de fs. 3 que la Resolución encausada fue dictada por la DNPI con fecha 8 de abril de 2024 y notificada a la accionante el día 10 del mismo mes , habiendo ésta interpuesto los recursos de revocación y jerárquico en subsidio, el día 23 de abril del mismo año ; no existiendo pronunciamiento expreso de la Administración respecto de los mismos, con fecha 9 de noviembre de 2024 se configuró su denegatoria fic ta, todo lo cual se confirma, además, de lo que surge de fs. 61 y ss., del Expediente
2025-8-4-0000032 (A.A). Surge de tales actuaciones que existieron otros opositores, tales como EE (que también interpuso recursos administrativos) y la propia DNPI (sin perjuicio de la posterior concesión del registro).
El presente accionamiento fue iniciado el día 3 de febrero de 2025, en tiempo hábil (fs. 16).
Por su parte, también se ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos por el inciso final del art. 309 de la Constitución y art. 66 del CCA , considerando, como se verá, que el objeto de la litis radica en la nulidad de la decisión que concedió el registro de marca “SOYHOGAR” (mixta) a DD, la que a criterio de la actora colide con aquellas de las que es titular.
3) Objeto del proceso y de la prueba. Admisión de los medios probatorios Tal como fue previamente reseñado, por Decreto Nº 1558/2025, la suscri ta dispuso: “ Atento a lo anterior y a lo que surge del art. 166 del CCA, corresponde a esta Sede pronunciarse sobre los medios probatorios ofrecidos.
Para ello, se estima necesario determinar previamente el objeto del proceso y de la prueba, de forma de do tar a las partes de seguridad a la hora de admitir/rechazar cualquier probanza y de que la futura sentencia a dic tarse deberá acotarse al objeto fijado, en aplicación del principio de congruencia”.
A su vez, en dicha providencia se fijó el objeto del proceso, de la siguiente forma: “Determinar si corresponde hacer lugar a la nulidad planteada por la parte actora respecto de la Resolución de fecha 8 de abril de 2024, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería, mediante la cual se concedió el registro de la marca "SOYHOGAR" y logo (Ac ta Nº536.357) a favor de DD, para distinguir los servicios comprendidos en la Clase Internacional Nº35; o si, por el contrario, corresponde confirmar el acto administrativo referido, por haber sido éste dictado en apego a la regla de Derecho.
Para ello, en particular, deberá determinarse si existieron vicios en los motivos del acto por haber la Administración valorado de forma errónea la plataforma fáctica y jurídica del caso, eso es, la semejanza de la marca con las de titularidad de la actora, "SOY" y logo y "SoySan tander" y logo, así como su notoriedad” y el de la prueba en: “(…) acreditar los extremos delimitados previamente”.
Con relación a la prueba propuesta y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 166 del CCA, se resolvió , en la misma oportunidad: “Con respecto a la prueba documental, se tienen por agregados los Antecedentes Administrativo presentados por la demandada en 104 fs., en soporte electrónico, la correspondiente a la parte actora obrante a fs. 3 en tanto hace al cumplimiento de los arts. 151 y 153 del CCA y la que luce de fs. 91 a 118 vto., propues ta en la e tapa de prueba.
Recházase y desglosase la obrante de fs. 4 a 6 en tanto no refiere a las disposiciones antes mencionadas y no fue propues ta en la e tapa respectiva.
Cabe aclarar que las resultancias de autos no constituyen un medio de prueba en sí mismo, sino, más bien, el resultado de la valoración de la restante prueba producida y diligenciada en autos, que se hará en oportunidad del dic tado de la sentencia definitiva”.
En este sentido, cabe mencionar que, sin perjuicio de que podría tratarse de una cuestión meramente jurídica, a efectos de no cercenar el derecho de la s partes a desplegar sus esfuerzos probatorios, igualmente se les admitió la posibilidad de proponer prueba, lo que efectivamente hicieron.
4) Aspectos admitidos, no controvertidos y probados por las partes En primer lugar, corresponde referir a aquell as cuestiones que, tal como viene de decirse, no conforman el objeto del proceso , en tanto, fueran o no planteadas por las partes, no fueron controvertidas por la contraria (porque fueron expresamente admitidas o no se explicitó nada respecto a las mismas).
En palabras que se acompañan, sostuvo Tarigo: “(…) no son, por tanto, hechos controvertidos -y no constituyen por consecuencia objeto de la prueba- aquellos hechos que, siendo controvertibles, no han sido controvertidos. Esa ausencia de controversia o de contradicción a su respecto puede ser tanto expresa como tácita…” (Tarigo, E. Lecciones de Derecho Procesal Civil. T. II.
Montevideo. 2007. Pp. 16). Por su parte, en términos similares, afirmó Viera:
“(…) los hechos admitidos, expresa o implícitamente, en la contestación de la demanda, no necesitan ser probados. La prueba de su existencia se encuentra en el hecho de su admisión por el contrario ” (Viera, L. Curso de Derecho Procesal. T. II. Montevideo. 1987. Pp. 84).
En el mismo sentido, no integran el cúmulo de debate de esta litis aquellos vicios o causales de nulidad que no fueron alegados por la parte actora en su demanda, postura ya sostenida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y que es ta Sede comparte: “(…) corresponde precisar que tal vicio no fue alegado, siquiera implícitamente en ningún pasaje de la demanda por parte de la actora, por lo que su recepción, o aun su consideración, excedería el objeto de la presente controversia (Cf. PALACIO, L., “Manual de Derecho Procesal Civil”, t. I, ps. 143 y ss.; KLETT, S. "Proceso ordinario en el Código General del Proceso", t. I. ps. 54 y ss.; SIMON, L., "El equilibrio entre los principios dispositivo e inquisitivo en los modernos procesos civiles por audiencia", XVIII Jornadas Iberoamericanas y XI. Jornadas Uruguayas de Derecho Procesal, p.
220; entre muchos autores)” (Sentencia Nº24/2025).
En efecto, no ha sido controvertido en autos que existió oposición en vía administrativa del titular de la marca en cuestión, esto es, BANCO AA S.A.
Tampoco integra el cúmulo de debate, que se trata de marcas mixtas; esto ha sido puesto de manifiesto por ambas partes en sus libelos iniciales.
En segundo lugar, con relación a los agravios o aspectos controvertidos, corresponde relevar que sí son cuestionados por la actora, los pasos o aspectos considerados por la Administración para realizar el análisis de tal confundibilidad.
En efecto, al referir a ello, manifiesta que: “Conforme se verá la Resolución ignora las semejanzas existentes entre los signos , siendo los motivos que llevaron al dic tado del acto de concesión nulos y erróneos…Existe una clara semejanza entre la marca Soy y Soy San tander de mi represen tada y la impugnada SOYHOGAR. Los signos en cuestión no presen tan diferencias que permitan su coexistencia pacífica en el mercado y en el registro” (fs. 17 y ss.).
De forma contraria, la demandada, indica que : “ (…) contrariamente a lo expresado por la accionante, la resolución de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (DNPI), organismo especializado en la materia es legítima. Del cotejo de los signos en pugna, surgen diferencias que permiten la coexistencia pacífica de los mismos en el Registro y en el mercado” (fs. 38).
Por su parte, DD, expresó: “Si observamos a los signos en pugna con una visión de conjunto podemos apreciar las claras diferencias que exige la legislación marcaria” (fs. 79 vto.).
Por su parte, otro de los agravios de la actora, respecto del cual, la contraria y la terceris ta manifiestan rechazo, reside en el presunto aprovechamiento de DD sobre el prestigio y renombre de las marcas Soy y Soy Santander.
Por último, no existe controversia en cuanto a que no se resolvieron expresamente los recursos administrativos, por lo que es de aplicación la presunción simple contenida en el art. 47 del CCA.
A continuación, corresponde que la Sede prosiga con el examen de juridicidad, esto es, la definición de la normativa aplicable a la situación de que viene de analizarse y de aquellos aspectos que a tañen a discusiones netamente jurídicas; será la valoración conjunta de todos ellos, la que dará base al presente fallo.
5) Fundamentos de Derecho
5.1) Sobre el vicio en los motivos y su vinculación con la confundibilidad marcaria Conforme a lo indicado precedentemente , la parte actora se agravia por entender que la Administración realizó un análisis de confundibilidad entre las marcas SOYHOGAR (mixta), Soy y Soy San tander (mixtas) erróneo, tanto en los pasos o aspectos considerados en él, como en sus conclusiones.
Por lo tanto, si lo que se cuestiona es la forma en que se valoraron los antecedentes del caso o la forma en que se aplicó el Derecho, lo que se está poniendo en tela de juicio por parte de la accionante son los motivos del acto, en tanto, al decir de Ruocco y Delpiazzo, éstos son “(…) las circunstancias de hecho y de Derecho que preceden al dic tado del acto administrativo y cuyo acaecimiento encar ta, en forma más o menos determinada, en la norma atributiva de competencia . El motivo es el porqué de la manifes tación de voluntad… Si los hechos no existen o no son como la Administración pretende, el acto estará viciado por inexistencia o falta de motivo; cuando no caben en el supuesto de la norma atributiva de competencia, el acto es tará viciado por ilegitimidad o errónea aplicación de los motivos ” (Ruocco, G y Delppiazo, C. Tra tado Jurisprudencial y Doctrinario. Actos y Contratos de la Administración. Montevideo. 2013. P.p. 41, resaltado agregado).
Pues bien, entiende la Sede que, sin perjuicio de reconocer las dificul tades que la determinación de la confundibilidad marcaria implica, no asiste razón a la parte actora por cuanto las marcas presentan diferencias que permiten a sus registros, coexistir.
El artículo 6 de la Ley N°17.011 prevé que: “ Para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscrip tas o en trámite de registro, a efectos de evi tar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes”. Es la propia “Ley de Marcas” la que releva, como criterio para admitir o rechazar el registro de una marca , la confundibilidad entre és ta y las que se encuentren inscriptas o en trámite de serlo, indicando que s us diferencias deben ser a los efectos de evitar confusiones en los consumidores.
Dada la dificultad que presenta tal análisis (la que surge de la subjetividad que implica), la doctrina y la jurisprudencia han aplicado, de forma armónica, una serie de pautas para objetivizar tal valoración. Esta decisora comparte tales pautas, por lo que las aplicará al caso de autos, sin perjuicio de agregar algunos otros elementos al análisis, conforme se verá.
Estos criterios guían en análisis del juzgador, en este caso, de la siguiente manera: (i) debe estarse a la impresión de conjunto generada por las marcas; (ii) deben ser analizadas en forma sucesiva y no simultánea; (iii) la comparación debe realizarse desde la óptica del consumidor presunto y en atención a la naturaleza del producto que distinguen; y (iv) se debe atender más a las semejanzas que a las diferencias entre los signos (GUTIÉRREZ CARRAU, J .
M. Manual teórico-práctico de marcas. UM. Montevideo. 2009. P.p. 87 y ss., y Sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo N°393/2025, 741/2023, 628/2019, entre otras).
A su vez, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, entre otras, en Sentencia N°393/2025, explicó que: “(…) al examinar la posibilidad de confusión entre dos signos, no se puede tomar únicamente una parte o partes de los mismos, para su comparación. Se deben apreciar en su totalidad ("as a whole" dice la doctrina anglosajona), y así determinar si existe similitud, capaz de inducir en error al consumidor (Juan Manuel GUTIÉRREZ CARRAU:
"Manual Teórico - Práctico de Marcas", pág. 87 -88; sentencias 379/2008, 677/2011, 830/12, entre otras) … A lo que se agrega, que el cotejo marcario debe realizarse "a golpe de ojo", sin análisis pormenorizados, puesto que así es la percepción que tiene el consumidor de las marcas que se le ofer tan (Cfm.
Diego CHIJANE DAPKEVICIUS; "Derecho de Marcas"; Editorial B de f, 2007, pág. 357-358)”.
En la especie, entiende es ta decisora que, analizando las marcas de forma integral, sucesiva, considerando los productos/servicios que tienden a identificar, la naturaleza de ambas y, por ende, el tipo de consumidor al que han de es tar dirigidas, se verifican diferencias suficientes para admitir su distintividad y registro.
En primer lugar, nótese que se si bien se trata de marcas mixtas, presentan diferentes estilos y colores de letra, a la vez que la de DD constituye un término compuesto (SOYHOGAR) mientras que la s de AA refieren por un lado a un único término (Soy) y a tal término seguido de su propia denominación (Soy Santander). Por ende, en el caso de las marcas de la accionante existe una palabra de uso común (Soy) y su propio nombre (San tander), que resul ta de imposible confusión. Asimismo, la marca de DD contiene también un logo de un carrito de compras y una casa, lo cual evoca un sentido de artículos para el hogar, a diferencia de las de la actora.
En efecto, si bien es cierto que el término “ Soy” está incluido en ambas marcas, no resulta inocuo el lugar o la forma en que está integrado a las mismas, puesto que hace que tanto ortográfica como fonéticamente no suenen idénticas.
Y, a su vez, entiende la Sede que no es “Soy” la “mon vedette” de la marca “SOYHOGAR” sino “HOGAR” puesto que, como bien afirman la demandada y tercerista, es lo que refiere al “corebusiness” de DD.
Sumado a ello, justamente, que el término “Soy” sea de uso común, coadyuva con la idea de que la diferente ubicación del término dentro de la marca, no pasa desapercibida ante los ojos del consumidor desde el punto de vista fonético y ortográfico, a lo que se le suma la extensión denominativa de ambos signos y que, en el caso de la de DD posee un logo que la diferencia de las de titularidad de AA.
Además, siendo una palabra de uso no sólo común sino necesario en nuestro idioma, no puede impedirse su utilización, máxim e si va acompañada de otra palabra que la necesi ta para adquirir significado. En este sentido, resulta aplicable lo manifes tado por el Tribunal en Sentencia N°482/2020: “ En esta línea de razonamiento, corresponde señalar que el vocablo “RIO” constituye claramente un término de uso común, sí se tiene en estric ta consideración el tipo de productos que la marca “RIO MARE” represen ta. Por es ta razón, pareciera de escasa lógica gramatical y semántica, el hecho de limi tar la utilización -exclusiva- del término “RI O” a aquellas marcas previamente registradas, aten tando así contra las propia posibilidades terminológicas y lingüsticas que el idioma ofrece…en términos replicables mutatis mutandi, en obrados, la Corporación ha señalado en reciente pronunciamiento: Desde la academia, Otamendi hace hincapié en que una partícula semejante, de uso común, no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar en esa sola circuns tancia la confundibilidad. Sabe que tendrá que coexistir con marcas anteriores que la incluyan y con las posteriores que también la tomen…” (resaltado agregado). Tan es así que, en la especie, conforme indicó la tercerista y surge de fs. 35 y ss., de los A.A existen registradas otras marcas que contienen el término “Soy” como “SOYTORO” y “SOYLOCAL”, respecto de las cuales nada ha dicho la actora.
Por ende, lo anterior se traduce en que la similitud entre las marcas está únicamente en el término “Soy”, que es de uso común y no es el “llamativo” de la marca ahora registrada. Por su parte, el término “ HOGAR” no se encuentra presente en la marca de AA, ni tampoco el logo y los colores que lo acompañan.
En segundo lugar, no puede perderse de vis ta la Clase Internacional que protegen las marcas en cuestión; la Clase N°35 refiere a servicios de promoción de productos y servicios de terceros mediante programas de tarjetas de fidelización, tarjetas de descuento, puntos de compra por tarjetas de crédito, programas de bonos y similares.
Para acceder a este tipo de programas, por lo general, se requiere el uso previo de tarjetas de débito o crédito o algún producto similar que, en el caso de la accionante, deben ser de AA, con lo cual, sus clientes pueden perfectamente identificar una marca de la otra. Si bien el uso de tarjetas no requiere un tipo de consumidor particular, sí es cierto que, para acceder a este tipo de servicios, se necesita un previo asesoramiento de parte de quien lo pres ta, lo que reduce el riesgo de error. Por lo tanto, entiende la Sede que el consumidor medio de este tipo de productos tiene un cierto grado de conocimiento mayor que el común de la sociedad o tiende, al menos, a informarse antes de utilizarlos.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en un caso en el que se analizaba la confundibilidad entre marcas referentes a productos farmacéuticos, indicó: “(…) el Tribunal entiende que aplica la teoría del comprador discriminador, para la cual, la distintividad de la marca y eventual confusión, varía según la naturaleza de los productos protegidos en relación directa con el consumidor, ya que no nos encontramos ante productos de consumo masivo, situación que determina que el consumidor preste mayor atención a la hora de su a dquisición” (Sentencia N°628/2019, resal tado agregado). Entiende la Sede que tales consideraciones son trasladables a estos obrados; si bien los productos no son los mismos, comparten el hecho de que no se trata de cualquier consumidor sino de personas con un cierto grado de conocimiento o aptitud para informarse mayor sobre los servicios que contra tarán, lo cual disminuye el riesgo de asociación.
Cabe también mencionar que es cierto que el consumidor, en ocasiones , no cuenta con las marcas frente a sí (lo que no necesariamente sucede en el caso de consumidores como los antes mencionados) pero aún en tal supuesto, no puede afirmarse que las personas que utilicen los productos que se pretenden identificar por estos signos vayan a asociar que cualquier marca que contenga el término “Soy” (de uso común) vaya a ser la misma o la única que exista.
En tercer lugar, no existe en autos prueba alguna de que haya existido una especie de intencionalidad de DD en la elección de tal denominación para distinguir su marca como afirma la actora, pretendiéndose servirse o aprovecharse de las de AA.
En cuarto lugar, a todo el análisis que viene de realizarse, cabe, a criterio de esta decisora, agregar un aspecto adicional que se relaciona con la finalidad o bien jurídico protegido por la Ley N°17.011. Ésta, en su artículo 22, al regular la oposición de oficio de la DNPI, refiere expresamente a los derechos del consumidor.
Justamente, en pos de tales derechos es que realiza todo el análisis de confiabilidad marcaria que viene de desarrollarse. Sin embargo, también hace a la defensa del consumidor percibir que cuan tas más marcas exis tan y sean registradas (siempre que superen, por supuesto, los escollos antes valorados) mayor será la competencia marcaria, lo cual, resul ta beneficioso para quienes las consuman. Sabido es que, ante mayor competencia, mayor ofer ta de productos, variedad de calidad y menores precios.
Tan es así que, existe una clara conexión entre las normas que defensa del consumidor (como es ta) y las de defensa de la competencia, puesto que la aplicación de las unas, supone la mayor efectividad de las otras en tanto protegen el mismo bien jurídico. Así, PINTO sostiene que: “ En la normativa uruguaya, el Artículo 1º de la Ley Nº18.159 es tablece que la misma tiene por objeto “fomentar el bienestar de los actuales y futuros consumidores y usuarios, a través de la promoción y defensa de la competencia… Res ulta con absoluta claridad que en Uruguay el bien jurídico tutelado es el bienes tar de los consumidores y usuarios actuales y futuros” (PINTO, X. Contratación pública y libre competencia. FCU. Montevideo. 2023. P.p. 49).
En definitiva, se concluye que la Administración realizó una correcta valoración de los hechos, normas y reglas que rigen la confundibilidad marcaria, siendo su decisión legítima.
6) Orientación de cumplimiento y posibilidad de recomposición El inciso final del art. 177 del CCA es tablece que, en la sentencia, la Sede habrá de pronunciarse sobre todas las causales de nulidad invocadas “lo que servirá de orientación a la Administración para su cumplimiento”.
A su vez, el inciso segundo del art. 190 del CCA, reza: “ Cuando la irregularidad refiera a las formalidades exigidas a los actos o trámites del procedimiento administrativo previo, el tribunal deberá señalar si la Administración conserva la potestad de recomponerlo a los efectos de dictar un acto legítimo. No será admisible la recomposición de un procedimiento ya reconstituido”.
En este caso, se han analizado todos los agravios esgrimidos por la actora y las defensas de la demandada, concluyendo la Sede que el acto encausado es legítimo, por lo que no existe recomposición alguna sobre la cual pronunciarse.
Por los fundamentos expuestos y la normativa antes citada,
LA SRA. JUEZ LETRADA DE LO CONTENCIOSO ANULATORIO
DE 1°TURNO
FALLA:
1) Desestímase la demanda instaurada y en su mérito, confírmase el acto administrativo encausado, sin sanción procesal especifica
2) A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los letrados intervinientes en $ 60.000 (pesos uruguayos, sesenta mil).
3) Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada es ta providencia, retire la documen tación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de proceder a su destrucción (Acordada Nº34/2023 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo aplicable a esta Sede por Acta Nº7/2025).
4) Intímase a la parte demandada a retirar los antecedentes administrativos en caso de haber sido aportados en soporte papel y encárguese a la Oficina Actuaria su eliminación del servidor de la Sede, si hubiesen sido aportados en soporte digital.
5) Oportunamente, archívese.
Dra. Lucía Techera Tealdi Juez Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 1°Turno
Fuente: consulta de jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Los nombres de las partes figuran tal como los publica el TCA (los juzgados los anonimizan; el Tribunal, no siempre).