Sentencia Interlocutoria N° 4/2026

Montevideo, 3 de febrero del 2026. SENTENCIA Nº 4/2026 SENTENCIA INTERLOCUTORIA VISTOS: Para Sentencia Interlocutoria estos autos caratulados “ AA– Ministerio de Industria, Energía y Minería. Acción de nulidad ” (Ficha: 421/2025), venidos a conocimiento de este Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 2º Turno , en mérito a lo dispuesto por el art. 166 del CCA. RESULTANDO: 1) En estas actuaciones se tramita la pretensión anulatoria ejercitada por AA en relación con la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería, el 25 de octubre del 2024, en el expediente 499.004. Por dicha volición, la Administración actuante canceló el registro de la marca HA V ANA (denominativa) que había sido otorgada a la accionante en las clases internacionales 2, 4, 29, 30, 31 y 32 (fs. 2). 2) En su demanda, la accionante sostiene que el acto es ilegítimo por lo que reclama su nulidad. En tal sentido, expresa que la acción de cancelación fue ejercitada en 2022 por BB., pero que la marca fue utilizada en forma pública, efectiva e ininterrumpida por la accionante en la clase 30 (especialmente, para la comercialización de turrones), pese a que no se hizo de forma exacta pues se utilizó “HA V ANNA” en lugar de “HA V ANA”, lo que ante los ojos del consumidor luce como un mismo signo. Asimismo, sostiene qu e BB. carece de legitimación activa pues sus marcas (mixtas) fueron canceladas por falta de uso en las clases 29, 30 y 43 el 31 de agosto del 2021; lo mismo sucedió con la marca “H” (mixta), por Resoluciones que fueron confirmadas por el TCA. 3) Conferido traslado por Decreto Nº 810/2025, se presentó el Ministerio de Industria, Energía y Minería a contestar la demanda (fs. 15). Al respecto, sostuvo que se realizó un exhaustivo análisis de la documentación presentada por la accionante, pese a lo cual no se demostró el uso de la marca “HA V ANA” (denominativa). En tal sentido, señala que fue la propia accionante quien confundió su marca pues utilizó “HA V ANNA”. En cuanto a la legitimación activa de BB., el demandado sostiene que la normativa requiere que exista una situación jurídica subjetiva calificada, siendo aplicable el art. 19 de la Ley 17.011 y no el 23. Finalmente, sostiene que es poder -deber de la Administración cancelar el registro cuando se cumple con los requisitos legales para ello. 4) En su contestación, el MIEM solicitó la citación de BB como tercero en estos autos, pretensión que fue sustanciada (Decreto N° 1152/2025) y resuelta (Decreto N° 1303/2025) admitiendo la intervención. De tal forma, se presentó BB a contestar la demanda (fs. 35). Sobre el punto, fundó su legitimación en autos y en el procedimiento administrativo y coadyuvó en la defensa del acto impugnado. Así, sostuvo que la marca utilizada por la accionante supuso una reproducción casi idéntica de la denominación social y nombre comercial de BB., extendiéndose sobre la historia de la firma y su sector de negocios, sosteniendo que se trata de una marca notoriamente conocida. A su vez, afirma que AA no logró acreditar el uso de la marca “HA V ANA” (denominativa), por cuestiones de oportunidad y forma, y que lo que se probó fue respecto al uso de la marca “HA V ANNA” (mixta), que no constituyen una misma marca. Por otra parte, señala que AA ha obrado con mala fe, con propósito de concurrencia desleal, el que habría comenzado con “El Maestro Cubano”, pretendiendo registrar marcas que son confundibles con las de BB., a la vez que lanza productos que buscan confundir al consumidor con los de BB. 5) Tras ello, se abrió el expediente a la etapa probatoria. En tal oportunidad, se presentó el MIEM a ofrecer los antecedentes administrativos ya aportados (fs. 53), sin que surgiese ofrecimiento por la accionante y la tercerista. Luego, se confirió el plazo para el ofrecimiento de contraprueba o prueba sobre prueba (Decreto N° 2074/2025), sin presentación de las partes. 6) De tal manera, se dispuso el pase de l os autos para Resolución (Decreto N° 2250/2025) y el expediente fue puesto nuevamente al despacho el día 26 de noviembre a los efectos del dictado de la presente Sentencia Interlocutoria, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 166 del CCA. No obstante, se deja constancia de que entre el 27 de noviembre y el 12 de diciembre, la suscripta se encontró amparada a licencia, razón por la cual, el plazo para el dictado de la presente se vio suspendido (art. 182 inc. 1°). CONSIDERANDO: 1) Previo a disponer acerca de la prueba, corresponde delimitar el objeto del proceso, atendiendo a que es a su respecto que habrán de probarse los hechos. El proceso anulatorio que se sigue en estos autos se rige por la iniciativa de parte y el principio de contradicción (art. 3 lit. d y f), por lo que su objeto está delimitado por lo que las partes dispongan en sus escritos. En concreto, a aquellos extremos que , siendo controvertibles, se encuentren efectivamente controvertidos. Por tanto, atendiendo a las alegaciones de las partes, el objeto del proceso se ha de establecer en determinar si la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería, el 25 de octubre del 2024, en el expediente 499.004, lo ha sido acorde a derecho, o en cambio, debe anularse por ilegitimidad según los agravios esgrimidos. 2) A su vez, tomando en consideración lo anterior, y el hecho de que las partes concuerdan en cuanto a que la marca que fue utilizada por BB fue “HA V ANNA” y no “HA V ANA” la actividad probatoria habrá de delimitarse en cuanto a: (i) si BB revestía legitimación suficiente para promover la solicitud de cancelación que dio lugar a la Resolución impugnada; (ii) si, a los efectos del cumplimiento del uso de la marca, HA V ANNA y HA V ANA conforman una misma marca. 3) En mérito a lo antes expuesto, corresponde en esta instancia pronunciarse acerca de la admisibilidad de los medios probatorios ofrecidos a los efectos de su diligenciamiento en sede jurisdiccional, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 167 del CCA. En tal sentido, se admiten y, en consecuencia, se agregan los antecedentes administrativos aportados en formato digital (en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 161 lit.b), contenidos en el expediente 2025-8-4-0000169 (según nota de fs. 20). Sin perjuicio de ello, la Sede, haciendo uso de las facultades conferidas por el art. 24 num. 4 del CGP, habrá de solicitar la remisión del expediente “BB. con MIEM . Acción de nulidad” que tramitó ante el TCA bajo la Ficha 296/2022, cuya Sentencia Definitiva se encuentra referida en estas actuaciones. En cuanto a las resultancias de autos , la Sede entiende que no se trata de medios de prueba, sino que son el resultado del diligenciamiento de otros medios. Por tanto, son cuestiones que habrán de analizarse, eventualmente, en el momento de valoración de la prueba producida en autos. Por los fundamentos que vienen de exponerse, RESUELVO: 1. Fijar el objeto del proceso en determinar si la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería, el 25 de octubre del 2024, en el expediente 499.004, lo ha sido acorde a derecho, o en cambio, debe anularse por ilegitimidad según los agravios esgrimidos. 2. Establecer el objeto de la prueba en determinar: (i) si BB revestía legitimación suficiente para promover la solicitud de cancelación que dio lugar a la Resolución impugnada; (ii) si, a los efectos del cumplimiento del uso de la marca, HA V ANNA y HA V ANA conforman una misma marca. 3. En su mérito, se agregan los antecedentes administrativos aportados y se solicita la remisión del expediente “BB con MIEM. Acción de nulidad” que tramitó ante el TCA bajo la Ficha 296/2022. 4. Consentida o ejecutoriada, y previo a disponer el diligenciamiento de la prueba, se confiere a las partes el plazo de seis días para que las partes se pronuncien respecto a la configuración de los extremos referidos por el art. 140 del CCA, en relación con los expedientes “ BB con MIEM. Acción de nulidad” que tramitan bajo las fichas 193/2025 y 194/2025 ante la Sede homóloga de 1° Turno y bajo a ficha 195/2025 ante esta Sede, suspendiéndose los procedimientos en todos ellos hasta tanto se resuelva el asunto.