Sentencia Definitiva N° 2/2026

Montevideo, 3 de febrero del 2026. SENTENCIA Nº 2/2026 SENTENCIA DEFINITIV A VISTOS: Para Sentencia Definitiva estos autos caratulados “AA con Estado – Ministerio de Industria, Energía y Minerí a. Acción de nulidad ” (Ficha: 226/2025), venidos a conocimiento de este Juzgado Letrado en lo Contencioso Anulatorio de 2º Turno. RESULTANDO: 1) En estas actuaciones se tramit ó la pretensión anulatoria ejercitada por la AA en relación con la Resolución dictada el 24 de abril del 2024 por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial en el expediente N° 544732. Por dicha volición, la Administración concedió el registro de la marca OKIDS (mixta) a BB de URUGUAY para distinguir los productos/servicios comprendidos en la Clase 41, 43 y 45, exceptuando los servicios educativos (fs. 3) 2) En su demanda, la actora manifestó que la decisión recurrida es antijurídica. Para ello, sost uvo que existe confundibilidad gráfica, fonética y conceptual, entre la marca otorgada y la que le corresponde (“OUR KIDS”) en la Clase 41; de forma que parecen formar una misma familia marcaria (fs. 21 vto. y 22). Así entendió que la Resolución atacada vulnera no sólo los derechos marcarios sino los principios de buena fe y seguridad jurídica, al desconocer la irregistrabilidad del signo (fs. 22 vto.). 3) Superado el control liminar de la demanda, se confirió traslado por Decreto N° 362/2025, y en su mérito, se presentó el Ministerio de Industria Energía y Minería (“MIEM”) a contestar la demanda (fs. 35). Al respecto, defendió que “la Resolución impugnada y el accionar de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) se ajustó a Derecho”. En tal sentido , sostuvo que, desde el punto de vista semántico, ambas marcas comparten un aspecto denominativo breve y evocativo, pese a lo cual existen notorias diferencias (fs. 36 vto.). Agrega que en la clase 41, el término “KIDS” es de uso común (fs. 37) por lo que el uso qu e tiene la actora del término no es privativo. En cuanto a lo auditivo, entiende que la vocalización es completamente distinta; a la vez que en lo gráfico existen claras diferencias (fs. 38). Asimismo, agrega que en la marca concedida se excluyó especialmente el uso para “servicios educativos” mientras que la marca del accionante tiene por fin proteger precisamente ese servicio (fs. 39). De tal manera sostiene que las marcas no son asociables, pese a compartir un término de uso común, por lo que pueden convivi r en el Registro sin vulnerar las normas marcarias ni los principios invocados por la actora (fs. 48 y 48 vto.). 4) En su contestación, el MIEM solicitó la citación de BB como tercero; y por Decreto N° 621/2025 se hizo lugar a lo peticionado. De tal forma, compareció BB. sosteniendo que no existe confundibilidad entre las marcas ni posibilidad de error en los consumidores. En efecto, argumentó que no existe coincidencia fonética (fs. 56) y que el término “KIDS” es de uso común (fs. 56 vto.). Asimismo, sos tuvo que la marca concedida no abarca a los servicios educativos que es el rubro en el que gira la actividad de la actora (fs. 55). En definitiva, defendió la pacífica coexistencia de las marcas (fs. 56 vto.). 5) Por Decreto N° 906/2025, se abrió el expediente a la etapa probatoria y por Sentencia N° 179/2025 se fijó el objeto del proceso y de la prueba, admitiendo los antecedentes administrativos como único medio probatorio en autos. Luego, al quedar firme dicha Resolución, se citó a las partes a formular sus alegatos (Decreto N° 1385/2025). 6) En consecuencia, alegó el MIEM (fs. 76) remitiéndose a su contestación de demanda; BB (fs.78) también alegó destacando que en la clase 41 fue excluida en su registro , y reitera que la partícula “KIDS” es de uso general en la clase 41 por lo que la marca de la actora es de carácter “débil”, a lo que se agrega que no comparten el tipo de servicios ofrecidos, de manera que defiende que no existe confundibilidad. Por últi mo, alegó AA (fs. 83) volviendo sobre la confundibilidad de las marcas registradas en la clase 41. 7) Por Decreto N° 1605/2025 se tuvieron por presentados los alegatos y se remitieron los autos a la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo , por tratarse de un asunto que tramita en instancia única. De manera que se produjo el Dictamen N° 656/2025 por el cual la Procuraduría sugirió confirmar el acto. Al respecto, sostuvo que las diferencias fonéticas y ortográficas permiten la pacífica coexistencia en el mercado; y agregó que la marca debe ser consid erada en su globalidad y no desmembrando lo s términos, así como que la marca prerregistrada es débil, lo que obliga a un cotejo más laxo en el análisis, sin perjuicio de que el público de la clase 41 es discriminador y atento. 8) Luego, se dispuso el pase del expediente para el dictado de Sentencia Definitiva (Decreto N° 1903/2025) y los autos fueron puestos nuevamente al despacho el día 6 de noviembre del 2025. No obstante, se deja constancia de que entre el 27 de noviembre y el 12 de diciembre, la suscripta se encontró amparada a licencia, motivo por el cual, el plazo para el dictado de la presente se vio suspendido (art. 182 inc. 1°). CONSIDERANDO: 1) Esta Sede, considerando las alegaciones de las partes, las resultancias del cúmulo probatorio y la normativa aplicable, habrá de desestimar la pretensión ejercitada, compartiendo la sugerencia efectuada en el Dictamen de la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo. 2) El objeto del proceso que se sigue en estas actuaciones. De acuerdo con lo dispuesto por el art. 175 inc. 3 corresponde, en primer término, referir al objeto del proceso que se ha fijado en estos autos, conteniendo los puntos litigiosos y sometidos a decisión. Así, por Sentencia N° 179/2025 se fijó el objeto del proceso en determinar si la Resolución impugnada fue dictada acorde a Derecho o, en cambio, debe ser anulada por ilegítima, de acuerdo con los agravios esgrimidos. Mientras que el objeto de la prueba quedó circunscripto a la existencia de confundibilidad entre las marcas “OUR KIDS” y “OKIDS” tal como se encuentran registradas y atendiendo a las clases respecto a las que se han concedido. Por tanto, deberán analizarse los hechos de acuerdo con las pruebas recabadas en autos, y contrastarlas con el marco jurídico aplicable para dilucidar el tema propuesto para la decisión. 3) Los hechos que se tienen por ciertos y los que se encuentran probados (art. 175 inc. 3). En cuanto a los hechos que se han tenido por ciertos o no han resultado controvertidos, son todos aquellos que no han conformado el objeto del proceso y de la prueba; por tanto, corresponde analizar únicamente aquellos que se encuentran cuestionados en estos autos. En función de ello, y de acuerdo con las disposiciones del CCA, se pasa a analizar la prueba agregada en estos obrados, la que consta únicamente de lo que surge de los antecedentes administrativos contenidos en el expediente 2024 -8-4-0000324. Por tanto, las referencias a foliatura que se hagan en este apartado, se harán en relación con el expediente administrativo, salvo que se indique algo diferente. De allí surge que SANMBBULY S.A. solicitó el registro de la marca “OKIDS” con carácter mixto (fs. 3 a 5). Contra ello, dedujo oposición la accionante (fs. 6 a 13), de lo que se confirió vista (fs. 15). A su vez, surge que existen otras marcas prerregistradas en la clase 41 que cuentan con el término “KIDS” (fs. 16 y 17), motivo por el cual se dedujo también oposición de oficio (fs. 20). Tras evacuarse la vista conferida (fs. 21 a 23), la administración informó el caso (fs. 24 a 27) aconsejando no hacer lugar a la oposición de AA y levantar la oposición formulada de oficio. De tal forma, se concedió el registro, tal como luce en la Resolución impugnada (fs. 29), esto es: “para distinguir los productos/servicios comprendidos en la/s Clase/s internacional/es 41 (excepto: servicios educativos), 43 y 45”. Ante ello, la ahora accionante interpuso los recursos de revocación y jerárquico (fs. 31 a 36) y se produjo el informe que luce de fs. 48 a 52. En este, la Administración sostuvo que “las marcas en pugna presentan claras diferencias que permiten su coexistencia en el registro y en el mercado ”, las que además “ hacen improbable que los signos marcarios sean pasibles de confusión” o asociación, por lo que se sugirió mantener el acto. Así se hizo por Resolución obrante a fs. 54. La misma opinión fue compartida por el MIEM al resolver el recurso jerárquico (fs. 58 a 61, y 74 a 76). Como se dijo antes, no surgen en autos otros elementos probatorios, por lo que es en base a lo antes relevado que habrá de resolverse el asunto. 4) Previo a ingresar en el análisis de confundibilidad propiamente, es necesario delimitar el alcance de la clase internacional 41, ya que es a su respecto que se plantea el presente conflicto marcario. En tal sentido, de acuerdo con la clasificación Niza, la clase 41 comprende principalmente todo tipo de formas de educación o formación, los servicios cuya finalidad básica es el entretenimiento, la diversión o el ocio de las personas, así como la presentación al público de obras de arte plásticas o literarias con fines culturales o educativos. Se trata, entonces, de una clase de servicios amplia, pues comprende, entre otras actividades, la organización de exposiciones con fines culturales o educativos; los servicios de traducción y de interpretación lingüística; la publicación de libros y textos no publicitarios; los servicios de reporteros, los reportajes fotográficos; servicios cultural es, educativos y recreativos prestados por parques de atracciones, circos, zoos, galerías de arte y museos; etc. No obstante, a su respecto, debe tenerse presente que la marca de la accionante “OUR KIDS” refiere a la prestación de servicios educativos, pues se trata de una institución de tal naturaleza. En efecto, su objeto consiste en “ promover, patrocinar, dirigir y fomentar toda clase de actividades educativas, de enseñanza, culturales, científicas, técnicas, integrativas, deportivas y artísticas que contribuyan a la formación espiritual, h umana, profesional, social y cívica de las personas, en los distintos niveles de desarrollo ” (fs. 29). Mientras que, BB sostuvo que su marca refiere a una “ empresa que brinda servicios de niñeras a domicilio, para días y horarios determinados ”; razón por la cual también registr ó su marca en las clases 43 (relativa a preparación de alimentos y bebidas para el consumo, así como los servicios de puesta a disposición de alojamiento temporal) y 45 (referida a servicios jurídicos y de seguridad, así como ciertos servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales). A lo que debe agregarse que la marca de BB., “OKIDS”, no puede ser legítimamente utilizada para proteger servicios educativos de la clase 41, dada la expresa exclusión efectuada en el acto impugnado. Por tanto, en función de la base probatoria antes relacionada y de la delimitación que viene de efectuarse, habrá de analizarse la existencia de confundibilidad entre las marcas “OUR KIDS” y “OKIDS” tal como se encuentran registradas y atendiendo a las clases respecto a las que se han concedido. La confundibilidad “tiene que ver con la probabilidad de que dos signos marcarios se asemejen entre sí de forma que induzcan a confusión al público consumidor, o puedan hacerlo ” (MERLINSKI, R. Y SALA VERRY , L.; Las marcas en el Uruguay; Ed. AMF: Montevideo, 2000; p. 35). Por lo que “El juez debe obligadamente colocarse en el papel del público consumidor para determinar si hay posibilidad de confusión ” (OTAMENDI, J.; Derecho de marcas, Ed. Abeledo Perrot: Bs. As., 2002; p. 182). Esto es, debe posicionarse com o consumidor en el específico ámbito del mercado del que se trate, y tras ello realizar un análisis razonable y tan objetivo como sea posible para determinar si existe posibilidad de confusión en el caso concreto, en el sector de actividad específico en el que debe dilucidarse el caso. Para ello, explica OTAMENDI que el análisis de confundibilidad se ve asistido por una serie de reglas, extensamente trabajadas por la doctrina y la jurisprudencia, a los efectos de desprender los elementos subjetivos que pueden influir en el estudio. De tal forma, se entiende que las marcas deben ser cotejadas en for ma sucesiva y no simultánea, puesto que es así como podría darse la situación en la perspectiva de la realidad del consumo, siendo excepcional que las marcas se presenten simultáneamente, frente al consumidor. A su vez, se debe n considerar especialmente aquellos elementos en que exista coincidencia. También se requiere un análisis en conjunto, y no en las partes integrantes de la marca. Por otra parte, debe atenderse a cuál es el público consumidor, cuál es el mercado concreto al que está destinado la marca, de forma que la especialidad de ese sector de la población debe valorarse especialmente. Así, no es igual un público genérico (como en productos de consumo masivo), que uno específico en una determinada área del mercado. Ello implica valorar la atención que el consumidor presta en la adquisición de un determinado producto o servicio. Sin perjuicio de lo cual, la posibilidad de confusión debe probarse, brindado elementos que permitan o favorezcan el concreto análisis del comportamiento del público objetivo de cada una de las marcas, a los efectos de que el Juez pueda analizar si existen puntos de conexión entre ellos (Cf.: OTAMENDI, J.; Derecho de marcas, Ed. Abeledo Perrot: Bs. As., 2002; pp. 178 a 205). Por lo que habrán de seguirse tales pautas en el análisis de acuerdo con los elementos que han sido aportados. En primer lugar, apreciadas las marcas en su conjunto, de forma sucesiva, no se advierte más coincidencia que el uso de la palabra “KIDS”. A su vez, esa coincidencia, no genera confusión gráfica, fonética ni conceptual. Desde el punto de vista gráfico, no puede soslayarse que se trata en ambos casos de marcas mixtas y este es un elemento diferencial en el análisis. En efecto , en las marcas que contienen elementos gráficos particulares, que contienen formas y colores destinados a generar asociación directa con la marca, éstos adquieren un rol y efecto determinante que, en ocasiones, se iguala o incluso sobrepone al contenido denomi nativo. Tal es así que, en algunos supuestos, la sola aparición de formas o colores genera asociación con la marca. En el caso, las diferencias gráficas no pueden soslayarse y ello determina un ámbito de crucial diferenciación visual en los consumidores. En este sentido, no hay coincidencia ni en la denominación, ni en la pronunciación, pero tampoco en las formas ni en los colores que se utilizan, los que son por demás diferentes, en todo sentido. De tal manera, “El hecho de que las marcas en cuestión presenten ciertos elementos comunes, no es índice suficiente para descartar la nueva marca en beneficio de la más antigua. El examinante no puede juzgar la posibilidad de confusión sobre la única base de que determina do elemento de la marca solicitada, ya integra la marca opositora porque la marca es indivisible. Es la impresión de conjunto, en su similitud, la que provoca confusión; no cada una de sus partes constitutivas, individualmente consideradas (…)” (RIPPE, S., La Propiedad Industrial en el Uruguay, FCU: Mdeo; 1992; p. 319). Por tanto, realizando un análisis global, en el conjunto de la marca mixta no se de advierte que pueda existir posible confusión , ya que el único elemento común es el uso del vocablo “KIDS”. Es más, en cuanto al aspecto gráfico, se observa que no coinciden los colores ni las imágenes, ni las formas. Por tanto “la diferencia que se advierte en el aspecto gráfico de ambos conjuntos, permite concluir que el riesgo de confusión que pudiera existir queda disipado” (TCA, Sentencia Nº 836/2010). A su vez, tampoco se advierte que exista confundibilidad fonética; ya que, si bien puede existir coincidencia en una de las palabras utilizadas, el inicio de la marca es diferente. Por lo que al pronunciarse existe notoria diferencia entre una marca compuesta por dos términos , que se delimitan claramente, y otra compuesta por uno solo. Tampoco se advierte que exista confundibilidad conceptual por el hecho de que las marcas en pugna compartan un vocablo que es, además, descriptivo y de uso común. En efecto, “KIDS” es una palabra de uso extendido, especialmente en la clase 41, una denominación vulgar, descriptiva, que -en el caso- permite identificar el público al que está destinado el servicio. Tal es así que el solo término “KIDS” es utilizado por varias marcas en la misma clase (fs. 26 del expediente administrativo), por lo cual, las marcas que hacen uso del término sin mayores particularidades, se ven debilitadas frente a las que utilizan otros términos menos habituales o que contienen mayor fantasía. En este sentido, explica OTAMENDI que “ El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que va a distinguir o de sus características .” (OTAMENDI, J.; Derecho de marcas, Ed. Abeledo Perrot: Bs. As., 2002; p. 107). Y en este caso, el término “KIDS” no tiene distintividad, no supone ninguna originalidad ni particularidad. Por tanto, no se advierte que la marca concedida en el acto impugnado, pueda determinar confusión en el público consumidor. Antes bien, el elemento “ KIDS” es débil y así, no es suficiente para impedir el registro de otras marcas que lo utilicen. A todo lo anterior se adiciona que las marcas se destinan a servicios completamente diferente s y que, justamente, en el ámbito específico de la actividad de la actora (educación) no hay registro de BB., pues la impugnada excluyó los servicios educativos al otorgar la marca. Por tanto, no hay ámbito de consumo en que las marcas pudieran efectivamente concurrir y generar confusión. De tal forma, la marca concedida a la tercerista cumple con el art. 6 de la Ley 17.011, lo que legitima el acto impugnado. 5) El cumplimiento de la Sentencia. El artículo 177 inc. 4 impone al decisor la obligación de pronunciarse respecto a todas las causales de nulidad invocadas, agregando que ello debe servir de “orientación a la Administración para su cumplimiento” (art. 177 inc. 4º). En el caso, considerando que se habrá de adoptar la decisión de confirmar el acto y que no hay cuestionamiento a formular en cuanto a las actuaciones desarrolladas, se entiende que el cumplimiento de la Sentencia no requiere de especial orientación. 6) Sobre la facultad de recomposición del procedimiento administrativo. El artículo 190 inc. 2º del CCA, dispone que cuando la irregularidad del acto tenga relación con cuestiones atinentes a formalidades de los actos o a omisiones en el trámite del procedimiento administrativo, “el tribunal deberá señalar si la Administración conserva la potestad de recomponerlo a los efectos de dictar un acto legítimo”. A su vez, limita la posibilidad de recomponer un procedimiento que ya hubiese sido reconstituido. En el caso, se habrá de confirmar el acto por razones de fondo sin haber detectado omisiones formales que viciaren el procedimiento; por tanto, no corresponde pronunciarse respecto a la recomposi ción del procedimiento. Por los fundamentos expuestos, al amparo de lo dispuesto por los arts. 175, 176, 177, 179 y 190 del CCA, este Juzgado Letrado en lo Contencioso Anulatorio de 2º Turno, RESUELVE: 1) Confirmar el acto impugnado. 2) A efectos fiscales, fijar honorarios fictos en $50.500. 3) Notifíquese la presente a las partes y a la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo. 4) Oportunamente, archívese. Victoria Suárez Juez Letrado de lo Contencioso Anulatorio 2° Turno