Sentencia Definitiva N° 13/2006

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 6 de febrero de 2006. No. 13 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “SOUZA CRUZ S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (No. 400/01). RESULTANDO : I) Que a fs. 22-31 vta. comparece la firma Souza Cruz S.A., entablando demanda de nulidad contra la resolución dictada en fecha 30 de marzo de 2001 por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, en ejercicio de atribuciones delegadas, por la que se revocó la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de fecha 9 de febrero de 2000, en virtud de la cual se había anulado el registro de la marca “DERBY INTERNACIONAL” (etq), concedida bajo Acta No. 261.017, propiedad de la Compañía de Tabacos Monte Paz de Uruguay, en la clase internacional No. 34. La parte actora se agravió respecto del acto en causa, ya que a su juicio, ha sido dictado en violación de la norma de derecho. Expresa que la solicitud del recurso de anulación se fundó en el hecho de tratarse, la marca uruguaya, de una copia del signo marcario de la que ella era creador y titular, la marca “DERBY CLUB”, de su propiedad en Brasil desde 1922, habiendo adquirido, posteriormente, diferentes marcas “DERBY”, tanto mixtas como denominativas, todas en la actual clase internacional No. 34. Manifiesta que la marca que motiva esta acción, fue concedida en Uruguay con fecha 17 de mayo de 1983 para distinguir “cigarrillos”, llevando actualmente el No. 261.017 en la clase internacional No. 34 a nombre de Compañía Industrial de Tabacos Monte Paz, subsistiendo registrada en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, a los solos efectos de evitar la introducción al país de los auténticos cigarrillos “DERBY”, fabricados por ella en Brasil. Señaló que la demanda deberá ser acogida, en primer lugar porque lo que es nulo, ningún efecto puede producir, según principios de derecho, en segundo lugar porque la marca infractora contraviene lo dispuesto por el art. 2, numerales 12 y 13, de la Ley No. 9.956, siendo estas normas de naturaleza prohibitiva. II) A fs. 37 y vta. de autos comparece Compañía Industrial de Tabacos Monte Paz S.A., deduciendo tercería coadyuvante con el Estado. III) Que conferido el correspondiente traslado de la demanda ésta fue contestada a fs. 43/44 por el representante de la parte demandada, solicitando su rechazo y manifestando que el acto impugnado se ajusta plenamente a derecho, en virtud de que la marca en cuestión, presenta las claras diferencias que requiere el art. 6º de la Ley No. 17.011 respecto del signo prerregistrado. IV) Que abierto el juicio a prueba se produjo la que luce certificada a fs. 90. V) Que alegaron de bien probado las partes por su orden (fs. 92-98 y 101) y la tercerista (fs. 106-118). VI) Que fue oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien por Dictamen No. 384/2004, aconsejó la anulación del acto administrativo impugnado (fs. 121/121v.). VII) Se dispuso el pase a estudio y se citó a las partes para sentencia, la que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Que, desde el punto de vista formal, en la especie se verifica el correcto agotamiento de la vía administrativa, así como la oportuna deducción de la pretensión anulatoria dentro de los plazos legales. En consecuencia, corresponde que el Tribunal se aboque a decidir la cuestión sustancial planteada en autos. II) Que en autos, se procesa la resolución del Ministerio demandado quien, actuando en ejercicio de atribuciones delegadas, dispuso la revocación del acto de fecha 9/2/00, emanado de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que había anulado el registro de la marca “DERBY INTERNACIONAL” en virtud de considerar que violaba las normas que otorgan derechos en esa materia. Dicha marca había sido otorgada a favor de la empresa tabacalera “La Republicana” en el año 1983 y renovada en 1993 (fs. 128 y 131 A.A.) quien, a su vez, la transfirió a su competidora “Compañía Industrial de Tabacos Monte Paz S.A.” en 1995 (fs. 10 A.A.). Tiempo después, en 1998, la ahora actora solicitó la anulación de dicho registro, gestión que culminó con el amparo de su pretensión mediante resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial que anuló el registro (fs. 207 A.A.). Contra dicha resolución, la actual titular de la marca “DERBY INTERNACIONAL” interpuso recursos de revocación y jerárquico, siendo desestimado el primero de ellos por la Dirección Técnica de la Propiedad Industrial (fs. 228 A.A.), aunque amparado el segundo en la vía correspondiente mediante acto que da lugar al presente accionamiento (fs. 217 a 273 A.A.). III) El Tribunal, en mayoría, habrá de amparar el accionamiento en virtud de considerar con el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, que son de recibo los argumentos desplegados por la actora. El Cuerpo, con diferente integración, ha tenido oportunidad de pronunciarse en ese sentido sobre casos similares planteados por la misma actora en defensa de sus registros marcarios, amparando en dos ocasiones la pretensión anulatoria (Sents. 417/03 y 445/03) y desestimándola en otro por verificarse diferencias fácticas respecto de los anteriores (Sent. 517/03). Asimismo, concurriendo en la causa el interés del mismo tercerista que actuara en los casos referidos, quien planteara la no procesabilidad de la resolución atacada por ser reiterativa de otras anteriores, el Tribunal desestimará de plano dicho excepcionamiento por compartir los argumentos desplegados en los citados fallos, a los que remite brevitatis causae. IV) En cuanto a la cuestión de fondo, la misma se rige por lo dispuesto en el art. 226 de la ley 16.320 de 1992, que amplió la normativa establecida en el art. 18 de la ley 9.956. Y ello porque la nulidad fue planteada en vía administrativa en el mes de julio de 1998 (fs. 105 y ss. A.A). Por consiguiente, la invocación del argumento de la notoriedad de la marca debe sujetarse a la referida previsión legal. En mérito a la misma y conforme a la prueba producida en autos, el Tribunal en mayoría entiende que la actora acreditó de manera suficiente la prevalencia de su marca por razones de notoriedad. Surge de fs. 16 A.A. carpeta D que la marca “DERBY CLUB” fue concedida a la actora en el año 1922 para la protección de artículos de la clase Int. 34, habiendo sido renovada en forma constante. De manera que, tratándose los contendores marcarios de empresas tabacaleras, es presumible que la firma “La Republicana” primero y su sucesora “Monte Paz” después, tenían conocimiento de la existencia de la marca “DERBY CLUB” propiedad de la empresa brasileña que promueve esta acción. La folletería agregada de fs. 100 a 103 en A.A. es claramente demostrativa del amplio conocimiento que tenía en la plaza brasileña la marca registrada por la actora, cuya explotación data de muchos años antes que la que exhibe dicha folletería. Tal concepto fue, por otra parte, el aceptado por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial al anular el registro de la marca “DERBY INTERNACIONAL” (fs. 207 A.A.) y luego al desestimar el recurso de revocación (fs. 225). En ambas oportunidades se hizo caudal de la notoriedad de la marca “DERBY CLUB” y, por tanto, el derecho de la actora a resistir el registro nacional. No es menor, además, el argumento de que “Monte Paz” nunca llegó a utilizar la marca, lo cual sería indicativo del fin especulativo de su registro. En la especie, nos encontramos ante marcas, tanto mixtas como denominativas, rasgo que induce a ser más estricto en el análisis de la confundibilidad. Ambas pertenecen a clases que operan en el mismo mercado consumidor por lo que la posibilidad de confusión es mayor. Por otra parte, debe seguirse un criterio riguroso para el cotejo de las marcas a fin de evitar eventualmente el aprovechamiento indebido de la notoriedad de aquélla. Las funciones de la marca, esto es, indicación de origen, garantía de calidad, y atracción, se verían perjudicadas por la circulación de productos con la marca cuestionada al confundir a los compradores sobre aquellas características. La marca notoria se vería debilitada por la intrusión de un producto identificado con la otra marca al provocar confusión al comprador. La ley es clara en cuanto a la exigencia de diferenciar los signos marcarios a los efectos de evitar que se produzca directa o indirectamente la confusión respecto de su origen y cualidades (arts. 5 y 6 de la ley 17.011 y D. 34/99). Por los expresados fundamentos, el Tribunal, en mayoría, FALLA : Amparando la demanda y, en su mérito, anúlase el acto impugnado; sin especial condenación. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados de la parte actora y tercerista en la cantidad de $ 10.000 (pesos uruguayos diez mil), a cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Rochón, Dra. Battistella (d.), Dr. Lombardi (r.), Dr. Preza, Dr. Harriague (d.). Dra. Petraglia (Sec. Letrada). Discordia Dra. Battistella: Discorde por los siguientes fundamentos: Al igual que en le expediente Fa. 345/00 (RITZ), entiendo que toda la prueba aportada por la actora a fin de acreditar la notoriedad de su marca en Brasil y, por ende, la configuración denunciada “de piratería marcaria por parte de Monte Paz”, lo único que acredita es el uso de la misma a partir de fines del año 1993, pero no antes, véase en los antecedentes administrativos pieza A, declaración de fs. 44/6vta. en la que se expresa: “...1997 dando a conocer la conquista de la tendencia de los brasileños por las marcas nuevas en el mercado, citando como ejemplo la marca Derby, lanzada por la empresa Souza Cruz a fines de 1993 ...” (el subrayado no pertenece al original, fs. 52, 59/61, 99/103. En virtud de ello, toda la prueba aportada por la actora se corresponde con un período posterior a la fecha en que la misma fue registrada en Uruguay por ITMP, la que data del 9 de marzo de 1993 (Cf. fs. 1 A.A.), siendo de aplicación los fundamentos de la sentencia No. 517/2004. Discordia del Dr. Harriague: Discorde por los siguientes fundamentos: Por considerar en síntesis, que la notoriedad alegada por la accionante, punto fundamental a dilucidar en el caso de marras en aplicación de lo dispuesto por el artículo 226 de la ley 16.320, no fue probada en autos. La prueba documental agregada por la actora, no evidencia el “uso notorio” de la marca “Derby Club” a la fecha de solicitud del registro de la marca “Derby Internacional” (1978), más allá de las alegadas dificultades probatorias producidas por el paso del tiempo. Cabe recordar que la actora es quien pide la anulación del registro en el año 1998, cuando el mismo había sido concedido en 1983. La notoriedad del signo es probada, pero recién a partir de 1993, con el aditamento de que varias de las publicaciones agregadas por la actora, señalan en esa fecha la novedad de la marca en el mercado. El penúltimo inciso del artículo 226 de la ley 16.320, refleja el concepto de “notoriedad restringida”, recogido constantemente por la jurisprudencia del Tribunal y prohijada por el dicente, y si bien la norma no exige probar la notoriedad de la marca, sí establece que se acredite que el solicitante conocía o debía conocer su existencia. Cierto es que estamos frente a dos empresas del mismo rubro, pleiteando por marcas de la misma clase (en este expediente y en otros, y con litigios en varios países) lo que denota una actitud que no es dable cargar solamente a la empresa tercerista. Pero si bien La Republicana registra “Derby Internacional” (1983), con posterioridad a la “Derby Club” de Souza Cruz (1922); la actora registra el emblema de los dos caballos rampantes y en iguales colores (1992-1993), varios años después que la tercerista (registro de 1983, solicitado en 1978), para las cajillas de cigarrillos Derby que lanza al mercado en 1993, siendo que su registro constaba de otro diseño anteriormente (surge de los Antecedentes Administrativos, el dibujo de un caballo corriendo y un círculo, como diseño de la marca “Derby Club” en 1982). Inclusive, el no uso de la marca por la empresa uruguaya no fue obstáculo para que la empresa brasileña registrara un emblema prácticamente idéntico al de la nacional y que, al decir de Sciarra recogido por Gutiérrez Carrau (Manual Teórico Práctico de Marcas. Segunda edición. Pág. 97), “no ha podido ser concebido sin tener a la vista el signo ajeno”, condición para que se configure la “piratería marcaria”. Esto refuerza la característica de estas empresas, de conocer los registros ajenos (más allá de su uso y propaganda en el mercado). Es más, la marca “Derby Internacional”, puede haberse creado teniendo en cuenta la locución Derby; o puede ser copia de otra marca, pero no necesariamente la de la actora sino de la marca “Derby” registrada por La Republicana en 1968 que, a su vez, puede haber sido inspirada en aquella preexistente en Uruguay y cuyo registro había vencido. Las posibilidades son muchas pero los medios probatorios que obran en el expediente, no permiten al suscrito, fundándose en las reglas de la experiencia y en la sana crítica, presumir como probable o cierto que haya existido mala fe de la firma nacional a la hora de registrar “Derby Internacional”. Los indicios, no llevan a concluir que la tercerista conocía o debía conocer en 1978, el registro “Derby Club” de la empresa Souza Cruz, distinto en denominación y diseño al solicitado por La Republicana y todavía no extendido comercialmente. Mucho menos resulta probado en autos, que la marca “Derby Club”, fuera notoria en 1978. Es por lo expuesto, que considero debe confirmarse el acto por el cual se revocó la resolución de la DNPI que anulaba el registro de la marca “Derby Internacional”.