Sentencia Definitiva N° 716/2025

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 17 de diciembre de 2025. No. 716 Ministra redactora: Dra. Selva Klett VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados “AA con MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 400/2023). RESULTANDO : I) A fs. 6, compareció la Dra. BB, en representación de AA, interponiendo acción de nulidad contra la resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) con fecha 9/12/2022, que concedió el registro de la marca “ALFAXIN” para productos pertenecientes a la clase internacional 5. Afirmó la accionante que la marca a cuyo registro se opone “ALFAXIN”, no presenta claras diferencias y resulta confundible con la suya pre -registrada “ AVAXIM” Nº 496.211, que distingue “Sustancias farmacéuticas, drogas y vacunas”, por lo que ambas no pueden coexistir en el registro. Señaló que no se aprecian claras diferencias entre los signos en pugna. Se trata de signos confundibles desde el punto de vista gráfico y fonético, provocando su coexistencia riesgo cierto de confusión para el consumidor. También, en atención a la naturaleza de los productos protegidos y a proteger, se advierte que ambas marcas van dirigidas al mismo público. Transcribió los criterios doctrinarios y jurisprudenciales que se han elaborado para apreciar si existe o no confusión, citando casos que consideró análogos. Sostuvo que se le provoca un perjuicio a su empresa en tanto titular de la marca que se infringe y, por otro lado, también se perjudica al consumidor, ya que se lo induce en confusión. Por lo que , en definitiva, solicitó la anulación de la resolución enjuiciada por considerarla contraria a Derecho. II) Por Decreto N o. 4833/2023, se tuvo por iniciada la acción de nulidad, confiriéndose traslado de la demanda interpuesta, emplazándose a la Dirección General de Secretaria del MIEM a contestarla en el plazo legal, con carga de remitir los antecedentes administrativos bajo apercibimiento (fs. 20). III) A fs. 46, compareció a contestar la demanda CC, en nombre y representación del MIEM. Citando doctrina, sostuvo que se tratan de marcas farmacéuticas, en las que debe mitigarse el rigor comparativo. Indicó que la coexistencia pacífica de marcas farmacéuticas que presentan cierto grado de similitud deviene prácticamente necesaria dado el poco margen de fantasía que existe para constituirlas. De todas formas, afirmó que entre las marcas en pugna “ALFAXIN” y “AVAXIM”, existen diferencias desde el punto de vista visual, fonético y conceptual, que posibilitan su coexistencia pacífica en el registro y en el mercado. Señaló que si bien comparten letras comunes no son iguales sus raíces (“ALFA”, “AVA”), ni tampoco son iguales sus desinencias (“XIN”, “XIM”). Efectuado un cotejo de las marcas en pugna en su conjunto y desde el punto de vista del consumidor, se comprueba que presentan claras diferencias que le permiten, de conformidad a la Ley Nº 17.011, coexistir pacíficamente en el registro y en el mercado. En definitiva, concluyó en que la resolución impugnada es ajustada a Derecho, por lo que el Tribunal debe desestimar la demanda. IV) A fs. 55, el MIEM, al amparo de lo que dispone el art. 4º de la Ley Nº 20.010, denunció como tercero que podría verse afectado por la anulación de la resolución en cuestión a DD, tercero denunciado que no compareció en autos. V) Por Decreto Nº 542/2024, se dispuso la apertura del proceso a prueba por 10 días (fs. 62). Se diligenció la prueba ofrecida por las partes (fs. 64-80). VI) Por Decreto Nº 5192/2024, se estableció que alegaran las partes en el plazo común de 15 días hábiles (fs. 83). Las partes presentaron sus alegatos (demandada a fs.85 y actora a fs. 87). VII) Por Decreto Nº 5885/2024, se tuvieron por presentados los alegatos y se dispuso el pase de los autos en vista a la Sra. Procuradora del Estado en lo Contencioso Administrativo para dictaminar sobre el fondo del asunto (fs. 90). VIII) La Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, una vez que la demandada aportó los antecedentes que le solicitó (fs. 92 y vto.), se pronunció mediante Dictamen Nº 116/2025 sugiriendo la confirmación del acto administrativo impugnado (fs. 124 vto.). IX) Por Decreto Nº 1175/2025, citadas las partes, se dispusieron los autos para sentencia (fs. 126). CONSIDERANDO : I) En primer lugar, se advierte que la parte actora cumplió con los presupuestos establecidos en la Constitución de la República y normas concordantes para entablar la acción de nulidad (artículos 317 y 319 de la Constitución de la República y artículos 4 y 9 de la Ley No. 15.869). En efecto, impugnó la resolución dictada por la DNPI mediante los recursos administrativos de revocación y jerárquico en subsidio, los que interpuso en tiempo y forma con fecha 26/12/2022 (fs. 2-4 infolios). Configurándose el agotamiento de la vía administrativa en forma ficta con fecha 21/7/2022. Por lo que, la acción de nulidad presentada con fecha 10/8/2023 (cfme. nota de cargo de fs. 12), fue en tiempo hábil. II) Cumplido lo anterior e ingresando en el aspecto sustancial de la litis, el Tribunal, por unanimidad procederá a confirmar la resolución impugnada, en base a los fundamentos que se pasan a desarrollar. El punto central de la litis radica en determinar si existen diferencias entre las marcas “ALFAXIN” y “AVAXIM” y su posible coexistencia en el registro y mercado, sin generar confusión en el consumidor. La marca “AVAXIM” fue preregistrada por la actual parte actora, la que indica que se confunde con la concedida “ALFAXIN”, a favor de DD, por medio de la resolución impugnada. En primer lugar, corresponde mencionar que, el análisis de la confusión entre las marcas en pugna muchas veces no es concluyente, en este sentido, GUTIERREZ CARRAU, señaló: “… la determinación de la similitud apta para producir confusión resultará una cuestión de hecho, un juicio de carácter subjetivo realizado por un examinador (persona física el Director Técnico de la Propiedad Industrial, un asesor letrado, un juez). Por ello resultará una cuestión opinable y frente a un caso un examinador entenderá que existe posibilidad de confusión y otro que no. Incluso puede darse la posibilidad de que en el ámbito administrativo (Dirección Nacional de la Propiedad Industrial) se opine de una forma y en el ámbito judicial se sostenga lo contrario, o viceversa (…)” (Cf. GUTIERREZ CARRA U, “Manual Teórico - Práctico de Marcas”, p. 155)”. Efectuada la precisión anterior, corresponde destacar que, en relación a cómo debe efectuarse el análisis comparativo de las marcas en pugna, recordemos que BERTONE y CABANELLAS DE LAS CUEVAS enseñan que: “Los signos deben considerarse en su conjunto , en forma sucesiva y pre-reflexiva. El segundo es que el cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico) . El tercero es que debe atenderse más a las semejanzas generales que a las diferencias de detalle”. Siempre desde la perspectiva del potencial consumidor (BERTONE y CABANELLAS DE LAS CUEVAS. “Derecho de Marcas”. Tomo II. 2ª Edición. Bs. As. 2003. p. 46. El subrayado no pertenece al original). Asimismo, en el estudio comparativo, debe prestarse atención al producto o servicio que pretende representar la marca, para identificar así la figura del consumidor al que están dirigidos dichos productos, que en el caso refieren a la clase internacional 5 (Productos farmacéuticos). En este sentido, OTAMENDI, expresa que: “ Dado que es al consumidor a quien se le atribuirá la posibilidad de confusión, es imperativo que el juzgador conozca quién será el consumidor y así saber cuál será su reacción frente a las marcas en cuestión. Por ello se ha dicho que “a los fines de resolver la confundibilidad marcaria, es de fundamental importancia establecer qué clase de público resultará comprador de los artículos protegidos por las marcas en conflicto (…) Cuanto mayor sea la atención que prestará el consumidor, más benevolente puede ser el cotejo de las marcas y viceversa. El juez protege así los intereses del público, en la medida que éste las requiera ” (OTAMENDI. “Derecho de Marcas”. 4ta. Edición. LEXIS NEXIS Abeledo-Perrot. Bs. As. 2002. P. 184). En el caso que nos ocupa, el Tribunal advierte que el “comprador eventual”, en principio, no calificaría en el standard medio, sino que podría sostenerse que, frente a los productos farmacéuticos, se encuentra un consumidor guiado por un profesional (médic os, veterinarios o técnicos en farmacia) o especialmente atento en virtud de que está en juego la salud. Entonces, de inicio, podría suponerse que se trata de un acto de consumo guiado, ya sea indicado por receta médica o recomendación de un profesional de farmacia. Por ello, en el caso de que se expendieran los productos bajo receta médica o control profesional, es claro que el acceso a este tipo de productos en el mercado no sería el común -venta libre-, sino que sería caracterizado por un consumidor especialmente cuidadoso, diligente y asesorado. Sin embargo, es discutible que lo anterior se verifique en el caso, ya que no fue acreditado que el probable consumidor califique como “selectivo”, en otras palabras, no existen elementos para concluir por ejemplo que la compra del producto requiera receta. En consecuencia, el Tribunal comparte lo sostenido por CHIJANE, en relación al criterio a utilizar para el cotejo de esta clase de marcas, en cuanto: “… no corresponde invocar un criterio benévolo si el propio solicitante no efectúa una limitación clara del tipo de medicamento y no restringe su uso a la prescripción médica o a su administración bajo vigilancia hospitalaria; en este supuesto deberá consider arse que el consumidor accederá sin restricciones al producto y que el solicitante podrá comercializarlo sin limitaciones que pudieran evitar la colisión marcaria ” (CHIJANE DAPKEVICIUS, “Derecho de Marcas”, REUS-B de F. Montevideo , 2007, p.377. El subrayado no pertenece al original). Sin perjuicio de lo cual, de todas formas el Tribunal considera que, de la comparación entre los signos , apreciadas las semejanzas y no las diferencias, visualizando el conjunto de las marcas, observándolas alternativamente y prestando una atención común y ordinaria desde la perspectiva del consumidor promedio, la solicitada reúne en relación al antecedente, los requisitos exigidos por el art. 6 de la Ley Nº 17.011. En este sentido, conforme lo indica la parte demandada “Los signos en conflicto no comparten ni sus raíces (“ALFA” - “AVA”) ni sus desinencias (XIN - XIM), y en cuanto a éstas últimas, le asiste razón a la titular del registro cuando manifiesta que dichas desinencias son muy frecuentes dentro de los registros marcarios que protegen la clase internacional 5” (fs. 103 infolios). Por lo que, en definitiva, entre las denominaciones en pugna no se advierte la confusión fonética, gráfica o conceptual, por lo que corresponde desestimar la demanda. III) Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en atención a lo dispuesto por los arts. 309 y 310 de la Constitución de la República, por unanimidad, FA L L A : Desestímase la demanda y, en su mérito, confírmase el acto impugnado. Sin sanción procesal específica. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retir e la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada No. 34/2023 ; art. 371 de Ley No. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora, en la cantidad de $ 50.500 (pesos uruguayos cincuenta mil quinientos). Oportunamente, expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese. Dra. Rossi, Dr. Corujo, Dra. Klett (r.), Dr. Cal, Dr. Reyes. Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).