Sentencia Definitiva N° 711/2025

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 17 de diciembre de 2025 No. 711 Ministra redactora: Dra. Rosina Rossi. VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “ AA con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 28/2024). RESULTANDO : I) Surge de fs. 13 que el 15 de febrero de 2024 la accionante dedujo demanda de nulidad contra la Resolución de fecha 3 de agosto de 2022, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que desestimó el registro de la marca (tridimensional) sol icitado bajo expediente No. 496510 a nombre de AA de Suiza para distinguir los productos de la Clase Internacional 14 (Artículos de joyería, etc.) (fs. 48 de los A.A.). Manifestó que la impugnada se basó en el dictamen de fecha 27 de julio de 2022, el que citó, y que la marca resultaba plenamente registrable al reunir las notas de novedad y fantasía requeridas por la normativa marcaria. Indicó que se realizó un incorrecto análisis del caso, y discrepó con el criterio del examinador que entendió que la marca constituía la forma usual o de uso común o necesario para distinguir los productos de la clase internacional 14. Destacó que, si el nombre o la forma adoptada no se encuentra en las condiciones apuntadas, no puede considerarse como genérico; y que el signo era original y de fantasía con plena aptitud marcaria con relación a los productos protegidos. Agregó que no podía sostenerse que la marca, cuyo registro se solicitó, sea un signo descriptivo, de uso común o necesario para distinguir los productos de la clase internacional 14; y que, por el contrario, tiene todas las características de novedad, fantasía, especialidad y distintividad requeridas por la ley. Señaló que el consumidor de estos productos es altamente atento y ejerce su elección en base a criterios muy determinantes que incluyen el origen del producto, la calidad, sus componentes y su precio, sin riesgo de confundibilidad por parte de estos. En suma, solicitó la anulación del acto impugnado. II) A fs. 36, el 6 de mayo de 2024 la representante del Estado - Ministerio de Industria, Energía y Minería contestó la demanda. Señaló que el acto había sido dictado conforme a derecho, con fundamento en el art. 6 de la Ley 17.011 y el numeral 11 del art. 4 de la misma norma. Adujo que el diseño solicitado no cumplía con poseer la distintividad requerida para registrarse como marca. Remitió a los informes recaídos en la instancia administrativa, y destacó que la significación del anillo clavo es pública y notoria, siendo numerosas las firmas del ramo joyería que ofrecen ese diseño. Citó jurisprudencia al respecto, y bregó por que se desestimara la pretensión anulatoria incoada. III) Abierto el juicio a prueba, se produjo la que obra agregada entre fs. 50 y 86. IV) Alegaron las partes en el plazo común: la demandada a fs. 89, y la actora a fs. 91 y ss. V) Se confirió vista a la Sra. Procuradora del Estado en lo Contencioso Administrativo, que produjo el Dictamen Nº 179/2025 que obra a fs. 96 aconsejando confirmar el acto en proceso. VI) Se llamó para sentencia, girando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes acordaron su dictado en forma legal. CONSIDERANDO : I) Sistema contencioso anulatorio aplicable. Al tiempo del dictado de esta sentencia se encuentran vigentes dos sistemas contencioso anulatorios aplicables, cada uno de ellos, en función de la fecha de su iniciación conforme dispone el art. 206 de la Ley 20.333. De allí que corresponde precisar que en este caso resulta aplicable el sistema reglado por el Decreto Ley 15.524, Leyes 15.869, 20.010 y 20.212 en tanto este proceso se promovió el 15.2.2024 contra un acto administrativo notificado el 8.8.2022. II) Control formal del accionamiento. En la especie, se han acreditado los extremos legales habilitantes requeridos por la normativa vigente (artículos 4 y 9 de la Ley N° 15.869) para el correcto accionamiento de nulidad. En efecto, se demanda la nulidad de la Resolución de fecha 3 de agosto de 2022, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que desestimó el registro de la marca (tridimensional), solicitado bajo expediente No. 496510 a nombre de AA de Suiza para distinguir los productos de la Clase Internacional 14 (Artículos de joyería, etc.) (fs. 48 de los A.A.). Contra dicha decisión, notificada a la actora el 8 de agosto de 2022 según afirmación no controvertida, interpuso recursos de revocación y jerárquico (el 18 de los mismos mes y año – fs. 4 a 8 infolios, y 48 vta. a 52 A.A.). Por Resolución de fecha 23 de noviembre de 2023, dictada por el Ministro de Industria, Energía y Minería en ejercicio de atribuciones delegadas, se desestimó el recurso jerárquico (fs. 65 vta. y 66 A.A.), la que se notificó el 20 de diciembre del 2023, ta mbién según afirmación no controvertida. Finalmente, la demanda de nulidad de autos fue incoada en tiempo y forma (el 15 de febrero de 2024, nota de cargo a fs. 19 de autos). III) La decisión del Tribunal. El Tribunal, en decisión adoptada por unanimidad de sus integrantes y coincidiendo con lo dictaminado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, acordó desestimar el planteo anulatorio impetrado en mérito a los fundamentos que se desa rrollan en los siguientes numerales. IV) Emerge de los antecedentes administrativos agregados al proceso que AA presentó el 4 de julio de 2018 solicitud de registro de la marca de productos tridimensional de anillos de clavo par a la clase internacional Nº 14 (fs. 1 y ss. de los A.A.). En marzo de 2021 , la DNPI dedujo oposición de oficio a dicha solicitud en base a lo dispuesto en la Ley N°17.011 (fs. 6 y 7 A.A.), de la que se otorgó vista al solicitante (fs. 7 vta. A.A.) y fue evacuada de fs. 8 a 26 de los A.A. El 27 de julio de 2022 , se emitió un informe, suscrito por la asesora letrada Dra . BB, en el que sostuvo: “ (…) la suscrita entiende que la solicitada no puede ser objeto de registro debido a que carece de fantasía; no contiene ningún elemento especial, particular, arbitrario o novedoso que le permita al público distinguirla de otros. Por lo expuesto, la oposición de oficio deducida por División Marcas es de recibo, ya que la forma tridimensional, propuesta no posee un diseño suficientemente singular ni llamativo y es de uso común para los productos que se pretenden proteger” y aconsejó que: “atendiendo a los extremos antes mencionados y por aplicación de los artículos 6 y 34 de la Ley Nº 17.011, (…) mantener la oposición de oficio, y desestimar la presente solicitud de registro” (fs. 45 vta., a 47 A.A.). Finalmente, fue emitido el acto impugnado, que desestimó el registro de la marca solicitada (fs. 48 A.A.). V) La cuestión a decidir es la relativa a la legitimidad o no del acto impugnado en función de que resolvió denegar el registro de la marca por carecer de la nota de fantasía y distintividad requerida por la legislación marcaria. Como punto de partida, cabe consignar que la contienda se sitúa en el ámbito de las marcas tridimensionales. El Tribunal ha tenido oportunidad de abordar y analizar similar temática a la que nos ocupa, entre otras, en la Sentencia Nº 503/2024, por lo que corresponde remitirse a la misma. Así en la referida sentencia, el Cuerpo entendió que: “Al respecto, Bertone y Cabanellas han advertido que “ el concepto de marca tridimensional comprende signos que resulten perceptibles tanto por el sentido de la vista como el del tacto, quedando comprendidos en dicha calificación los envoltorios, envases, las formas especiales del producto, etc. Esta circunstancia implica que esos elementos u objetos tengan particular capacidad distintiva; esto es, que sean identificables precisamente por su forma ” (Cf. Luis Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, “Derecho de Marcas”, tomo 2, editorial Heliasta, 2008, 3ª edición, p. 422) (sentencias Nos. 203/2008, 324/2009, 415/2010, 586/2020, 252/2021 y 507/2021, entre otras) (la negrilla y el subrayado no están en el original). En similar sentido, Beatriz Bugallo ha destacado: “(…) la condición básica para que un signo pueda constituir una marca es que tenga aptitud distintiva de productos o servicios. En particular, en cuanto a la marca tridimensional su forma: a) no puede tener carácter funcional respecto del objeto, b) debe imprimi r al objeto una particular recognoscibilidad (…) Una forma tridimensional debe servir para identificar productos o servicios de un titular y distinguirlos de los de otro. A su respecto se aplican iguales principios que en materia de signos denominativos. En este sentido, tendrá carácter genérico una forma que se encuentre habitualmente entre las que se utilizan para un producto o embalaje determinado y no podrá ser objeto de protección exclusiva ” (Cf. Beatriz Bugallo Montaño, “Propiedad Intelectual”, FCU, Montevideo, 2006, p. 126) (sentencias Nos. 562/2013, 586/2020, 661/2020, 26/2021, 252/2021 y 507/2021, entre otras) (la negrilla y el subrayado no están en el original). En el caso, la Administración desestimó la solicitud en base al artículo 4 numeral 11 de la Ley No. 17.011 que establece: “A los efectos de la presente ley no serán considerados como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta: (…) 11) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía , es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad .” (la negrilla y el subrayado no pertenecen al texto original). En el casus, recaía sobre la pretensora la carga de acreditar que el diseño tridimensional de oso que pretendía registrar como marca tridimensional resultara de fantasía, presentando las características de novedad, especialidad y distintividad.” Tales extremos son los que debió acreditar la actora en autos, sin ser suficiente que detentara el registro en otras jurisdicciones, como pretendió al desplegar su batería argumentativa en su libelo introductorio (fs. 17 infolios). En efecto, del análisis de la solicitud de registro de la marca de obrados surge que la figura tridimensional que se peticiona no posee fantasía ni presenta características de novedad, especialidad y distintividad que la hagan merecedora del registro (véase fs. 2 A.A.). En tal sentido, es de verse las diversas imágenes glosadas entre fs. 29 y 35 infolios, agregadas por la demandada al contestar la demanda, para constatar la similitud del registro denegado, con la figura tridimensional del anillo clavo que utilizan distintos proveedores. Así las cosas, el diseño cuyo registró se solicitó (fs. 2 A.A.), consiste en un anillo en forma de clavo que no se diferencia en lo más mínimo de otros que se comercializan en el mercado, siendo la figura tridimensional idéntica a la de otras empresas al compararlas respecto a su tamaño, forma y dimensión, y que carece de fantasía; no contiene ningún elemento especial, particular, arbitrario o novedoso que le permita al público distinguirla de otros, conforme - se coincide y - lo consignó la Asesoría Letrada de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (fs. 45 vta., a 47 A.A.). De modo que, el formato propuesto, no aporta a través de su diseño los caracteres de originalidad, novedad y fantasía que debe de tener a los efectos de ser distinguible de otros productos de su misma especie y, por ende, encarta dentro de la hipótesis de nulidad absoluta para su registro conforme al artículo 4, numeral 11 de la Ley No. 17.011. Finalmente, el argumento respecto a la afirmación de que AA ha obtenido el registro de la marca en otras jurisdicciones, no es pertinente para cuestionar el proceder de la Administración demandada, en virtud de la autonomía del ordenamiento jurídico nacional y del principio de soberanía Estatal. No pudiendo trasladarse a un Estado la solución adoptada por otro. En definitiva, corresponde confirmar el acto procesado. Por tales fundamentos, y atento a lo preceptuado en los artículos 309 de la Constitución Nacional y 23, 24 y 25 del Decreto -Ley N°15.524, el Tribunal, FALLA : Desestímase la demanda incoada y, en su mérito, confírmase el acto impugnado. Sin sanción procesal específica. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada Nro. 34/2023: art. 371 de Ley Nro. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $50.500 (pesos uruguayos cincuenta mil quinientos). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese. Dra. Rossi, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Cal, Dr. Reyes. Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).