Sentencia Definitiva N° 698/2025

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 9 de diciembre de 2025. No. 698 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “EMPRESA AA con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 275/2024). RESULTANDO : I) Compareció la Dra. BB en representación de la empresa AA, y promovió la presente acción anulatoria contra la Resolución de la Encargada del Área de Signos Distintivos dictada en ejercicio de atribuciones delegadas, por la cual se concedió el registro de la marca “LOYAL BRAND” (mixta) para distinguir los artículo s/servicios comprendidos en la clase internacional No. 1, por el conjunto y sin derechos privativos sobre los términos que la componen (artículo 7° de la Ley No. 17.011) (fs. 38). Sostuvo que tal decisión vacía de protección los únicos dos componentes denominativos del signo “LOYAL BRAND” desconociendo la unidad conceptual y distintiva del conjunto marcario. Afirmó que la resolución impugnada restringe injustificadamente el alcance de los derechos marcarios, pues califica las expresiones como genéricas o descriptivas sin aportar fundamento suficiente y en contradicción con precedentes de la propia DNPI. Indicó que, pocos días antes, la misma Oficina concedió al mismo solicitante la marca denominativa “LOYAL” con plenos derechos exclusivos para los mismos productos de la clase 1, sin efectuar objeción alguna relativa a su carácter genérico o descriptivo. A su entender, no existe razón jurídica que justifique que, una semana después, el mismo término sea declarado de uso general al analizar la marca mixta “LOYAL BRAND”, configurándose u n cambio de criterio sorpresivo, infundado y contrario a la teoría de los actos propios, máxime cuando los productos distinguidos son idénticos y el vocablo a analizar es sustancialmente el mismo. Entendió que la resolución carece de motivación adecuada, pues tanto el dictamen previo como el acto impugnado se limitan a transcribir normas relativas a nombres genéricos y denominaciones descriptivas, sin demostrar que “LOYAL BRAND” ni sus componentes s ean usualmente empleados para denominar o calificar productos químicos incluidos en la clase internacional 1. Destacó que la clase comprende sustancias químicas para la industria, agricultura, fotografía, entre otras, y que nada indica que “LOYAL BRAND” describa cualidades, propiedades o atributos de tales productos. Subrayó que expresiones como “LOYAL” o “LOYAL BRAND” no remiten, en lenguaje usual, a características de productos químicos -como toxicidad, composición, color, densidad o punto de fusión - y que tampoco pueden considerarse adjetivos aplicables a ellos. Añadió que la traducción al inglés del término “LOYAL” (“leal”) tampoco es un atributo pertinente para este tipo de productos. Afirmó que el signo “LOYAL BRAND” posee capacidad distintiva suficiente, tanto en su configuración global como en sus elementos denominativos, los cuales no son descriptivos ni evocan de manera directa, usual o inequívoca los productos de la clase. Recordó que la doctrina exige, para negar la exclusividad marcaria, que el vocablo ingrese claramente en las hipótesis previstas en los numerales 9, 10, 11 o 12 de la Ley No. 17.011, lo que -a su juicio- no ocurre en autos. Asimismo, destacó que la originalidad o fantasía de una marca no exige necesariamente la invención de un término, pudiendo consistir en palabras existentes que, sin describir el producto, actúan como signo distintivo. Indicó además que la marca “LOYAL BRAND” se encuentra registrada con derechos plenos en numerosos países -incluidos Estados parte del Convenio de París - lo cual evidencia su carácter distintivo y su uso internacional consolidado. Alegó que el Estado uruguayo se encuentra obligado, conforme al artículo 6 quinquies del Convenio de París, a conceder protección acorde con la obtenida en otros países, salvo qu e concurran causales de irregistrabilidad que aquí no se verifican. Sostuvo también que la empresa actora utiliza la marca de forma extensiva en el sector agrícola, habiendo obtenido registros en Uruguay del signo “LOYAL”, lo que conforma un portafolio marcario coherente con su presencia internacional. Argumentó que, aun si se entendiera que el signo tiene algún matiz descriptivo, igualmente se beneficiaría de la doctrina del secondary meaning, recogida en el artículo 8 de la Ley No. 17.011, dado el uso conocido y especialmente buscado por el público del sector agrícola, circunstancia que refuerza su aptitud distintiva. En definitiva, la empresa accionante concluyó que la resolución recurrida aplica erróneamente el artículo 7° de la Ley No. 17.011, desconoce el carácter distintivo de la expresión “LOYAL BRAND”, incurre en falta de motivación y contradice precedentes inmed iatos de la propia DNPI, causándole un perjuicio directo, personal y legítimo al limitar la protección del signo cuyo registro solicitó (fs. 2 a 16 vto.). II) Conferido el traslado de precepto, compareció el Dr. CC en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería , y contestó la demanda, controvirtiendo sus términos y solicitando su rechazo. Expuso que el agravio planteado por la actora se circunscribe exclusivamente al vocablo “BRAND”, en tanto el acto impugnado fue objeto de revocación parcial al resolverse el recurso de revocación interpuesto en sede administrativa. Explicó que, mediante dicha decisión, la DNPI dispuso: (a) revocar parcialmente la resolución de 7 de agosto de 2023, que había concedido el registro de la marca “LOYAL BRAND” (mixta) por el conjunto y sin derechos privativos sobre todos los términos que la componen; y ( b) conceder el registro de la marca “LOYAL BRAND” (mixta) para la clase internacional 1, estableciendo que la única expresión sin derecho exclusivo es el término “BRAND”. Afirmó que, a partir de esta modificación, el agravio subsiste solo respecto del término “BRAND”. Señaló que “BRAND”, cuyo significado en inglés es “marca”, carece de fantasía, por lo que no puede acceder a protección privativa en los términos de la Ley No. 17.011. Transcribió pasajes del dictamen de la Asesoría Letrada de fecha 30 de julio de 2024, donde se concluyó que el término “BRAND” ha pasado al uso general y que carece de la fantasía y distintividad exigidas por la normativa marcaria. En apoyo de este criterio, se citó doctrina de Gutiérrez Carrau relativa a vocablos vulgarizados por su empleo extendido en diversos rubros comerciales, lo que impide reconocerles exclusividad. Añadió la Administración que el término ya había sido concedido anteriormente en la clase internacional 1 sin derechos privativos. En consecuencia, sostuvo que el acto administrativo emitido refleja el fiel cumplimiento de las disposiciones que regulan la materia (fs. 29 a 30 vto.). III) Abierto el juicio a prueba, las partes ofrecieron sus probanzas, las que fueron diligenciadas (fs. 32, 49, 60, 62). IV) Se confirió plazo para alegar de bien probado, del cual ambas partes hicieron uso, formulando sus respectivos alegatos (fs. 65, 67, 75 a 76 vto.). V) Se confirió vista a la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, la cual, representada por la Dra. Silvana Nessar, emitió el Dictamen No. 106/2025, en el que aconsejó desestimar la demanda y confirmar el acto en causa (fs. 78 y 80 a 81 vto.). VI) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 83). CONSIDERANDO : I) El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por unanimidad de sus miembros naturales y compartiendo la solución propuesta por la Procuraduría, desestimará la pretensión anulatoria por los fundamentos que a continuación se exponen. II) En autos se impugna la resolución dictada por la Encargada del Área de Signos Distintivos, en ejercicio de atribuciones delegadas, mediante la cual se concedió el registro de la marca “LOYAL BRAND” (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase internacional No. 1, por el conjunto y sin derechos privativos sobre los vocablos que la integran (artículo 7° de la Ley No. 17.011) (fs. 38). Tramitada la vía recursiva, la Administración dictó resolución el 8 de agosto de 2024, revocando parcialmente el acto cuestionado y concediendo el registro de la marca “LOYAL BRAND” (mixta) sin derechos exclusivos únicamente respecto del término “BRAND” (fs. 45 vto. y 46). En virtud de lo dispuesto por el artículo 60 del Decreto -Ley No. 15.524 -según el cual, en caso de revocación parcial o reforma, el objeto del proceso queda constituido por el acto tal como resulta de la modificación introducida- la presente acción de nulidad debe entenderse dirigida exclusivamente contra la porción del acto que subsiste incólume, esto es, la negativa de otorgar exclusividad sobre el vocablo “BRAND”. III) En el aspecto formal, se ha verificado el cumplimiento de las exigencias que según la normativa vigente (Constitución, artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869, artículos 4 y 9) habilitan el examen de la pretensión anulatoria. IV) Con base en los actos de proposición de las partes, el objeto del presente proceso consiste en determinar la legitimidad o ilegitimidad de la resolución impugnada que, al conceder el registro de la marca mixta “LOYAL BRAND” para distinguir productos comprendidos en la clase internacional 1, denegó el otorgamiento de derechos exclusivos sobre uno de los vocablos que integran el signo, concretamente el término “BRAND”. De manera que corresponde dilucidar si dicha negativa de exclusividad se ajusta al régimen marcario establecido por la Ley No. 17.011 y si la motivación brindada por la Administración resulta suficiente para fundar la consideración del vocablo como genéric o, descriptivo o de uso común. Asimismo, integra necesariamente el objeto de la controversia determinar si, aun admitiendo un carácter inicialmente descriptivo del término, la marca reivindicada se beneficia del fenómeno de la distintividad adquirida o secondary meaning previsto en el artículo 8 de la Ley No. 17.011, extremo invocado por la parte actora como fundamento adicional para cuestionar la decisión administrativa. V) A partir de lo expuesto, el Tribunal comparte la posición de la parte demandada en cuanto a que el vocablo inglés “BRAND”, cuya traducción al español es “marca”, ingresa en las hipótesis prohibitivas previstas en los numerales 9 a 12 del artículo 4° de la Ley No. 17.011, resultando legítima la denegatoria de derechos exclusivos sobre el término conforme al artículo 7° de la misma norma. El citado artículo 7° dispone que los signos comprendidos en las prohibiciones de aquellos numerales podrán integrar un conjunto marcario, pero sin derechos privativos sobre los mismos; mientras que los numerales 9, 10, 11 y 12 del artículo 4° establecen, como causales de irregistrabilidad, las denominaciones técnicas, comerciales o vulgares empleadas para expresar cualidades o atributos de los productos o servicios (núm. 9), las designaciones usuales para indicar su naturaleza, clase o especie (núm. 10), las palabras que hayan pasado al uso general y los signos o diseños carentes de fantasía (núm. 11) y las expresiones en idioma extranjero cuya traducción se encuentre comprendida en los supuestos anteriores (núm. 12). Conforme a tales previsiones, el término “BRAND” constituye un vocablo común y genérico, que refiere directamente a la noción de “marca”, susceptibles de aplicación uniforme a cualquier producto o servicio sin capacidad diferenciadora respecto del origen e mpresarial. Tal carácter se adecua a las hipótesis normativas señaladas: es una designación usual (núm. 10), ha pasado al uso general en el ámbito comercial (núm. 11) y, en cuanto palabra en idioma extranjero, su traducción encuadra en los numerales 9 a 11 (núm. 12). Como destaca Bugallo, los vocablos que se han vulgarizado son aquellos a los que se recurren para designar los productos o servicios “ con prescindencia del significado marcario” (Bugallo, B “Propiedad Intelectual” T. I, 2ª Edición, FCU, 2022, pp. 143 y 147). Asimismo, como señalara este Tribunal en Sentencia No. 663/2022: “(…) Desde la academia, Otamendi hace hincapié en que una partícula semejante, de uso común, no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la confundabilidad. Sabe que tendrá que coexistir con marcas anteriores que la incluya y con las posteriores que también la tomen…”. De modo que, no pueden ser monopolizados al constituir términos indispensables para la competencia. Tal es precisamente el caso del vocablo “BRAND”, carente de fantasía o novedad, sin especialidad semántica y sin aptitud distintiva. A ello se suma que el término ya había sido concedido anteriormente sin derechos exclusivos en la misma clase internacional 1. Incluso, la propia accionante reconoce expresamente la falta de distintividad al afirmar en su demanda: “Es entendible que la marca “BRAND” aisladamente no revista exclusividad…” (fs. 44 vto. y 3, respectivamente). Todo lo cual conduce, en forma convergente, a concluir que no es jurídicamente posible atribuir exclusividad sobre el vocablo en disputa. VI) Tampoco se configura en autos la denominada “significación secundaria” ( secondary meaning ), esto es, la distintividad adquirida por el uso prolongado o intensivo del signo en el mercado. Sobre el punto, Gutiérrez Carrau enseña que la significación secundaria “es la “distintividad” que adquiere un signo “no distintivo” por su uso como marca. Es un carácter semántico especial adquirido por el uso, que hace que un signo “no distintivo” se convierta en “distintivo” (…) Se le llama significación “secundaria” porque existe un significado “primario”: el significado gramatical, literal o natural del signo. Pero luego, mediante el uso en el comercio, adquiere un significado “s ecundario”: como marca. Así ese mismo signo termina simbolizando o significando algo más, “distingue” los bienes de un comerciante, adquiere un valor, representa un origen, una calidad, un prestigio, una clientela. De tal forma que llega un momento en que el “significado s ecundario” como “marca” por su uso y publicidad por la distintividad adquirida, se transforma en el “significado primario” (su significado o función como marca destaca por sobre el significado natural o literal del signo). Por tanto, la “significación secundaria” es “secundaria” en el tiempo, más no en importancia” (Gutiérrez Carrau, Juan Manuel “Manual Teórico - Práctico de Marcas”, Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, Tercera Edición, Montevideo, 2009, p. 110). En la misma línea, Chijane indica que el fenómeno ocurre cuando “como consecuencia de su uso en el mercado, mute semánticamente o simbólicamente, perdiendo en la percepción del público consumidor su contenido conceptual propio (significado genérico) para pasar a individualizarse como una marca que distingue determinad o producto o servicio (significado específico). (…) para que el signo adquiera distintividad sobrevenida no solo bastará que él sea percibido como una marca identificativa de determinado producto o servicio sino que además, es necesario que ese producto o servicio resu lte asociado con determinada persona física o jurídica” (Chijane, Diego “Derecho de marcas”, Reus - B de F, año 2007, p. 85 a 86). De acuerdo con Gutiérrez Carrau, siguiendo a J. Thomas McCarthy, la “probada fuerza distintiva” puede acreditarse mediante prueba directa (testimonios, declaraciones juradas, encuestas) o prueba circunstancial (exclusividad, tiempo y modo de uso, publicidad realizada, inversión económica, clientela, cuota de mercado). Cuanto más genérico o descriptivo sea el signo, mayor deberá ser la carga probatoria exigida, en atención al interés público de mantener disponibles los términos de uso común (Sentencia No. 355/2021). En el caso, no se produjo prueba idónea que permita concluir que la denominación “LOYAL BRAND” haya adquirido una asociación directa, inmediata y consolidada en el consumidor nacional con productos identificables con la empresa actora. La parte no demostró que el público uruguayo perciba el signo como indicador de un único origen empresarial, ni que el uso invocado tenga la entidad suficiente para desplazar el significado genérico del término. En ausencia de prueba, el argumento relativo a la significación secundaria no puede prosperar. VII) Por lo demás, corresponde analizar el agravio relativo a la ausencia de motivación suficiente del acto impugnado. Analizadas las actuaciones, se evidencia que los fundamentos del acto surgen de los antecedentes que precedieron su dictado, particularmente del dictamen de fecha 30 de julio de 2024 que sostuvo la falta de distintividad del vocablo “BRAND” y su inclusión en los supuestos legales de prohibición (fs. 44 vto.). Conforme a la tradicional doctrina recogida por este Tribunal, siguiendo a Marienhoff, los antecedentes del acto constituyen motivación idónea y eficaz cuando permiten reconstruir las razones de la decisión administrativa, lo cual se verifica en autos. No existiendo carencia en cuando a la fundamentación del acto, el agravio por falta de motivación tampoco resulta atendible. VIII) Por las razones expuestas y lo establecido en los artículos 309 y 310 de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Desestímase la demanda y, en su mérito, confírmase el acto impugnado. Sin sanción procesal específica. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retir e la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada No. 34/2023 ; art. 371 de Ley No. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora, en la cantidad de $ 50.500 (pesos uruguayos cincuenta mil quinientos). Oportunamente, expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese. Dra. Rossi, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Cal (r.), Dr. Reyes. Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).