Sentencia Definitiva N° 370/2025

Montevideo, 22 de diciembre del 2025. SENTENCIA Nº 370/2025 SENTENCIA DEFINITIV A VISTOS: Para Sentencia Definitiva estos autos caratulados “AA con Estado – Ministerio de Industria, Energía y Minería . Acción de nulidad ” (Ficha: 13/2025), venidos a conocimiento de este Juzgado Letrado en lo Contencioso Anulatorio de 2º Turno. RESULTANDO: 1) En estas actuaciones se tramit ó la pretensión anulatoria ejercitada por AA en relación con la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el 8 de abril del 2024 en el expediente N° 536357. Por dicha volición se concedió el registro de la marca “SOYHOGAR” (mixta), por el conjunto y sin derechos privativos, en favor de BB del Uruguay, en la clase internacional 35. 2) En su demanda, la actora sostuvo que es titular de la familia de marcas “MULTIHOGAR” y “MULTI AHORRO HOGAR” en la clase 35, y que la marca concedida a BB es confundible con las previamente registradas por AA. En tal sentido, destac ó que la marca concedida “no presenta elementos diferenciales eficaces, no es lo suficientemente distintiva, ni presenta claras diferencias ” con las ya registradas de acuerdo con el art. 6 de la Ley N° 17.011 (fs. 8), con lo cual es asociable y confudible ortográfica, fonética y conceptualmente (fs. 8 vto.). Al respecto, sostuvo que el análisis de la marca debe hacerse en el “conjunto” y no descomponiendo el término. A su vez, refi rió que el signo ahora registrado se beneficiará del prestigio e inversión realizada respecto de su familia de marcas (fs. 9 vto.) y discrepa con la valoración efectuada respecto a sus marcas como “marcas débiles” o “breves” (fs. 11). Además, refiere que el consumidor de esta clase no es especialmente selectivo ni discriminador, por lo que la posibilidad de confusión (“riesgo de confusión mediato”), aumenta (fs. 12 a 13). Finalmente, agrega que la familia de marcas de la que es titular, supone “marcas notorias” (fs. 13) 3) Conferido traslado por Decreto N° 41/2025, se presentó el Ministerio de Industria, Energía y Minería (“MIEM”) a contestar la demanda (fs. 25) defendiendo que su accionar “ se ajustó a estricto Derecho” (fs. 26). En tal sentido, señaló que la norma exige que existan elementos que permitan diferenciar las marcas, valorando éstas globalmente, y de acuerdo con ello, no existe confundibilidad ni riesgo de asociación entre las marcas, existiendo claras difer encias entre sí (fs. 26 vto.). Además, sostuvo que los consumidores de la clase 35 son selectivos o discriminadores y que las marcas de la actora son “marcas débiles” (fs. 27 vto.), destacando que el registro de BB. fue por el conjunto y sin derechos privativos sobre los términos. También argumenta que no existe confundibilidad ortográfica, fonética ni conceptual (fs. 28 vto.) y que no hay afectación al prestigio y buen nombre de la accionante (fs. 29). Tampoco hay, a su juicio, riesgo de confusión mediato y no es posible aplicar el numeral 6 del art. 5 de la Ley N° 17.011. A su vez, en su contestación, el MIEM solicitó la citación de BB. como tercero. 4) Sustanciada la solicitud, se admitió la tercería por Decreto N° 441/2025. A fs. 74 se presentó BB. a contestar la demanda sosteniendo que no existe riesgo de confusión, siendo que su marca es suficientemente diferente a las del accionante (fs. 74 vto.). Así, afirm ó que las marcas pueden coexistir pacíficamente en el registro (fs. 76). Asimismo, explicó las diferencias en el negocio de AA. y el suyo (fs. 76 vto.), lo que -a su juicio - dificulta aún más la confundibilidad; y luego, refiere a las diferencias gráficas entre las marcas, destacando que la única coincidencia está en el uso del término “hogar”, palabra que es de uso común y es contenida en varias marcas. De tal forma entiende que el registro concedido se ajusta a Derecho y protege al consumidor (fs. 78). 5) Por Decreto N° 1002/2025, se abrió el expediente a la etapa probatoria y por Sentencia N° 189/2025 se fijó el objeto del proceso y de la prueba, admitiendo los medios probatorios ofrecidos, los que son exclusivamente documentales. Por lo que, al adquirir firmeza dicha Resolución, se citó a las partes a formular sus alegatos (Decreto N° 1480/2025). 6) En consecuencia, se presentó el MIEM reproduciendo los argumentos esgrimidos al contestar la demanda (fs. 98). Mientras que el accionante sostuvo que no existen claras diferencias entre la marca otorgada y la pre -registrada, y que los elementos gráficos y denominativos llevan a la confundibilidad y asociación de las marcas. Afirma también que se demostró que BB reprodujo las marcas de la actora para apropiarse del prestigio y notoriedad, en un propósito deliberado, incurriendo en la prohibición prevista en el art. 5 numeral 6 de la Ley N° 17.011. A su vez, argumenta que tal uso de la marca atenta contra su distintividad y supone un aprovechamiento indebido del prestigio generado. Finalmente, alegó la tercerista afirmando que AA no acreditó la posible confusión entre las marcas, y que no se comercializan los mismos productos, ya que mientras la actora comercializa electrodomésticos, la tercerista vende mobiliario. Asimismo, agrega que no existe intención de generar confusión y que existen múltiples marcas que utilizan el término “hogar” en la clase 35. 7) De tal manera, por Decreto N°1907/2025 , se dispuso el pase de los autos para Sentencia y el expediente fue puesto al despacho nuevamente el 31 de octubre del 2025 a los efectos del dictado de la presente. No obstante, se deja constancia de que entre el 27 de noviembre y el 12 de diciembre la suscripta se encontró amparada a licencia, razón por la cual, el plazo para el dictado de la presente se vio suspendido (art. 182 inc. 1°). CONSIDERANDO: 1) Esta Sede, considerando las alegaciones de las partes, las resultancias del cúmulo probatorio y la normativa aplicable, habrá de desestimar la pretensión ejercitada. 2) El objeto del proceso que se sigue en estas actuaciones. De acuerdo con lo dispuesto por el art. 175 inc. 3 corresponde, en primer término, referir al objeto del proceso que se ha fijado en estos autos, conteniendo los puntos litigiosos y sometidos a decisión. Así, por Sentencia N° 189/2025 se fijó el objeto del proceso en determinar si la Resolución por la que se concedió el registro de la marca “SOYHOGAR” a BB por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que lo componen, en la clase internacional 35, es ajustada a Derecho o debe anularse por ilegítima. Mientras que el objeto de la prueba quedó delimitado en relación con : (i) si existe confudibilidad entre las marcas que impida su pacífica convivencia y ello, en atención a: las propias marcas, al público consumidor de sus productos/servicios y el tipo de negocio que operan, (ii) si el registro de BB afecta los derechos previamente concedidos a AA, su reputación y buen nombre, así como si implica un aprovechamiento de tal circunstancia. Por tanto, habrán de analizarse a continuación tales extremos a la luz del material probatorio allegado a estos autos. 3) Los hechos que se tienen por ciertos y los que se encuentran probados (art. 175 inc. 3). En cuanto a los hechos que se han tenido por ciertos o no han resultado controvertidos, son todos aquellos que no han conformado el objeto del proceso y de la prueba; por tanto, corresponde analizar únicamente aquellos que se encontraban cuestionados en estos autos. En función de ello, y de acuerdo con las disposiciones del CCA, se pasa a analizar la prueba agregada en estos obrados, la que consta de lo que surge de los antecedentes administrativos aportados en el expediente 2025-8-4-000032, y la documental que surge agregada de fs. 38 a 42. Por tanto, cuando se haga referencia a foliatura obrante en el trámite administrativo, se indicarán las fojas seguidas de “AA”; mientras que, cuando se haga mención a foliatura propia de este expediente se referirá a las fojas sin más indicación. A su vez, debe tenerse presente que la documentación referida a la acreditación de lo requerido por el art. 153 lit. a) fue aportada en formato digital. De esta última surge que la accionante tiene registradas las marcas: “MULTIHOGAR” (mixta) en la clase 35; “MULTIAHORRO HOGAR” (mixta) en la clase 35, la que fue concedida por el conjunto, sin derechos privativos sobre el término “hogar” desde el 2024; “MULTIHOGAR” (denominativa) en la clase 35; y “MULTI AHORRO PLUS” (mixta) en las clases 29, 30, 31, 35 y 36. Del trámite administrativo surge que BB solicitó el registro de la marca mixta “SOYHOGAR”, la que en su imagen utiliza el término, un carrito de compras con una imagen de una casa adentro, en colores rojo, banco y negro (fs. 3 y 4, AA). Ante ello, se presentó CC oponiéndose al otorgamiento de la marca por el uso del término “SOY” (fs. 6 a 16, AA); y también AA. (fs. 17 a 30, AA), de las que se confirió vista a BB. Asimismo, surge que en la clase 35 existen varias marcas que utilizan el término “SOY” (fs. 37 a 39, AA), término respecto al cual también se formuló oposición de oficio (fs. 41, AA), de lo que se confirió vista. La vista de las oposiciones fue evacuada (fs. 42 a 57) afirmando que el giro de BB refiere a decoración y mobiliario de casas y oficinas en modalidad de venta electrónica, lo que difiere de la actividad de las opositoras, tanto en el contenido como en la forma de la venta , por lo que no existe coalición de intereses. Así, en cuanto interesa en este caso, también argumentó respecto a la no confundibilidad de los signos; en este sentido refirió que la marca de MULTIAHORRO HOGAR que se encuentra en uso contiene colores gris, blanco y anaranjado, sin imágenes particulares, pero con una grafía en la que se destaca “MULTIAHORRO”. Igualmente afirmó que el término “hogar” no puede ser detentado por ningún titular, y menciona otras marcas que contienen el mismo término. Los descargos fueron analizados en informe del 5 de abril del 2024, en donde se sostuvo que existen similitudes auditivas y semánticas, pero no gráficas por ser diferente la fantasía aportada por formas y colores; a la vez que sostiene que el término “HOGA R” es evocativo y de uso habitual (fs. 59, AA). En ese sentido, se relacionan otras marcas que contienen el término “HOGAR”, mixtas y denominativas, también registradas en la clase 35. De tal forma, se sugirió no hacer lugar a las oposiciones, acorde con lo dispuesto por los arts. 6 y 34 de la Ley N° 17.011. Y así, se concede el registro hoy cuestionado, sin derechos privativos sobre los términos que componen la marca (fs. 63, AA). La Resolución fue impugnada por CCy por AA (fs. 80 a 89, AA), sin que surja resolución al respecto. Por otra parte, AA aportó testimonio de capturas de pantalla (no acta de constatación notarial) en donde se visualiza la marca AA y MULTIAHORRO HOGAR ofertando productos (electrodomésticos) en diferentes instancias y en modalidad física y electrónica. Allí también se aprecia el uso de los colores anaranjado y gris en forma preponderante. Por tanto, es sobre la presente base fáctica que habrá de analizarse la aplicación de las disposiciones normativas referidas al punto de debate en autos. 4) A los efectos de encuadrar normativamente los hechos y dilucidar el objeto del debate debe comenzarse por precisar el alcance de la Clase 35, ya que es en ésta que se ha concedido el registro cuestionado. Así, de acuerdo con la clasificación internacional, la clase 35 comprende “ servicios que implican la gestión, la explotación, la organización y la administración comercial de una empresa comercial o industrial, así como los servicios de publicidad, marketing y promoción.” En tal sentido, abarca la decoraci ón de “escaparates”, la producción de programas de televenta, la optimización de motores de búsqueda con fines de promoción de ventas, entre otros. Ahora bien, considerando que se alega la confundibilidad marcaria, debe considerarse que en ese análisis “El juez debe obligadamente colocarse en el papel del público consumidor para determinar si hay posibilidad de confusión ” (OTAMENDI, J.; Derecho de marcas , Ed. Abeledo Perrot: Bs. As., 2002; p. 182). Para ello, el decisor se ve asistido por una serie de reglas, extensamente trabajadas por la doctrina y la jurisprudencia, a los efectos de desprender los elementos subjetivos que pueden influir en el estudio. De tal forma, se entiende que las marcas deben ser cotejadas en forma sucesiva y no simultánea, puesto que es así como podría darse la situación en la perspectiva de la realidad del consumo, siendo excepcional que las marcas se presenten al mismo tiempo frente al consumidor. A su vez, se debe considerar especialmente aquellos elementos en que exista coincidencia. También se requiere un análisis en conjunto, y no en las partes integrantes de la marca. Por otra parte, debe atenderse a cuál es el público consumidor, cuál es el mercado concreto al que está destinado la marca, de forma que la especialidad de ese sector de la población debe valorarse especialmente. Así, no es igual un público genérico (como en productos de consumo masivo), que uno específico en una determinada área del mercado. Ello implica valorar la atención que el consumidor presta en la adquisición de un determinado producto o servicio. En el caso, se trata de un registro en una clase amp lia, dirigida a un público genérico de consumidores, que en función de los servicios que se ofrecen no requiere de especial calificación. A esto último, debe agregarse que no se ha aportado ningún elemento probatorio que permita caracterizar particularment e al público consumidor de la Clase 35. A su vez , la posibilidad de confusión debe probarse, brindado elementos que permitan o favorezcan el concreto análisis del comportamiento del público objetivo de cada una de las marcas, a los efectos de que el Juez pueda analizar si existen puntos de conexión entre ellos. (Cf.: OTAMENDI, J.; Derecho de marcas, Ed. Abeledo Perrot: Bs. As., 2002; pp. 178 a 205). Así atendiendo a dichas reglas, no se advierte la confundibilidad. En efecto, debe atenderse que la marca concedida tiene el carácter de “mixta” y que las marcas de la accionante son tanto mixtas como denominativas. Ello implica un análisis particular y más exigente en cuanto a la confundibilidad marcaria. En efecto, la confundibilidad “ tiene que ver con la probabilidad de que dos signos marcarios se asemejen entre sí de forma que induzcan a confusión al público consumidor, o puedan hacerlo ” (MERLINSKI, R. y SALA VERRY , L.; Las marcas en el Uruguay; Ed. AMF: Montevideo, 2000; p. 35). Así, la valoración de marcas mixtas es diferente pues éstas contienen elementos gráficos particulares, formas y colores destinados a generar asociación directa con la marca, los que adquieren un rol y efecto determinante que, en ocasiones, se iguala o incluso sobrepone al contenido denominativo. Tal es así que, en algunos supuestos, la sola aparición de formas o colores genera la asociación con la marca. En el caso, si bien, tal vez no haya esa asociación directa en el público consumidor, las diferencias gráficas no pueden soslayarse y ello determina un ámbito de crucial diferenciación visual en los consumidores. En efecto, la grafía es diferente y también los colores que se utilizan, tal como se relevó en el apartado anterior; en concreto, no coinciden los colores ni las imágenes, ni las formas. Por tanto “la diferencia que se advierte en el aspecto gráfico de ambos conjuntos, permite concluir que el riesgo de confusión que pudiera existir queda disipado” (TCA, Sentencia Nº 836/2010). Tampoco se advierte que exista confundibilidad ortográfica, fonética o conceptual por el hecho de que las marcas en pugna compartan un vocablo que es, además, descriptivo y de uso común. En efecto, “hogar” es una palabra de uso extendido, una denominación vulgar, descriptiva, que -en el caso - permite identificar el tipo de productos o servicios ofrecidos, en forma por demás genérica (productos para el hogar, que pueden ser tanto electrodomésticos como mobiliario) sin mayores particularidades. Tal es así que el solo término “hogar” es utilizado por varias marcas en la misma clase y es por ello que no se concedieron derechos privativos sobre los términos que componen la marca cuestionada; haberlo hecho hubiese contrariado lo dispuesto por el art . 4 num. 9 de la Ley Nº 17.011. Respecto a dicho término compartido, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se pronunció en la Sentencia Nº 836/2010 afirmando que “El término ‘hogar’ puede ser aplicado a varios productos o servicios de muy diversa naturaleza, se trata de un vocablo del idioma, del que no puede pretenderse su uso exclusivo e ilimitado, y cuando ello ocurre la prohibición legal desaparece (Merlinski y Salaverry: “Las Ma rcas en el Uruguay” págs. 18-19). Se trata de un término de carácter genérico, que ha pasado al uso general, carente de ‘las notas de novedad, especialidad y distintividad requeridas por la ley marcaria. Es una denominación de lenguaje vulgar, común o usual aplicable a cualquier cosa…, expresión sobre la cual nadie puede pretender exclusividad y que puede ser utilizada por cualquier persona con igual derecho. Por tanto, no apropiable o de uso exclusivo, resultando inaceptable que alguien pretenda ser su dueño, con la prerrogativa de poder prohibir a los demás su uso’ (cf. Sent. No. 606/2009).” Y agrega más adelante: “ El término ‘HOGAR’ puede considerarse evocativo de cualidades o atributos de los productos, en lo que se refiere al destino que le dará el consumidor, lo que produce cierta debilidad en la fuerza distintiva de los signos marcarios, y conduce a que se deba tener cierta toler ancia (de parte del pre -registrante) en oportunidad que otra firma identifique productos en los que la primera no ostenta la propiedad exclusiva de la palabra.” En este sentido, explica OTAMENDI que “ El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que va a distinguir o de sus características.” (OTAMENDI, J.; Derecho de marcas, Ed. Abeledo Perrot: Bs. As., 2002; p. 107). Y en este caso, el término “hogar” no tiene distintividad, no supone ninguna originalidad ni particularidad, como sí lo hace el término “MULTIAHORRO” registrado por la actora y que se advierte como preponderante en el conjunto marcario de la accionante. Por tanto, no se advierte que la marca concedida en el acto impugnado, pueda determinar confusión en el público consumidor. Antes bien, el elemento “hogar” es débil y así, no es suficiente para impedir el registro de otras marcas que lo utilicen. A su vez, no puede soslayarse que se diferencian los canales de venta de las firmas en pugna . En efecto, mientras la accionante tiene varias tiendas, como ella misma acredita con la prueba documental, y canaliza su negocio por vía presencial y electrónica; “SOYHOGAR” solamente se dedica a las ventas electrónicas. Esto es, no tiene tiendas a las que el consumidor pueda acercarse creyendo que se trata de una tienda de la accionante; pues, para comprar debe acceder específicamente a la web de “SOY HOGAR”. Además, no venden el mismo tipo de productos. Todo lo cual aleja aún más la posibilidad de confusión en el público consumidor. De tal forma, en cuanto a si existe confudibilidad entre las marcas que impida su pacífica convivencia atendido a la naturaleza de éstas, al público consumidor de sus productos/servicios y el tipo de negocio que operan, la Sede entiende que no existe riesgo de confusión que justifique la anulación del acto impugnado , por lo que pueden coexistir pacíficamente. A su vez, en relación con si el registro de BB afecta los derechos previamente concedidos a AA., su reputación y buen nombre, así como si implica un aprovechamiento de tal circunstancia, tampoco se advierte tal extremo ni se ha producido prueba a su respecto. En efecto, tal aprovechamiento o intención de afectación no puede presuponerse ni derivarse del solo hecho de que sus marcas compartan un término de uso común. A ello se agrega que la imagen tampoco busca la semejanza o, al menos, no la consigue, por lo qu e no puede suponerse que existió tal intención. Asimismo, se advierte que en la Resolución del 2024 en la que se concedió el registro de “MULTIAHORRO HOGAR” consta que no se concedían derechos privativos sobre el término “HOGAR” y es sobre dicha base que se emite el acto ahora impugnado. Por tanto, la reputación de la actora y su buen nombre, no se relacionan al término “hogar” sino al que se ha entendido preponderante e identificatorio de la marca: “MULTIAHORRO”, término que sí reviste originalidad y fantasía suficiente. De tal manera, no se advierte que se configure lo dispuesto por el art. 5 numeral 6 de la Ley Nº 17.011, pues no se está reproduciendo parcialmente la marca, sino que se está haciendo legítimo uso de un término de uso común que identifica el género de los servicios ofrecidos. Y así, considerando todo lo que viene de exponerse, no se aprecia ilegitimidad en el acto impugnado. 5) El cumplimiento de la Sentencia. El artículo 177 inc. 4 impone al decisor la obligación de pronunciarse respecto a todas las causales de nulidad invocadas, agregando que ello debe servir de “orientación a la Administración para su cumplimiento” (art. 177 inc. 4º). En el caso, considerando que se habrá de tomar la decisión de confirmar el acto, no se visualiza que el cumplimiento de la Sentencia requiera de particulares indicaciones. 6) Sobre la facultad de recomposición del procedimiento. El artículo 190 inc. 2º del CCA, dispone que cuando la irregularidad del acto tenga relación con cuestiones atinentes a formalidades de los actos o a omisiones en el trámite del procedimiento administrativo, “el tribunal deberá señalar si la Administración conserva la potestad de recomponerlo a los efectos de dictar un acto legítimo”. A su vez, limita la posibilidad de recomponer un procedimiento que ya hubiese sido reconstituido. En el caso, se habrá de confirmar el acto por razones de fondo sin haber detectado omisiones formales que viciaren el procedimiento; por tanto, no corresponde pronunciarse respecto a la recomposición del expediente. por los fundamentos expuestos, al amparo de lo dispuesto por los arts. 175, 176, 177, 179 y 190 del CCA, este Juzgado Letrado en lo Contencioso Anulatorio de 2º Turno, RESUELVE: 1) Confirmar el acto impugnado, desestimando la demanda por los fundamentos expuestos. 2) A efectos fiscales, fijar honorarios fictos en $ 50.500. 3) Consentida o ejecutoriada, archívese. Victoria Suárez Juez Letrado de lo Contencioso Anulatorio 2° Turno