Sentencia Sentencia N° 478/2005

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 5 de diciembre de 2005. No. 478 VISTOS : Para sentencia, estos autos caratulados: “FNC S.A. con ESTADO - MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Fa. No. 128/03). RESULTANDO : I) La actora promueve demanda de nulidad contra la resolución de 16/10/2001 de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que concedió el registro de la marca “ROYAL EXPORT” (etq.) por el conjunto sin derechos privativos sobre los términos que lo componen excepto “ROYAL” (Acta No. 307.804), para distinguir los artículos comprendidos en la clase internacional 32. Afirma que, oportunamente, dedujo oposición contra la solicitud concedida, por razones de confundibilidad con la marca de su propiedad “ROYAL DELUXE” que también protege los artículos incluidos en la clase int. 32. Dice que la parte principal del signo marcario está constituido por la expresión “ROYAL”, dado que el término complementario EXPORT no puede reputarse fantasioso para los productos que distingue, como lo entendió la Administración cuando concedió la marca sin derechos privativos sobre el término “EXPORT”. II) El demandado en su contestación expresa, que el grupo marcario concedido y hoy impugnado presenta diferencias gráficas y fonéticas suficientes para la coexistencia en el registro marcario. Señala que oportunamente dedujo oposición al registro Compañía Cervecerías Unidas S.A. por sus registros ROYAL LIGHT y ROYAL GUARD, habiendo en consecuencia coexistido en el mercado registros para la misma clase internacional que incluyen el vocablo ROYAL. Agrega, por otra parte, que la marca opositora es denominativa mientras que la impugnada es mixta, por lo que la etiqueta agrega un elemento más de diferenciación. III) Abierto el juicio a prueba, se produjo la certificada a fs. 38, y alegaron las partes por su orden (fs. 40-41 y fs. 44). Previa vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen 420/2004), se llamó para sentencia y giraron los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes acordaron y dictaron sentencia en legal forma. CONSIDERANDO : I) Que en la especie, conforme a lo establecido en la normativa vigente (Ley No. 15.869), se han satisfecho debidamente los presupuestos esenciales habilitantes para el accionamiento en nulidad. II) El acto administrativo impugnado resultó ser la Resolución de fecha 16 de octubre de 2001, dictada por la Directora Técnica de la Propiedad Industrial, por la que se concedió el registro de la marca “ROYAL EXPORT (Etq.)”, por el conjunto sin derechos privativos sobre los términos que lo componen excepto “ROYAL” (art. 7 de la Ley 17.011 del 25/09/98), a favor de la firma BRYGGERIGRUPPEN A/C, de Dinamarca, solicitada bajo Acta No. 307.804, para distinguir los artículos comprendidos en la Clase Int. 32 s/d (A.A. fs. 71/72). Los agravios expuestos por la accionante, Fábricas Nacionales de Cerveza S.A., dijeron relación con esa concesión de registro a la marca “ROYAL EXPORT” para proteger “cervezas” de la Clase Int. 32, debido a que la misma colide con la prerregistrada de su propiedad “ROYAL DELUXE” dado que la parte principal del signo marcario que ahora se registra está constituido por la expresión “ROYAL”, lo que induce a confusión evidente entre ambos signos marcarios, merced a sus similitudes gráficas y fonéticas (art. 6 Ley 17.011). III) Que el Tribunal, por unanimidad -y compartiendo la posición del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo-, tras el análisis detenido del sub causa, se pronunciará por el rechazo de la pretensión anulatoria ejercitada. Es absolutamente cierto que, en mérito a la función distintiva que debe cumplir una marca, es necesario que el signo sea claramente distinguible de los que ya están registrados, exclusión que se justifica no sólo porque una marca sea idéntica a la anteriormente admitida, sino incluso con relación a aquellas que presenten rasgos de similitud confusionista. A poco que se repare en los antecedentes administrativos agregados, podrá comprobarse que, solicitado el registro de la marca “ROYAL EXPORT (etq.)” (A.A. fs. 42/43), dos fueron las firmas que se opusieron: Fábricas Nacionales de Cerveza S.A., alegando confundibilidad con su marca prerregistrada “ROYAL DELUXE”; y Compañía Cervecerías Unidas S.A., alegando confundibilidad con sus marcas prerregistradas “ROYAL LIGHT” y “ROYAL GUARD” (A.A. fs. 49/52 y 56/59). Luego, dictada la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial concediendo el registro -de conformidad con los dictámenes de la Asesoría Letrada (A.A. fs. 69 y 70)-, únicamente Fábricas Nacionales de Cerveza S.A. dedujo los recursos de reposición y jerárquico (A.A. fs. 5/8), sobreviniendo las resoluciones confirmatorias de la propia Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (A.A. fs. 14/15) coincidente con el dictamen de su Asesoría Letrada-Sector Recursos (A.A. fs. 11/13) y, del Ministerio de Industria Energía y Minería (A.A. fs. 20) de conformidad con el dictamen de su Asesoría Jurídica (A.A. fs. 18/18vto.). IV) La Corporación, ingresada a la apreciación de la posible similitud existente entre los signos en pugna, en una consideración de conjunto, en forma sucesiva y pre-reflexiva; relevándose sus semejanzas más que sus diferencias, es de la opinión que entre las marcas “ROYAL EXPORT (Etq.)” -mixta-, y “ROYAL DELUXE” -denominativa-; existen indudables diferencias de orden gráfico, fonético e ideológico, que habilitan su coexistencia pacifica en el registro y en el mercado. Gráficamente, resultan imposibles de confundir en el examen visual de conjunto, puesto que: “ROYAL EXPORT” se trata de una marca mixta, contenida en una etiqueta: “La marca consiste en la denominación “ROYAL EXPORT” en caracteres especiales y en dos niveles. Sobre la parte inferior del conjunto y atravesando parte de él se aprecian líneas ondulantes” (A.A. fs. 43vto.), que en su examen se aleja notoriamente de cualquier supuesto de confundibilidad de la meramente “denominativa” “ROYAL DELUXE”. Fonéticamente, porque aún existiendo un primer término en común como lo es ROYAL, la diferencia absoluta de sus respectivos segundos términos: EXPORT y DELUXE, exilia cualquier confusión auditiva entre los signos enfrentados. Ideológicamente -que es la consideración que deriva del mismo o parecido contenido conceptual de las marcas-, la diferencia es también pronunciada por cuanto mientras una evoca la idea de “exportación”, la otra lo hace con la idea “de lujo”. Todo ello claro está, en el marco de un cotejo “pre-reflexivo”, es decir en una aprehensión espontánea de las dos marcas; porque, obviamente, si únicamente puede comprobarse la existencia de confundibilidad después de un largo y trabajoso análisis, debe concluirse que, a los efectos legales, tal confundibilidad no existe. Lo anterior, en lo que hace a la posibilidad de confusión directa. Si en cambio el examen de confundibilidad se centra en su posibilidad indirecta, la que tiene lugar cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente lo fabricó, la respuesta viene sola a poco que se repare acerca de la existencia, ya, en el registro marcario, de marcas como “ROYAL DELUXE” y, “ROYAL LIGHT” y “ROYAL GUARD”, pertenecientes como se dijo, a otras dos diferentes empresas, y para proteger el mismo producto: “cerveza”; y hasta ahora han coexistido pacíficamente, en el registro y, en el mercado. Precisamente con relación al primero, no se conoce (nadie lo ha expresado) que algunos de los titulares de las marcas prerregistradas hubieran movilizado contra la de la competencia la acción de anulación prevista por el art. 23 de la Ley 17.011. Por qué entonces, no va a poder coexistir del mismo modo con las anteriores, la nueva marca “ROYAL EXPORT”, más siendo ésta, “mixta”, lo cual contribuye decididamente a su diferenciación. Todavía, coadyuva en la solución confirmatoria, la circunstancia de que en el mercado uruguayo es notorio que todas esas marcas refieren a cervezas importadas, y en ese campo la lógica de lo razonable nos dice que habrá de estarse frente a un consumidor con buen poder adquisitivo y, por ende selectivo, razón por la que el criterio de apreciación de la confundibilidad debería tornarse necesariamente benévolo. Siendo perfectamente aplicable al ocurrente, la teoría del “discriminating purchaser” (comprador discriminador), pues en materia de cervezas importadas el adquirente realiza una verdadera “discriminación” al seleccionar las marcas, de manera que su juicio o análisis se hace sofisticado y exigente, con lo cual desaparecen los riesgos de confusión; riesgos que se perfilan, en cambio, en el caso de productos de consumo masivo como la cerveza común de origen nacional (Cf. GUTIÉRREZ CARRAU, Juan: “Manual Teórico-Práctico de Marcas” pág. 89). Por lo fundamentos expuestos y lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal FALLA : Rechazando la demanda y, en su mérito, confirmando el acto administrativo impugnado. Sin especial condenación procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $ 12.000 (pesos uruguayos doce mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese Dra. Battistella, Dr. Rochón, Dr. Lombardi, Dr. Preza, Dr. Harriague (r.). Dra. Petraglia (Sec. Letrada).