Sentencia Interlocutoria N° 351/2025

Montevideo, 15 de diciembre del 2025. SENTENCIA Nº 351/2025 SENTENCIA INTERLOCUTORIA VISTOS: Para Sentencia Interlocutoria estos autos caratulados “AA contra Estado – Ministerio de Industria, Energía y Minería. Acción de nulidad ” (Ficha: 597/2025), venidos a conocimiento de este Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 2º Turno, en mérito a lo dispuesto por el art. 166 del CCA. RESULTANDO: 1) En estas actuaciones se tramita la pretensión anulatoria ejercitada por AA en relación con la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial en el expediente N° 536263 el día 25 de octubre del 2024. Por dicha volición, la Administración actuante otorgó el registro de la marca “KOLA REAL” a AA de Malta, por el conjunto sin derechos privativos sobre los términos KOLA y REAL, en la clase internacional 32 (personalizada) (fs. 3). 2) En su demanda, la accionante sostiene que el acto es ilegítimo por lo que reclama su nulidad. En tal sentido, señala que los motivos en los que se sustentó la decisión fueron erróneos y que la Resolución fue dictada con abuso o exceso de poder. Asimismo, entiende aplicable la presunción simple contenida en el art. 47 del CCA. En concreto, la actora sostiene que e l otorgamiento de la marca sin derechos privativos resulta improcedente y contrario a los principios del derecho marcario, puesto que se trata de u na denominación que constituye una expresión con suficiente fuerza distintiva. A ello agrega que los términos, separados, tampoco son descriptivos ni de uso común en relación con los productos comercializados y que el uso de “KOLA” no tiene relación con el sabor. También argumenta que se trata de una marca notoria , internacionalmente reconocida, de “Industrias San Miguel” que gira en el rubro de las bebidas no alcohólicas. Así, afirma que conceder la marca sin derechos privativos, puede abrir la puerta a otros registros que generen confusión en el consumidor o debilitamiento del signo. Por tanto, entiende que no existen motivos que fundamenten el acto y que éste no se encuentra debidamente motivado, habiendo sido dictado con exceso de poder. Asimismo, agrega que la Resolución se dictó sin haber conferido vista previa, en vulneración del principio de debido proceso. 3) Conferido traslado por Decreto Nº 1358/2025, se presentó el Ministerio de Industria, Energía y Minería (“MIEM”) a contestar la demanda (fs. 28). Al respecto, sostuvo que no corresponde aplicar la presunción de ilegitimidad y que lo que se negó fueron los derechos exclusivos sobre “KOLA” y “REAL” pues se trata de palabras genéricas, descriptivas, de uso común, y por ello, deben mantenerse disponibles para terceros. En especial, entiende que conceder el uso exclusivo de “KOLA” afectaría el derecho de terceros que registraron su marca con anterioridad (ya sea “COLA” O “KOLA” puesto que suenan igual) en la clase internacional 32. Por otra parte, sostiene que no se ha acreditado la notoriedad de la marca, que debe probarse y debe constatarse en territorio nacional. También defiende que el acto fue correctamente fundamentado y que el informe del Asesor no amerita vista; sin perjuicio de que la actora pudo acceder a él. 4) Por Decreto N° 1672/2025 se admitió la contestación de demanda y se abrió el expediente a la etapa probatoria. En tal oportunidad, se presentó el MIEM (fs. 40) ofreciendo las resultancias de autos y señalando que el objeto a dirimir es de puro derecho. Luego, se presentó la actora (fs. 75) ofreciendo prueba documental que adjuntó (fs. 43 a 74) y los antecedentes administrativos ya aportados. Tras ello, se confirió el plazo para el otorgamiento de contraprueba o prueba sobre prueba (Decreto N° 1873/2025) sin que se presentaran las partes. 5) De tal manera, se dispuso el pase de lo s autos para Resolución por Decreto N° 2041/2025 y el expediente fue puesto al despacho el día 13 de noviembre del 2025 a los efectos del dictado de la presente Sentencia Interlocutoria, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 166 del CCA. No obstante, se deja constancia de que entre el 28 -7 de noviembre y el 12 de diciembre, suscripta se encontró amparada a licencia, motivo por el cual el plazo para el dictado de la presente, se vio suspendido (art. 182 inc. 1°) CONSIDERANDO: 1) Previo a disponer acerca de la prueba, corresponde delimitar el objeto del proceso, atendiendo a que es a su respecto que habrán de probarse los hechos. El proceso anulatorio que se sigue en estos autos se rige por la iniciativa de parte y el principio de contradicción (art. 3 lit. d y f), por lo que su objeto está delimitado por lo que las partes dispongan en sus escritos. En concreto, a aquel los extremos que , siendo controvertibles, se encuentren efectivamente controvertidos. Por tanto, atendiendo a las alegaciones de las partes, el objeto del proceso se ha de establecer en determinar si la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial en el expediente N° 536263 el día 25 de octubre del 2024, lo ha sido acorde a derecho, o en cambio, debe anularse por ilegitimidad según los agravios esgrimidos. 2) A su vez, tomando en consideración lo anterior, la actividad probatoria habrá de delimitarse en cuanto a: (i) si el acto se encuentra debidamente motivado; (ii) si los motivos considerados para la decisión son contestes con los hechos del caso; (iii) si existió un obrar con exceso de poder. 3) En mérito a lo antes expuesto, corresponde en esta instancia pronunciarse acerca de la admisibilidad de los medios probatorios ofrecidos a los efectos de su diligenciamiento en sede jurisdiccional, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 167 del CCA. En tal sentido, se admiten y, en consecuencia, se agregan los antecedentes administrativos aportados en formato digital (en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 161 lit.b), conteni dos en el expediente 2025-28-4-0000213. Asimismo, se agrega la documental ofrecida por la actora de fs. 43 a 74. En cuanto a las resultancias de autos , la Sede entiende que no se trata de medios de prueba, sino que son el resultado del diligenciamiento de otros medios. Por tanto, son cuestiones que habrán de analizarse, eventualmente, en el momento de valoración de la prueba producida en autos. Por los fundamentos que vienen de exponerse, RESUELVO: 1. Fijar el objeto del proceso en determinar si la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial en el expediente N° 536263 el día 25 de octubre del 2024, lo ha sido acorde a derecho, o en cambio, debe anularse por ilegitimidad según los agravios esgrimidos. 2. Establecer el objeto de la prueba en determinar: (i) si el acto se encuentra debidamente motivado; (ii ) si los motivos considerados para la decisión son contestes con los hechos del caso; (iii) si existió un obrar con exceso de poder. 3. En su mérito, se agregan los antecedentes administrativos aportados en formato digital y la prueba de fs. 43 a 74. 4. Consentida o ejecutoriada, vuelvan para proveer sobre la continuación dl trámite.