Sentencia Definitiva N° 336/2025

Montevideo, 15 de diciembre del 2025. SENTENCIA Nº 336/2025 SENTENCIA DEFINITIV A VISTOS: Para Sentencia Definitiva estos autos caratulados “AA con Estado – Ministerio de Industria, Energía y Minería . Acción de nulidad ” (Ficha: 326/2025), venidos a conocimiento de este Juzgado Letrado en lo Contencioso Anulatorio de 2º Turno. RESULTANDO: 1) En estas actuaciones se tramit ó la pretensión anulatoria ejercitada por AA en relación con la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial que le concedió el registro de la marca “Mustang Mach E” sin derechos privativos respecto a los términos “Mach” y “E” (fs. 3); el 23 de agosto del 2024. 2) En su demanda, la actora manifestó que la decisión recurrida es ilegítima. Para ello, explic ó que los términos Mach y E no conforman términos técnicos, comerciales, vulgares, genéricos ni usuales, pero que sí integran la notoria marca identificatoria de vehículos eléctricos de AA (fs. 14 vto. y 15). Al respecto, sost uvo que se trata de un “elemento de un modelo específico de alta gama” que se ha consolidado. 3) A su vez, destacó que en la clase 12 no existe otra marca de autos que contenga el término “Mach” (fs. 15) y que éste “ posee carácter distintivo en su conjunto ” (fs. 15 vto.). Asimismo, sost uvo que excluir los derechos privativos a su respecto resulta arbitrario e injustificado; puesto que el “signo ‘Mustang Mach E’” posee la originalidad y distintividad exigidas (fs. 16). Además, su otorgamiento no limita la libertad de otras marcas, siempre que no se imite ésta en su totalidad (fs. 16 vto.). 4) Superado el control liminar de la demanda, se confirió traslado por Decreto N° 564/2025, ante lo cual se presentó el Ministerio de Industria, Energía y Minería (“MIEM”), a contestar la demanda, defendiendo la legitimidad del acto (fs. 23). Al respecto sost uvo que el acto ha sido dictado acorde a Derecho puesto que los términos se encuentran comprendidos en las prohibiciones de los numerales 9, 10 y 11 del art. 4 de la Ley 17.011 (fs. 24). En efecto, argumentó que los signos carecen de distintividad puesto que, en la clase 12, “E” refiere a “eléctrico” y “Mach” hace “referencia a la velocidad” (fs. 26, 28 a 29), agregando que no hay “notoriedad” y que, si la hubiere, sería irrelevante (fs. 27). Por lo que considera que los términos “Mach” y “E” deben continua r disponibles para su uso; sin perjuicio de proteger al conjunto “Mustang Mach E”, no correspondiendo otorgar exclusividad respecto de los últimos dos términos en forma separada (fs. 27 vto.) en tanto son signos descriptivos (fs. 29). Por tanto, entiende que la marca se ha otorgado correctamente (fs. 31). 5) La contestación fue admitida por Decreto N° 808/2025, abriendo el expediente a la etapa probatoria . De forma que por Sentencia Interlocutoria N° 157/2025 se fijó el objeto del proceso y de la prueba, agregando los antecedentes administrativos y la prueba documental aportada por la actora. 6) Luego, se citó a las partes a formular sus alegatos (Decreto N°1267/2025). En su mérito, se presentó la actora a fs. 89, reiterando que el registro, tal como fue concedido, es erróneo. En tal sentido, reitera que se ignora la relevancia de la combinación completa del signo y la notoriedad internacional de la marca, así como las inversiones realizadas a su respecto, lo que se acredita con la documental aportada. También alega que la marca fue concedida en otras jurisdicciones, y no existen razones para que la situación sea diferen te en Uruguay. También vuelve sobre la notoriedad de la marca y la posibilidad de que competidores utilicen los términos identificatorios de ésta. Por lo que entiende como “vital” que se otorgue la marca con derecho exclusivos, siendo que cumple con los requisitos de distintividad, notoriedad y originalidad. Por su parte, el MIEM remitió a la contestación de demanda y sostuvo que no se aportaron elementos que cambiaran el entendimiento de la cuestión (fs. 95). 7) En consecuencia, se dispuso el pase de los autos para el dictado de Sentencia (Decreto N° 1621/2025) y el expediente fue puesto nuevamente al despacho el 14 de octubre del 2025. No obstante, se deja constancia de que la suscrita se encontró amparada a lice ncia hasta el 17 de ese mes y entre el 27 de noviembre y el 12 de diciembre, motivo por el cual el plazo para el dictado de la presente se vio suspendido (art. 182 inciso 1°). CONSIDERANDO: 1) Esta Sede, considerando las alegaciones de las partes, las resultancias del cúmulo probatorio y la normativa aplicable, habrá de desestimar la pretensión ejercitada. 2) El objeto del proceso que se sigue en estas actuaciones. De acuerdo con lo dispuesto por el art. 175 inc. 3 corresponde, en primer término, referir al objeto del proceso que se ha fijado en estos autos, conteniendo los puntos litigiosos y sometidos a decisión. Así por Sentencia N° 157/2025 se fijó el objeto del proceso en determinar si la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el 23 de agosto del 2024 en el expediente N° 562328 fue dictada acorde a Derecho o, en cambio, debe ser anulada por ilegítima. A su vez, el objeto del proceso quedó delimitado en cuanto a si los caracteres “MACH” y “E” revisten la originalidad, distintividad o notoriedad suficientes para admitir su registro con derechos exclusivos o si, en cambio, tal exclusividad incurre en casuales de nulidad. Por tanto, habrán de analizarse las probanzas y argumentaciones a la luz del objeto establecido, a los efectos de dilucidar la cuestión planteada. 3) Los hechos que se tienen por ciertos y los que se encuentran probados (art. 175 inc. 3). En cuanto a los hechos que se han tenido por ciertos o no han resultado controvertidos, son todos aquellos que no han conformado el objeto del proceso y de la prueba; por tanto, corresponde analizar únicamente aquellos que se encontraban cuestionados en estos autos. En función de ello, y de acuerdo con las disposiciones del CCA, se pasa a analizar la prueba agregada en estos obrados, la que consta de lo que surge de los antecedentes administrativos aportados en el expediente 2025-8-4-0000134-5 y la prueba documental que figura de fs. 41 a 77 del presente. Por lo cual, cuando se haya de hacer referencia al expediente tramitado en sede administrativa se adicionará el término “AA” a la foliatura; mient ras que cuando se haga mención a las actuaciones obrantes en el present e expediente sólo se indicará la foliatura, sin más agregados. De tal forma, surge que AA se presentó ante el MIEM a solicitar el registro de la marca denominativa “Mustang Mach E” en la clase 12 (personalizada). Esto es, en cuanto a “v ehículos a motor, vehículos de motor eléctrico, automóviles de pasajeros, vehículos a motor de cuatro ruedas, vehículos utilitarios deportivos, furgonetas, camiones, vehículos todo terreno, partes estructurales y accesorios de los mismos” (AA, fs. 3 y 4). A su vez, de la búsqueda de antecedentes, no surgen marcas de otras personas que contengan dichos términos, excepto en cuanto a la “E” (fs. 6 y 7, AA). Ello, llevó a sugerir el otorgamiento del registro, pero sin derechos privativos sobre los términos “MACH” y “E” entendiéndolos comprendidos por el art. 7 de la Ley N° 17.011, así como en las prohibiciones de los numerales 11 y 12 del art. 4 de la misma Ley (fs. 8, AA). Sobre dicha base, se emitió la Resolución impugnada (fs. 10, AA). Tras ello, se interpusieron recursos de revocación y jerárquico (fs. 11 a 19), sin que surja decisión a su respecto. Por otra parte, se aportó documentación acreditante del registro de la marca en otras jurisdicciones (Canadá, fs. 42 y 57 vto. a 58; Estados Unidos, fs. 48 y 66 a 66 vto.; Australia, fs. 44 y 56 vto. a 57; Brasil, fs. 45; Ecuador, fs. 46; Unión Europea, fs. 46 vto. y 60 a 60 vto. ; Taiwán, fs. 47 vto. a 48 vto. y 63 vto. a 64 vto.; Corea, fs. 49 y 56; Arabia Saudita, fs. 49 vto. a 50; Emiratos Árabes, fs. 50 vto. a 5 4; Perú, fs. 54 vto.; Venezuela, fs. 55; Paraguay, fs. 55 vto.; China, fs. 58 vto.; India, fs . 61; Nueva Zelanda, fs. 61 vto. a 62; Turquía, fs. 65 a 65 vto.), las que se aportan sin traducción. Asimismo, se incorporó testimonio de impresiones de pantalla referentes a las características del producto que se identifica con la marca inscripta. Es decir, se trata de búsquedas en autoblog.com.uy, AA.es, autocosmos.com.uy y AAinca.net, relativas al AA Mustang Mach E. Es relevante precisar que no se advierte que la búsqueda haya sido respecto a “Mach” o a “E” sino a todo el término “Mustang Mach E”. Incluso, cuando se ofrece la prueba, se propone como “publicidad de MUSTANG MACH E” (fs. 78) y no de cada uno de los términos. Por otra parte, corresponde precisar que la inscripción se ha solicitado y realizado en la clase 12, la que refiere a vehículos y aparatos para el transporte terrestre, aéreo o acuático de personas o de mercancías, incluyendo tanto el producto como sus partes ; la que, a su vez, fue personalizada. 4) Tomando como base los elementos que anteceden, corresponde entonces analizar si existen en los términos “MACH” y “E” los caracteres de originalidad, distintividad o notoriedad suficientes para otorgar derechos privativos a su respecto ; o si tal concesión incurriría en causales de nulidad acorde con las disposiciones de la Ley N° 17.011. Al respecto, como se analizará, para la Sede los términos “MACH” y “E” por sí mismos deben mantenerse disponibles, no pudiendo concederse derechos privativos a su respecto. En primer término, debe afirmarse que tales expresiones por sí mismas, aisladas del conjunto, no revisten originalidad ni fantasía. En el caso del término “MACH” refiere a una unidad de medida de velocidad, y es en ese sentido y contexto que es utilizada por la accionante en la denominación del modelo. De forma que se trata de unidad como podría ser cualquier otra (centímetros, gramos, voltios, etc.), pero que es especialmente referida a un carácter relevante de los productos de la clase 12; esto es, lo s vehículos. Por tanto, el término no sólo es genérico, no original, sino que es o puede ser de uso común entre los productos de la categoría. En puridad, “Mach” es el apellido del físico que descubrió la fórmula de cálculo de velocidad de un objeto en relación con la velocidad del sonido, por lo que no se advierte cómo tal término podría ser asignado en forma privativa a persona alguna. Así, por sí solo, el término “MACH” no tiene aptitud distintiva sino meramente descriptiva o indicativa de una característica del producto. Tal es así que el supuesto encuadra plásticamente en la causal de nulidad establecida por el numeral 9 del art. 4 de la Ley 17.011, en la medida en que se trata de una denominación técnica utilizada para expresar cualidades o atributos del producto. Lo mismo puede sostenerse respecto a la letra “E”, la que sin perjuicio de insertarse directamente en lo dispuesto por el numeral 7 del art. 4 de la Ley 17.011, tampoco tiene originalidad, pues no es más que una letra. Además, la letra se utiliza como indicación de un atributo: el ser un vehículo eléctrico. Por tanto, no hay nada de fantasía, de creación o de originalidad en el uso del grafema , en ese contexto y en forma sólo denominativa. De tal manera, también se tornan de aplicación al caso los numerales 10 y 11 del mismo artículo. Véase que tanto “MACH” como “E” son designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos, el género o la especie a que pertenecen; en el caso, refieren a un vehículo que desarrolla cierta velocidad y es eléctrico. Al mismo tiempo, se trata de locuciones de uso general que no presentan novedad, especialidad ni distintividad. Respecto a la distintividad, se advierte que ésta proviene del conjunto “Mustang Mach E” y no de cada una de las palabras que lo componen. La distintividad de la marca supone “El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que va a distinguir o de sus características” (OTAMENDI, J.; “Derecho de marcas”, Ed. Abeledo Perrot: Bs. As., 2002; p. 107) y esto último es lo que sucede en el caso. Los términos “MACH” y “E” que componen la marca registrada no suponen distintividad, son dos términos comunes y de uso común , que además designan características del producto; es decir, tienen contenido meramente descriptivo. Por lo que no se advierte que se cumpla con las notas de notoriedad y distintividad que se han invocado para fundar el accionamiento, menos aún en la clase en la que se ha solicitado la inscripción. Por otra parte, no se advierte que la notoriedad de la marca pudiera variar el entendimiento. En este sentido, si bien no se ha demostrado que la marca sea de por sí “notoria”, aún si lo fuese, no dejarían de operar las causales de nulidad referidas respecto a los términos individuales que la componen. De forma que lo que da notoriedad a la marca, no es el uso de una unidad de medida y de una referencia al tipo de energía que utiliza. Ante bien, la notoriedad v endría dada por el conjunto y especialmente por el término preponderante en el conjunto: “Mustang”. Por lo que aún si fuese una marca notoria, ello no sería fundamento suficiente para otorgar derechos privativos sobre términos descriptivos de uso común en los productos de la clase. A ello se agrega que la parte actora no ha aportado ningún elemento probatorio para demostrar que el término “mach” se asocia con su marca o que la letra “E” se asocia con la marca. Antes bien, la documental aportada refiere al conjunto y en ese sentido, tampoco la Administra ción desconoce la distintividad del conjunto, razón por la cual ha accedido a la inscripción de éste, como tal. Por tanto, no existen razones que lleven a entender que corresponde la registración con derechos privativos sobre cada uno de los términos que conforman el conjunto; sino que la marc a es tal en relación con el conglomerado y no en forma disgregada. Esto es, lo que tiene aptitud para distinguir los productos de la persona jurídica accionante de los de otra , es el conjunto “Mustang Mach E”, donde además es el término “Mustang” el preponderante y el que genera directa asociación del público con el origen empresarial, esto es, con la firma “AA”. Por otra parte, el hecho de que se trate de una marca reconocida internacionalmente como se alega, no cambia el entendimiento. En relación con ello, se releva que la prueba aportada para pretender respaldar tal afirmación es de escaso valor probatorio. En este sentido se ha aportado documentación relativa a los registros extranjeros la que contiene información en idiomas extranjeros sin haberse efectuado, al menos, la correspondiente traducción. Por tanto, en los hechos, tampoco puede conocerse por la Sede si efectivamente todos los documentos dicen lo que la actora sostiene, pues hay docume ntos que se encuentran escritos, por ejemplo, en chino. Así se incumple con lo dispuesto por el art. 72.3 del CGP (art. 167 del CCA) impidiendo dar por cierto lo pretendido con ellos. A su vez, el hecho de que otras jurisdicciones otorguen el registro sin efectuarse un análisis de las disposiciones aplicables en dichos Estados, no es fundamento suficiente para entender que lo mismo debe ocurrir en nuestro país, atendiendo a las normas que aquí rigen y que disponen que ciertos términos no pueden ser registrados con d erechos privativos. Es decir, la solución no puede ser trasladada automáticamente, sino tras un detallado análisis de la normativa extranjera y su similitud (o no) con la nacional; todo lo cual no se ha alegado en estas actuaciones. De tal manera, analizando las probanzas a la luz de la sana crítica (art. 140 del CGP) y en el marco normativo que al caso corresponde, no se advierten razones que lleven a disentir con la decisión adoptada en sede administrativa. En tal sentido, el art. 7 de la Ley 17.011 establece que “ Los signos que se encuentren comprendidos en las prohibiciones previstas en los numerales 9º), 10), 11) y 12) del artículo 4º de la presente ley podrán, sin embargo, formar parte de un conjunto marcario, pero sin derechos privativos sobre los mismos”; y dado que justamente, es en esas causales de nulidad que se incurre, la consecuencia aplicada es conteste con la norma que regula el punto. Por tanto, se impone la confirmación del acto impugnado. 5) El cumplimiento de la Sentencia. El artículo 177 inc. 4 impone al decisor la obligación de pronunciarse respecto a todas las causales de nulidad invocadas, agregando que ello debe servir de “orientación a la Administración para su cumplimiento” (art. 177 inc. 4º). En el caso, considerando que se adoptará la decisión de confirmar el acto, el cumplimiento de la Sentencia no reviste dificultad ni parece requerir de orientación. 6) Sobre la facultad de recomposición del procedimiento administrativo. El artículo 190 inc. 2º del CCA, dispone que cuando la irregularidad del acto tenga relación con cuestiones atinentes a formalidades de los actos o a omisiones en el trámite del procedimiento administrativo, “el tribunal deberá señalar si la Administración conserva la potestad de recomponerlo a los efectos de dictar un acto legítimo”. A su vez, limita la posibilidad de recomponer un procedimiento que ya hubiese sido reconstituido. En el caso, se habrá de confirmar el acto por razones de fondo sin haber detectado omisiones formales que viciaren el procedimiento; por tanto, no corresponde pronunciarse respecto a la recomposición del expediente. Por los fundamentos expuestos, al amparo de lo dispuesto por los arts. 175, 176, 177, 179 y 190 del CCA, este Juzgado Letrado en lo Contencioso Anulatorio de 2º Turno, RESUELVE: 1) Desestimar la demanda interpuesta, confirmando el acto impugnado por los fundamentos expuestos. 2) A efectos fiscales, fijar honorarios fictos en $50.500. 3) Consentida o ejecutoriada, archívese. Victoria Suárez Juez Letrado de lo Contencioso Anulatorio 2° Turno