Sentencia Definitiva N° 335/2025

Montevideo, 15 de diciembre del 2025. SENTENCIA Nº 335/2025 SENTENCIA DEFINITIV A VISTOS: Para Sentencia Definitiva estos autos caratulados “AA. con Estado – Ministerio de Industria, Energía y Minería . Acción de nulidad ” (Ficha: 16/2025), venidos a conocimiento de este Juzgado Letrado en lo Contencioso Anulatorio de 2º Turno. RESULTANDO: 1) En estas actuaciones se tramit ó la pretensión anulatoria ejercitada por AA en relación con la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el 25 de abril del 2025 en el expediente N° 537066 (fs. 2). Por dicha volición, la Administración actuante desestimó el registro de la marca TA+DA Delivery (mixta) a la accionante, en las clases internacionales 35 y 39. 2) En su demanda, AA. reclamó la anulación de dicha Resolución entendiéndola ilegítima. En tal sentido señal ó que no existe confundibilidad entre la marca que se había pretendido y las de TATA, sobre cuya base se adoptó la decisión. Refiere que las marcas pueden coexistir pacíficamente, tratándose de signos “claramente diferentes desde el punto de vista gráfico y fonético ” (fs. 13), aportando imágenes de las marcas en cuestión. Agrega que la notoriedad de las marcas de BB hacen inviable el error del consumidor, más aún considerando que el público de las clases 35 y 39 es discriminador (fs. 18 vto.), y que existen elementos de diferenciación entre las marcas (fs. 19). 3) Superado el control liminar de la demanda, se confirió traslado por Decreto N°8/2025 . En su mérito, se presentó el Ministerio de Industria, Energía y Minería (“MIEM”) defendiendo la legitimidad del acto. A tales efectos sostuvo que existe confundibilidad entre los signos pre registrados y lo solicitado por la actora (fs. 47 vto.), agregando que las marc as “presentan una cercanía fonética y semántica que provoca que otorguen una impresión similar” (fs. 48) y que, más allá de que la marca es mixta, predomina lo denominativo. A su vez, sobre esta base, sostuvo que no existe distintividad suficiente entre las marcas (fs. 48 vto.). Por otra parte, argumentó que existe riesgo de asociación de marcas en el consumidor y que el otorgamiento de la marca a la actora di luiría el poder distintivo de las marcas previamente registradas (fs. 49 y 49 vto.), señalando también que no corresponde “adjudicar un carácter atento y discriminador al consumidor” (fs. 50 vto.). 4) En su contestación, el MIEM también solicitó la citación de BB como tercero, la que fue sustanciada sin pronunciamiento de la actora. La citación fue admitida ( Decreto N° 123/2025), pero BB no se presentó al proces o; sin perjuicio de lo cual se verá alcanzada por lo dispuesto en el art. 189 inc. 3 del CCA. 5) De tal forma, el expediente fue abierto a prueba y por Sentencia N° 76/2025 se fijó el objeto del proceso y de la prueba, admitiendo los antecedentes administrativos como único medio probatorio ofrecido. De forma que, una vez firme dicha Resolución, se citó a las partes a formular sus alegatos y se dispuso el pase de los autos a la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo. 6) En cuanto a lo primero, el MIEM alegó a fs. 85 entendiendo que no surgían elementos probatorios que variaran su posición; mientras que el actor insistió en que no existe confundibilidad entre las marcas, pudiendo coexistir pacíficamente, pues existen eleme ntos que permiten que el consumidor diferencie las marcas en pugna (fs. 87 a 88). 7) Por otra parte, la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo (“PECA”), formuló el Dictamen N° 575/2025, sugiriendo confirmar el acto, remitiéndose al Dictamen N° 538/2025. En tal sentido expresó que el término superior en el conjunto es el término “TADA”, el que resulta confundible con las marcas opositoras desde el punto de vista fonético y semántico; asimismo, señala que el público de las clases 35 y 39 en las que concurren las clases, no es discri minador, y que l a notoriedad de las marcas de TA-TA tampoco evita el riesgo de confusión. Agrega que el hecho de que la marca cuestionada en autos sea mixta y la cuestionada en la Ficha N° 17/2025 sea denominativa no cambia el razonamiento, manteniéndose la confundibilidad, por lo que sugiere confirmar el acto. 8) De tal manera, se dispuso el pase de los autos para el dictado de Sentencia Definitiva, y el expediente fue puesto al despacho nuevamente el 13 de octubre del 2025. No obstante, se deja constancia de que la suscrita se encontró amparada a licencia hasta el 17 de ese mes y del 27 de noviembre al 12 de diciembre, por lo cual el plazo para el dictado de la presente, se vio suspendido (art. 182 inc. 3). CONSIDERANDO: 1) Esta Sede, considerando las alegaciones de las partes, las resultancias del cúmulo probatorio y la normativa aplicable, habrá de acoger la pretensión ejercitada , apartándose de lo sugerido por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo. 2) El objeto del proceso que se sigue en estas actuaciones. De acuerdo con lo dispuesto por el art. 175 inc. 3 corresponde, en primer término, referir al objeto del proceso que se ha fijado en estos autos, conteniendo los puntos litigiosos y sometidos a decisión. Así, por Sentencia N°76/2025 se fijó el objeto del proceso en determinar si la Resolución impugnada fue dictada acorde a Derecho o, en cambio, debe ser anulada por ilegítima. A su vez, el objeto de la prueba fue establecido en analizar si existe confundibilidad entre la marca cuyo registro se desestimó y otras previamente registradas, atendiendo a las características de las marcas en cuestión y al carácter del público consumidor de los productos de las clases internacionales 35 y 39. En este sentido, se reitera que las marcas en pugna son la que pretendió registrar la actora: “TA + DA Delivery” (mixta) y las marcas de la familia “TATA” (denominativas y mixtas). 3) Los hechos que se tienen por ciertos y los que se encuentran probados (art. 175 inc. 3). En cuanto a los hechos que se han tenido por ciertos o no han resultado controvertidos, son todos aquellos que no han conformado el objeto del proceso y de la prueba; por tanto, corresponde analizar únicamente aquellos que se encontraban cuestionados en estos autos. En función de ello, y de acuerdo con las disposiciones del CCA, se pasa a analizar la prueba agregada en estos obrados, la que consta únicamente de lo que surge de los antecedentes administrativos obrantes de fs. 26 a 45 vto. De allí surge que AA. se presentó ante el MIEM solicitando la inscripción de la marca mixta de “TA+DA delivery” en las clases 35 y 39 (fs. 27 y 27 vto.). Luego, figura la oposición efectuada por BB en relación con sus marcas “TA-TA”, “TA-TA PLUS” y “TA! PLUS” alegando confundibilidad directa, reproducción de marcas notorias y presunción de concurrencia desleal (fs. 28 vto. a 34), al mismo tiempo se registra la existencia de otras marcas que contienen el término “TA” y el término “delivery” (fs. 35 vto. a 36). Se confirió vista de la oposición deducida y ésta fue evacuada por la ahora accionante (fs. 37 a 39). Tras ello, se produce un informe en el que la Asesora Letrada entiende que existen similitudes en la estructura fonética y gráfica entre las marcas y que el elemento “delivery” no resulta una diferencia determinante, por lo que “ resulta previsible que sea extremadamente difícil para el público distinguir las marcas de autos…” (fs. 40), de manera que se niega la inscripción solicitada en la Resolución impugnada (fs. 41 vto.). En consecuencia, se interpusieron recursos de revocación y jerárquico (fs. 42 a 44 vto.), sin que surja decisión a su respecto. Ello, hace aplicable la presunción establecida en el art. 47 del CCA. Por otra parte, corresponde relevar a qué tipo de productos o servicios refieren las clases en las que se ha pretendido la inscripción. Así, la clase 35 hace referencia a servicios tendientes a la asistencia en la explotación o dirección de una empresa comercial, sus negocios o actividades comerciales , así como los servicios prestados por empresas publicitarias cuya actividad principal consiste en publicar comunicaciones, declaraciones o anuncios relacionados con todo tipo de productos o servicios. Mientras que la clase 39 comprende los servicios para el transporte de personas, animales o mercancías, así como el almacenamiento de mercancías, etc. Por último y dado que el punto se encontraba abarcado por el objeto de la prueba, se destaca que no se ha diligenciado prueba que tienda a demostrar las características del público consumidor de dichas clases. De manera que tal punto queda sujeto únicamente a lo que proceda de acuerdo a las reglas de experiencia. 4) Ahora bien, analizando los elementos probatorios a la luz de lo dispuesto por la Ley N° 17.011 y los desarrollos doctrinarios existentes respecto a la confundibilidad de marcas, la Sede habrá de discrepar con el criterio de la Administración actuante y de la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo. En efecto, la confundibilidad “tiene que ver con la probabilidad de que dos signos marcarios se asemejen entre sí de forma que “induzcan a confusión al público consumidor, o puedan hacerlo” (MERLINSKI, R. y SALA VERRY , L.; Las marcas en el Uruguay; Ed. AMF: Montevideo, 2000; p. 35). Y en el caso no se advierte que exista confusión posible en el público consumidor de las clases 35 y 39 respecto a la marca cuya inscripción se ha negado y las de la firma opositora. En primer lugar, para la Sede, el hecho de que se trate de una marca mixta hace que la valoración sea diferente pues, en las marcas que contienen elementos gráficos particulares, que contienen formas y colores destinados a generar asociación directa con la marca, éstos adquieren un rol y efecto determinante que, en ocasiones, se iguala o incluso sobrepone al contenido denominativo. Tal es así que, en algunos supuestos, la sola aparición de formas o colores genera la asociación con la marca. En el caso, si bien, tal vez no haya esa asociación directa en el público consumidor, las diferencias gráficas no pueden soslayarse y ello determina un ámbito de crucial diferenciación visual en los consumidores. Por tanto, no se advierte la confundibilidad gráfica que se releva por la Administración. En casos similares, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha sostenido que: “ …las marcas de autos no pueden ser confundidas entre sí, aunque ambas distingan productos de la Clase Int. 30, en virtud de sus claras diferencias gráficas. - Ello, por cuanto la prerregistrada es sólo denominativa, en tanto la marca de la actora es mixta, circunstancia que contribuye significativamente a aventar el riesgo de confusión, como reiteradamente lo ha establecido el Cuerpo.- Por ejemplo, en sentencia No. 124/03 ha señalado: ‘(…) Dichas diferencias se acentúan al tener la nueva marca combinación de colores, letras (en el caso también figuras) que le confieren carácter distintivo.- En definitiva, dada la diferente naturaleza de la marca prerregistrada (denominativa) y la ahora concedida (mixta), apreciada esta última visualmente como conjunto, no existe a criterio de la Sala riesgo de confundibilidad, ni tampoco indicio de competencia desleal, tratándose de marcas claramente diferentes (…)’(sent. No. 190/2006)" (Sentencia N° 393/2025). Este entendimiento se considera trasladable al caso que convoca estas actuaciones, ya que se trata de la denegatoria de inscripción de una marca mixta, por existir otras (mixtas y denominativas) prerregistradas que no comparten más que una sílaba en común (“TA”). A lo que se agrega que “ El hecho de que las marcas en cuestión presenten ciertos elementos comunes, no es índice suficiente para descartar la nueva marca en beneficio de la más antigua. El examinante no puede juzgar la posibilidad de confusión sobre la única base de que determinado elemento de la marca solicitada, ya integra la marca opositora porque la marca es indivisible. Es la impresión de conjunto, en su similitud, la que provoca confusión; no cada una de sus partes constitutivas, individualmente consideradas (…)” (RIPPE, S., La Propiedad Industrial en el Uruguay, FCU: Mdeo; 1992; p. 319). A su vez, tampoco se advierte que exista confundibilidad fonética; ya que, si bien puede existir un parecido en el inicio de las marcas, no terminan igual y además existe un componente “+” que hace diferir en forma notoria la pronunciación de una marca u otra. En este expediente, concretamente, se discute la registrabilidad de la marca “TA+DA delivery” (mixta) y así, la pronunciación de la marca no es “TADA” sino “TA más DA”. Y además exis te un término adicional “delivery” que sí marca una diferencia sustancial, pues no solo describe a qué refiere el servicio que se ofrece, sino que no conforma ninguna de las marcas de BB y tal punto no puede ser pasado por alto. Por lo que el público que escucha “TA más Da Delivery” no tiene ningún elemento que lo lleve a asociar, auditivamente, esa marca con las de “ BB”. Y además cuenta con información concreta del tipo de servicio al que se está haciendo referencia; la marca refiere a un servicio de envíos, de reparto, de traslado de mercadería, lo que no tiene relación alguna con las marcas de la opositora. Por otra parte, se señaló como argumento para negar la inscripción que existe similitud “semántica” entre las marcas. En este aspecto, no se advierte que pueda haber similitud en cuanto al contenido o significado de dos términos que son de entera fantasía. Es decir, ni “TATA” ni “TA+DA” tienen un significado propio que pudiera ser similar, tampoco refieren a servicios similares. De forma que para la Sede no hay punto de conexión semántico entre los términos. A su vez, si bien se comparte que la notoriedad de las marcas implica una cuestión diferente a la confundibilidad, también se releva que a mayor notoriedad de la marca, más difícil es que se confunda con otras; puesto que la asociación del consumidor es más directa con su origen empresarial. Y así, si la familia de marcas de BB conforma la característica de “notoria”, no se advierte que la disímil “TA+DA Delivery” pueda afectar el sistema, por generar confusión en el público consumidor. En relación con el público objetivo, afirma la doctrina que “es imperativo que el juzgador conozca quién será el consumidor y así saber cuál será su reacción frente a las marcas en cuestión. Por ello se ha dicho que ‘a los fines de resolver la confundibilidad marcaria, es de fundamental importancia establecer qué clase de público resultará comprador de los artículos protegidos por las marcas en conflicto (…) ” (OTAMENDI, J.; Derecho de marcas ; LexisNexis Abeledo -Perrot: Buenos Aires; 2002; p. 184). Al respecto, s i bien puede entenderse que no se trata de un público especialmente discriminador o calificado, sino que es público genérico; los rubros a los que aparentan apuntar las marcas son diferentes. Esto es, si bien no se ha demostrado el giro concreto de las sociedades ni las características del público consumidor, las reglas de experiencia de un decisor sumergido en el medio, llevan a razonar que mientras una de las sociedades gira en amplios rubros, otra lo hace en otro más acotado o específico. De tal forma, no habría confusión en quien busca un determinado prod ucto que, aunque ambas marcas pueden ofrecer, suponen un ámbito de comercio diferente. En conclusión, aplicando las reglas correspondientes al análisis de confundibilidad extensamente trabajadas por la doctrina y la jurisprudencia, para realizar un estudio objetivo, no se advierte que exista obstáculo normativo para la inscripción pretendida por AA. En tal sentido, explica la doctrina que si bien la norma no establece reglas concretas para el análisis, se debe “ atender a la impresión de conjunto generada por las marcas; éstas deben ser analizadas en forma sucesiva y no simultánea; se deben cotejar las mismas desde la óptica del consumidor presunto y en atención a la naturaleza del producto que distinguen; y se debe atender más a las semejanzas que a las diferencias entre los signos ” (GUTIÉRREZ CARRAU, J.M, Manual Teórico-Práctico de Marcas; FCU: Mdeo., 1998; pp. 87 y ss.; ), y cumplidas dichas etapas, como se dijo, no se advierte que concurran causales que den lugar a confusión marcaria. Por todo lo expuesto, no se advierte que en el caso opere ninguna de las causales de nulidad (ni absoluta ni relativa) definidas por la Ley N° 17.011, ni se configura un supuesto de confundibilidad que pudiera suponer un incumplimiento de lo establecido por el art. 6. Por tanto, se impone la decisión anulatoria del acto que ha denegado la registración de la marca mixta pretendida por la accionante. 5) El cumplimiento de la Sentencia. El artículo 177 inc. 4 impone al decisor la obligación de pronunciarse respecto a todas las causales de nulidad invocadas, agregando que ello debe servir de “orientación a la Administración para su cumplimiento” (art. 177 inc. 4º). En el caso la decisión anulatoria que se adopta conlleva a que la Administración deba respetar no sólo el fallo sino las consideraciones que han determinado la decisión, a la vez que impide el dictado de Resoluciones contrarias a lo que aquí se dispone, aunque sea en forma indirecta. Por tanto, la ejecución cabal de la Sentencia determina que la Administración considere lo aquí referido en cuanto a la inexistencia de confundibilidad entre las marcas en pugna. 6) Sobre la facultad de recomposición del procedimiento. El artículo 190 inc. 2º del CCA, dispone que cuando la irregularidad del acto tenga relación con cuestiones atinentes a formalidades de los actos o a omisiones en el trámite del procedimiento administrativo, “el tribunal deberá señalar si la Administración conserva la potestad de recomponerlo a los efectos de dictar un acto legítimo”. A su vez, limita la posibilidad de recomponer un procedimiento que ya hubiese sido reconstituido. Por lo que, considerand o las razones de anulación que se relevan, referidas al fondo del asunto, no habiéndose detectado omisiones formales que viciaren el procedimiento , no corresponde pronunciarse respecto a la recomposición del expediente. Por los fundamentos expuestos, al amparo de lo dispuesto por los arts. 175, 176, 177, 179 y 190 del CCA, este Juzgado Letrado en lo Contencioso Anulatorio de 2º Turno, RESUELVE: 1) Acoger la demanda, anulando el acto impugnado. 2) A efectos fiscales, establecer honorarios fictos en el monto de $50.500. 3) Oportunamente, archívese. Victoria Suárez Juez Letrado de lo Contencioso Anulatorio 2° Turno