Sentencia Definitiva N° 181/2025

Montevideo, 15 de diciembre de 2025 SENTENCIA Nº181/2025 SENTENCIA DEFINITIVA VISTOS: Para sentencia definitiva, estos autos caratulados “AA CON ESTADO - MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. ACCIÓN DE NULIDAD” – Ficha Nº327/2025, venidos a conocimiento del Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 1º Turno. RESULTANDO: 1) Con fecha 23 de mayo de 2025, compareció en autos la Dra. BB, en representación de AA (en adelante, AA), impetrando acción de nulidad respecto de la Resolución dictada por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería (DNPI - MIEM) con fecha 12 de agosto de 2024, mediante la cual se desestimó el registro de la marca sonora (aportando partitura), cuyo audio fue agregado a autos en soporte digital y reza “Pizza, Pizza!”, para distinguir los servicios/productos comprendidos en la s Clases Internacionales Nos. 30 (fs. 14 y ss.). 2) En su demanda relata que tal resolución le fue notificada con fecha 13 de agosto de 2024, habiendo interpuesto los recursos de revocación y jerárquico en subsidio, el día 23 de agosto de 2024 y que, no existiendo pronunciamiento expreso de la Administración respecto de los mismos, se configuró su denegatoria ficta. El presente accionamiento fue iniciado el día 23 de mayo, tal como se adelantó. 3) En lo medular, manifiesta que la marca sonora posee la distintividad y fantasía requeridas para ser registrada, en tanto alude a la promoción de pizzas que históricamente ha ofrecido la cadena de pizzerías AA desde el año 1979, utilizando el eslogan que se pretende registrar. Aduce que el logo sonoro integra su identidad marcaria, refiriendo a todos los países en los cuales el registro fue concedido, máxime cuando, en la actualidad es notorio el desarrollo de marcas sonoras o “audio branding”. 4) Realizado el control de rigor de la demanda por parte de la Sede, por Decreto Nº 570/2025 se confirió el correspondiente traslado a la parte demandada, quien lo evacuó con fecha 13 de junio de 2025, bregando por la confirmación del acto administrativo impugnado y aportando los antecedentes administrativos requeridos (fs. 25 y ss.). 5) En su contestación de demanda, la Administración expresa que la Resolución impugnada y el accionar de la DNPI fue ajustado a Derecho. En tal sentido, explicó que las marcas sonoras deben cumplir, al igual que las restantes, con el requisito de la distintividad, el que no se configura en la especie, puesto que se trata de una reiteración de la palabra “Pizza”, sin musicalización especial alguna que la haga identificable , lo que, además, hace operativo el art. 4, literales 9, 10 y 11 de la Ley N°17.011. Asimismo, arguye que la palabra “pizza” es un elemento de uso común, genérico y descriptivo, sin originalidad ni fantasía y que, el hecho de que haya sido registrada en otras jurisdicciones , no es determinante en nuestro país, amén de que no ha probado notoriedad ni identificación entre la marca y la empresa. 6) Mediante Decreto N°753/2025 se confirió un plazo común de 10 días para proponer prueba, de conformidad con lo preceptuado en el art. 165 del CCA, habiendo comparecido las partes con fecha 20 y 27 de junio; ninguna de ellas compareció a ofrecer contraprueba, prueba sobre prueba, etc., por lo que , por Decreto N°1491/2025, se fijó el objeto del proceso, la prueba y se pronunció la Sede respecto de los aspectos requeridos por el art. 166 del CCA. 7) Producida la prueba de autos, por Decreto N°1653/2025, se confirió a las partes un plazo de 15 días para alegar de bien probado, lo que hicieron con fecha 23 y 24 de setiembre. 8) Por Decreto N° 2000/2025, se dispuso el pase de estos autos para dictado de sentencia definitiva, entendiendo la Sede que la intervención de la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo (P.E.C.A) no corresponde en esta instancia, por tratarse de un proceso susceptibl e de apelación (arts. 33 y 171 del CCA). Con fecha 31 de octubre de 2025, las actuaciones fueron puestas a despacho en cumplimiento de la providencia (fs. 133 vto.). CONSIDERANDO: 1) La Sede desestimará la demanda de nulidad planteada por la parte actora y confirmará el acto administrativo accionado, por los argumentos que a continuación se explicitan , por los argumentos que a continuación se explicitan. 2) Cumplimiento de los requisitos procesales De acuerdo a lo que surge de todo el plexo normativo que regula el proceso contencioso anulatorio y a lo que ha sido, históricamente, relevado por la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los presupuestos procesales o requisitos de admisibilidad a cumplir “ son el previo agotamiento de la vía administrativa y que no haya caducado el ejercicio de la acción anulatoria” (Tarigo, Enrique. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. Montevideo. 1953P.p. 32), a lo que, Durán Martínez, citando a Giorgi, agrega: “El actor tiene que ser titular de un derecho o de un interés directo, personal y legítimo, violado o lesionado por el acto administrativo impugnado… el texto constitucional enumera, equivocadamente, como causa de admisibilidad de la acción, una exigencia de fondo, indispensable para el éxito de la pretensión que en ella se deduce: la violación o lesión por la decisión administrativa impugnada de un derecho o de un interés directo, personal y legít imo” (Durán Martínez, A. Contencioso Administrativo. Montevideo. 2023. P.p. 121). En efecto, el accionante ha de dar cumplimiento a los siguientes requisitos, ya sea que deban ser controlados de forma liminar por la Sede o en la evaluación que se realiza en esta oportunidad, es decir, al dictar sentencia definitiva: (i) que el acto administrativo contra el cual se accione sea definitivo, esto es, que a su respecto se haya agotado la vía administrativa mediante la interposición de todos los recursos que en el caso correspondan, que exista denegatoria expresa de los mismos o se haya configurado denegatoria ficta; (ii) que se haya presentado la demanda anulatoria en plazo y (iii) que quien acciona sea titular de un derecho subjetivo o un interés directo, personal y legítimo en la anulación de tal acto. Asimismo, debido a lo que surge del art. 48 del CCA, cabe ahora agregar dentro del punto (i) antes mencionado, aquellos supuestos en los cuales se ha producido la ratificación de la denegatoria ficta de los recursos, por haber la Administración incumplido pronunciarse y notificar tal pronunciamiento, dentro de los 30 días de presentado el urgimiento; y, también, aquellos casos en que, urgida la resolución del asunto, la Administración lo responda en plazo. Pues bien, entiende la Sede que, con relación al aspecto formal , se han cumplido todos los requisitos exigidos por los arts. 317 y 319 de la Constitución de la República y los arts. 42, 43, 55, 56, 151 y 153 del CCA. En este sentido, surge de los dichos coincidentes de las partes, confirmados a fs. 25 y ss., del Expediente Nº2025 -8-4-0000128 (A.A), que la Resolución encausada fue dictada por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, con fecha 12 de agosto de 2024, notificada el 13 del mismo mes , y contra ella, la actora interpuso recursos de revocación y jerárquico en subsidio, con fecha 23 de agosto de 2024. En tanto, e l acto conclusivo de la vía administrativa es la denegatoria ficta, acaecida en fecha 11 de marzo de 202 5. El presente accionamiento fue iniciado el día 23 de mayo de 2025, en tiempo hábil (fs. 14). Por su parte, también se ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos por el inciso final del art. 309 de la Constitución y art. 66 del CCA , considerando, como se verá, que el objeto de la litis radica en la nulidad de la decisión que desestimó la solicitud de registro de la marca sonora que reza “Pizza, Pizza!” a favor de la actora, para distinguir los servicios/productos comprendidos en la Clase Internacional N°30. 3) Objeto del proceso y de la prueba. Admisión de los medios probatorios Tal como fue previamente reseñado, por Decreto Nº1491/2025, la suscrita dispuso: “ Atento a lo anterior y a lo que surge del art. 166 del CCA, corresponde a esta Sede pronunciarse sobre los medios probatorios ofrecidos. Para ello, se estima necesario determinar previamente el objeto del proceso y de la prueba, de forma de dotar a las partes de seguridad a la hora de admitir/rechazar cualquier probanza y de que la futura sentencia a dictarse se acotará al objeto fijado, en aplicación del principio de congruencia”. A su vez, en dicha providencia se fijó el objeto del proceso, de la siguiente forma: “Determinar si corresponde hacer lugar a la nulidad planteada por la parte actora respecto de la Resolución de fecha 12 de agosto de 2024, dictada la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería, mediante la cual se desestimó su solicitud de registro de la marca sonora que luce a fs. 3 (Expediente Nº552995) para distinguir los servicios comprendidos en la Clase Internacional 30; o si, por el contrario, corresponde confirmar el acto administrativo referido, por haber sido éste dictado en apego a la regla de Derecho. Para ello, en particular, deberá determinarse si existieron vicios en los motivos del acto por haber la Administración valorado de forma errónea la aplicación del art. 4, numerales 9), 10) y 11) de la Ley Nº17.011 y la aptitud de la marca para ser distinti va” y el de la prueba en: “(…) acreditar los extremos delimitados previamente.” A su vez, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 166 del CCA, se resolvió en tal providencia, admitir los medios de prueba propuestos en los siguientes términos: “Con respecto a la prueba documental, se tienen por agregados los Antecedentes Administrativos presentados por la demandada en 37 fs., en soporte electrónico, la correspondiente a la parte actora obrante a fs. 3 en tanto hace al cumplimiento de los arts. 151 y 153 del CCA, la que luce de fs. 68 a 112 propuesta en la etapa de prueba, así como la grabación a gregada en formato digital. Cabe aclarar que las resultancias de autos no constituyen un medio de prueba en sí mismo, sino, más bien, el resultado de la valoración de la restante prueba producida y diligenciada en autos, que se hará en oportunidad del dictado de la sentencia definitiva”. 4) Aspectos admitidos, no controvertidos y probados por las partes Primeramente, corresponde referir a aquell as cuestiones que, siendo controvertibles, no fueron controvertidas por las partes (porque fueron expresamente admitidas o no se explicitó nada al respecto), las cuales no conforman el objeto del proceso. En palabras que se acompañan, sostuvo Tarigo: “(…) no son, por tanto, hechos controvertidos -y no constituyen por consecuencia objeto de la prueba- aquellos hechos que, siendo controvertibles, no han sido controvertidos. Esa ausencia de controversia o de contradicción a su respecto puede ser tanto expresa como tácita…” (Tarigo, Enrique. Lecciones de Derecho Procesal Civil. T. II. Montevideo. 2007. Pp. 16). Por su parte, en términos similares, afirmó Viera: “(…) los hechos admitidos, expresa o implícitamente, en la contestación de la demanda, no necesitan ser probados. La prueba de su existencia se encuentra en el hecho de su admisión por el contrario ” (Viera, L. Curso de Derecho Procesal. T. II. Montevideo. 1987. Pp. 84). En el mismo sentido, no integran el cúmulo de debate de esta litis aquellos vicios o causales de nulidad que no fueron alegados por la parte actora en su demanda, postura ya sostenida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y que esta Sede comparte: “(…) corresponde precisar que tal vicio no fue alegado, siquiera implícitamente en ningún pasaje de la demanda por parte de la actora, por lo que su recepción, o aun su consideración, excedería el objeto de la presente controversia (Cf. PALACIO, L., “Manual de Derecho Procesal Civil”, t. I, ps. 143 y ss.; KLETT, S. "Proceso ordinario en el Código General del Proceso", t. I. ps. 54 y ss.; SIMON, L., "El equilibrio entre los principios dispositivo e inquisitivo en los modernos procesos civiles por audiencia", XVIII Jornadas Iberoamericanas y XI. Jornadas Uruguayas de Derecho Procesal, p. 220; entre muchos autores)” (Sentencia Nº24/2025). En efecto, lo único que conforma, en este caso, el núcleo de debate es la distintividad y originalidad de la marca sonora de la actora y la aplicación del art. 4, literales 9, 10 y 11 de la Ley Nº17.011. En mérito a ello, a continuación, corresponde que la Sede prosiga con el examen probatorio y de juridicidad, esto es, la definición de la normativa aplicable a la situación de que viene de analizars e; será la valoración conjunta de todos ellos, la que dará base al presente fallo. 5) Fundamentos de Derecho y valoración probatoria 5.1) Sobre el vicio en los motivos y su vinculación con la confundibilidad marcaria Conforme a lo indicado precedentemente, la parte actora se agravia por entender que la Administración realizó un análisis de distintividad e identificación de la marca con su empresa erróneo, tanto en los pasos o aspectos considerados en él, como en sus conclusiones. Por lo tanto, si lo que se cuestiona es la forma en que se valoraron los antecedentes del caso o la forma en que se aplicó el Derecho, lo que se está poniendo en tela de juicio por parte de la accionante son los motivos del acto, en tanto, al decir de Ruocco y Delpiazzo, éstos son “(…) las circunstancias de hecho y de Derecho que preceden al dictado del acto administrativo y cuyo acaecimiento encarta, en forma más o menos determinada, en la norma atributiva de competencia. El motivo es el porqué de la manif estación de voluntad… Si los hechos no existen o no son como la Administración pretende, el acto estará viciado por inexistencia o falta de motivo; cuando no caben en el supuesto de la norma atributiva de competencia, el acto estará viciado por ilegitimidad o errónea aplicación de los motivos ” (Ruocco, Graciela y Delppiazo, Carlos. Tratado Jurisprudencial y Doctrinario. Actos y Contratos de la Administración. Montevideo. 2013. P.p. 41, resaltado agregado). Pues bien, entiende la Sede que no le asiste razón a la parte actora en cuanto el signo sonoro que pretende registrar no posee distintividad alguna ni evoca a su origen empresarial. Dada la particularidad del tipo de marca que se pretende registrar, huelga remitir a las palabras de la doctrina especializada, quien ha explicado que: “(…) a medida que la tecnología -particularmente de comunicaciones - ha ido avanzando, otros signos no perceptibles por la vista exclusivamente, ni estáticos aún cuando fuera percibibles por la vista, comenzaron a ser percibidos en el mercado con fuerza distintiva. En los hechos los consumidores asociaron algunos de tales signos con productos o servicios” y refiriendo a las marcas sonoras, expresó que se trata de un: “signo sonoro que se asocia con un producto o servicio determinado, calificado por su percepción mediante el sentido del oído. Cualquier sonido, sonidos de todo tipo, como signo sonoro, puede constituir una marca sonora. Deben cumplirse al respecto las normas generales de cualquier signo para ser marca” (BUGALLO MONTAÑO, Beatriz. Propiedad Intelectual Tomo I. FCU. Montevideo. 2022. P.p.198). Es decir que no existe normativa propia para este tipo de marcas , sino que deben analizarse los mismos elementos que para las restantes y a la luz de la misma normativa y criterios (Ley N°147.011 y decreto reglamentario). Puntualmente, en la especie, la demandada no arguyó que existiese otra marca registrada con la cual la de la actora pudiese confundirse, sino que tal falta de distintividad vulneraba la Ley de Marcas, haciendo aplicable el art. 4, numerales 9, 10 y 11, que regulan los signos que no podrán ser registrados como marcas, previendo lo siguiente: “9º) Las denominaciones técnicas, comerciales o vulgares, que se empleen para expresar cualidades o atributos de los productos o servicios”, “10) Las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase, el género o la especie a que pertenecen” y “11) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad”. Pues bien, esta decisora entiende que le asiste razón a la parte demandada, en cuanto la marca sonora de autos no presenta una entonación o musicalización particular que la haga distintiva o que la vincule, inequívocamente, con el origen empresarial aludido por la actora. Amén de ello, se trata de la repetición de la palabra “ Pizza”, término de uso común y que sirve para distinguir la naturaleza de un producto, que es, justamente, la pizza. En tal sentido, se coincide con las consideraciones realizadas en vía administrativa en cuanto a que: “La prohibición legal del art. 4 numeral 10º de la Ley No. 17.011 obedece a dos razones, la primera es que “las expresiones genéricas carecen de aptitud distintiva, ya que, si bien conceptualizan a los propios productos y servicios, no sirven para individualizarlos. La denominación genérica es reputada la antítesis de la marca, pues por su propia naturaleza este signo se refiere a un género de cosas, mientras que la función de la marca es especificar productos dentro del género” (Diego Chijane, “Derecho de Marcas” págs. 47-48). Las denominaciones genéricas “deben ser de libre disposición en el mercado, pues, si un empresario se apropiara de la expresión comúnmente utilizada para referir a un determinado producto, los competidores deberían recurrir a otros vocablos del lenguaje para poder designarlo, siendo más costosa y menos efectiva la oferta de dichos productos al público consumidor. Asimismo, se monopolizaría al propio producto, de admitirse la apropiación del signo que lo representa” (Diego Chijane, ob. cit.). Entrando al análisis del caso, se pretende una marca sonora que consiste en una voz que repite dos veces la palabra “ pizza” como signo para proteger productos de la Clase internacional 30 , limitada a “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harina y preparaciones hechas de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, pizza, pasta, masa para pizza, sándwiches, panecillos, bollos, refrigerios, productos de panadería, pasteles, galletas, tartas saladas, tartas, flanes, gofre s, rosquillas, comidas preparadas; helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (excepto aliños para ensaladas), salsa y salsas para mojar, especias, helados”. Por lo tanto, el signo deviene genérico en cuanto responde directamente a la pregunta ¿Qué es? Nos encontramos con un signo que no agrega fantasía alguna que medie entre el potencial consumidor y el producto ofrecido, que fuerce a dilucidar el misterio de la marca haciendo posible que la misma se entiend a dotada de originalidad. No surge del audio que el registrante aporta, otros elementos que hagan a la distintividad de la marca que se pretende” (Informe de fs. 21 y ss., A.A). Como consecuencia de ello, analizado, además, el signo en sí mismo, resulta que éste no está dotado de especialidad, originalidad o novedad que permitan a esta Sede llegar a una conclusión diferente . Al respecto, explica BUGALLO refiriendo al art. 1 de la Ley N°17.011, que: “(…) marca es todo signo que tenga aptitud distintiva respecto de productos o servicios de una persona frente a los de la otra ” (BUGALLO, B eatriz. Propiedad Intelectual . FCU. Montevideo. 2006. P.p. 70). Por lo tanto, se comparten las conclusiones de la autoridad marcaria en cuanto a que, se reitera, se trata de una denominación vulgar, descriptiva del género, denominativa, que no aporta más que el nombre de un producto común (pizza) sin mayores particularidades, no hay una especial melodía o una entonación que resulte distintiva o particular , lo cual, efectivamente, la hace pasible de configurar las causales de nulidad antes referidas. En efecto, se disiente con la actora en cuanto a que el signo sonoro tendría una acústica o entonación distintiva y que evoca al origen empresarial de AA y mucho menos a la pretendida promoción de dos pizzas al precio de una, presuntamente nacida en el año 1979 (fs. 16), lo que, nuevamente peca de vulgar; no puede pretenderse que una promoción como la que se esboza sea propia de una empresa y que el consumidor medio de este tipo de producto, sea capaz de distinguir que cuando se dice “Pizza, Pizza!, se trata, particularmente de las pizzas y promociones propias de la actora. Por su parte, no surge de la documentación aportada que la marca sea notoria; que haya sido registrada en otros países no sólo no obliga a conceder su registro en Uruguay, sino que tampoco implica, per se, que sea notoria. Véase que la doctrina especialista ha dicho: “ Notoriedad es la cualidad de notorio, implica nombradía, fama; notorio es aquello público y sabido por todos, claro, evidente; importante, relevante o famoso. En general, la fuerza de una marca se mide en parte por su notoriedad, por el número de personas que conocen el significado del signo elegido para la individualización de un producto o servicio. La notoriedad de la marca es un concepto diverso del carácter distintivo: esta última deriva de la apreciación de quien será su titular luego será calificado por el Registro. La notoriedad se aprecia desde el público, los consumidores, la clientela es quien determina este valor en la marca …” (BUGALLO, Beatriz. Propiedad Intelectual. Tomo I. 2ª Edición. Montevideo. FCU. 2022. P.p. 165). Entiende la Sede que tal notoriedad debe ser estudiada a nivel nacional, más allá de que pueda considerarse el eventual renombre que la misma tenga fuera de nuestra jurisdicción, el que, se reitera, no es determinante a los efectos de su concesión. Finalmente, todo el análisis que viene de realizarse, cabe, a criterio de esta decisora, agregar un aspecto adicional que se relaciona con la finalidad o bien jurídico protegido por la Ley N°17.011. Ésta, en su artículo 22 refiere expresamente a los derechos del cons umidor. Justamente, en pos de tales derechos es que realiza todo el análisis de distintividad marcaria que viene de desarrollarse y es eso lo que debe priorizarse. Por todo lo anterior, la Sede estima que resulta diametralmente clar o que la marca no posee la originalidad e identificación requerida por la normativa, siendo ajustado a Derecho el análisis realizado en vía administrativa; por ende, no existe vicio alguno en los motivos que relevar. 6) Orientación de cumplimiento y posibilidad de recomposición El inciso final del art. 177 del CCA establece que, en la sentencia, la Sede habrá de pronunciarse sobre todas las causales de nulidad invocadas “ lo que servirá de orientación a la Administración para su cumplimiento”. A su vez, el inciso segundo del art. 190 del CCA, reza: “ Cuando la irregularidad refiera a las formalidades exigidas a los actos o trámites del procedimiento administrativo previo, el tribunal deberá señalar si la Administración conserva la potestad de recomponerlo a los efectos de dictar un acto legítimo. No se rá admisible la recomposición de un procedimiento ya reconstituido”. En este caso, se han analizado todos los agravios esgrimidos por la actora y las defensas de la demandada, concluyendo la Sede que el acto encausado es legítimo, por lo que no existe recomposición alguna sobre la cual pronunciarse. Por los fundamentos expuestos y la normativa antes citada, LA SRA. JUEZ LETRADA DE LO CONTENCIOSO ANULATORIO DE 1°TURNO FALLA: 1) Desestímase la demanda instaurada y en su mérito, confírmase el acto administrativo encausado, sin sanción procesal especifica 2) A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los letrados intervinientes en $ 50.500 (pesos uruguayos, cincuenta mil quinientos). 3) Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta providencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de proceder a su destrucción (Acordada Nº34/2023 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo aplicable a esta Sede por Acta Nº7/2025). 4) Intímase a la parte demandada a retirar los antecedentes administrativos en caso de haber sido aportados en soporte papel y encárguese a la Oficina Actuaria su eliminación del servidor de la Sede, si hubiesen sido aportados en soporte digital. 5) Oportunamente, archívese. Dra. Lucía Techera Tealdi Juez Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 1ºTurno