Sentencia Interlocutoria N° 177/2025

Montevideo, 12 de diciembre de 2025 SENTENCIA Nº177/2025 SENTENCIA INTERLOCUTORIA VISTOS: Para sentencia interlocutoria, estos autos caratulados “AA CON ESTADO - MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. ACCIÓN DE NULIDAD.” – Ficha Nº194/2025, venidos a conocimiento del Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 1º Turno. RESULTANDO: 1) Con fecha 3 de abril de 2025, compareció en autos la Dra. BB, en representación de AA, impetrando acción de nulidad respecto de la Resolución dictada por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería (DNPI - MIEM) con fecha 25 de junio de 2024, mediante la cual se concedió el registro de la marca HAVANNA (mixta), bajo el expediente No. 507281, en favor de CC, para distinguir los productos y servicios incluidos en las Clases Internacionales 16 y 35 (fs. 9 y ss.). 2) En su demanda, relata que la resolución le fue notificada con fecha 1° de julio de 2024, habiendo interpuesto recurso de revocación y jerárquico en subsidio el día 25 de julio. Con fecha 30 de diciembre de 2024 , el MIEM resolvió el recurso jerárquico, no haciendo lugar al mismo. Manifiesta que dicha resolución le fue notificada con fecha 3 de febrero de 2025. 3) Indica que la resolución impugnada la agravia en la medida en que la marca HAVANNA constituye su nombre comercial, hecho que motivó su oposición en vía administrativa. Alega la existencia de mala fe y competencia desleal por parte de CC. Específicamente, aduce violación al debido proceso, al derecho de defensa y al principio de verdad material; invocando, también, falta de fundamento y motivación del acto administrativo. En definitiva, entiende que la resolución no se encuentra ajusta da a Derecho, por adolecer de vicios formales y sustanciales, razón por la cual se debería procederse a su anulación (fs. 28). 4) Realizado el control de rigor de la demanda por parte de la Sede, y subsanadas las observaciones realizadas, por Decreto Nº260/2025 se confirió el correspondiente traslado de la demanda y de la solicitud de citación al tercero, a la contraria, quien lo evacuó con fecha 19 de mayo de 2025, bregando por la confirmación del acto administrativo impugnado, aportando los antecedentes administrativos requeridos y solicitando , también, la citación como tercero de CC (fs. 36 y ss.). Por Sentencia Interlocutoria N°30/2025, se admitió la citación; habiendo comparecido en estas actuaciones, la Dra. DD, en nombre de CC. (fs. 58 y ss.). 5) La tercerista, indica que la accionante no es titular de marcas registradas en Uruguay y que, por ende, carece de legitimación activa en las presentes actuaciones. Menciona que las marcas de las que fue titular fueron canceladas por falta de uso. En tanto, manifiesta tener un interés directo, personal y legítimo en la medida en que es “…titular de las marcas “HAVANNA”, debidamente registradas ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. La titularidad de dichos registros lo habilita a coadyuvar con el Estado en el mantenimiento de la resolución de concesión de la marca HAVANNA (Etiq.) No. 507.281… se considera que la Acción de Nulidad instaurada por AA (…) carece de mérito ya que (…) la marca objeto de las presentes actuaciones ha sido concedida de forma legítima.” (fs. 59, resaltado en el original). 6) Mediante Decreto N°982/2025 se confirió a las partes un plazo común de 10 días para proponer prueba, de conformidad con lo preceptuado en el art. 165 del CCA, habiendo éstas -oportunamente- comparecido a ofrecerla (fs. 67, 69 y 150 y ss.). 7) Con fecha 22 de agosto de 2025, comparece la Dra. Natalia Paladino, en representación de AA, a efectos de denunciar hechos nuevos. Específicamente, manifiesta que “En el transcurso de estas semanas, sucedió un hecho nuevo que se viene a denunciar. El mismo, resulta sumamente relevante, confirmando de esta forma, las alegaciones vertidas por esta parte en los escritos anteriores: CC ha lanzado al mercado un alfajor identificado bajo la denominación “HAVANNA”. En este sentido, es dable destacar que CC, nunca ha distribuido alfajores, elemento que denota mala fe y mal accionar de Bimbo; es por ello que para la producción del referido producto, tuvo que acudir a Juana la Loca, quien si se dedica a la comercialización de distintos tipos de alfajores. Esta acción no solo agrava el conflicto marcario en curso, sino que representa un avance directo sobre un activo de Propiedad Intelectual, distintivo y emblemático de mi representada.” (fs. 171 vto. y 172). 8) Por Decreto Nº1358/2025, se confirió traslado del hecho nuevo denunciado. Con fecha 4 de septiembre de 2025, comparece la Dra. DD, en representación de CC., a efectos de evacuar el traslado conferido, manifestando que: “Teniendo en cuenta que este expediente refiere a la marca Havanna en la clase Int. 16, debemos preguntarnos si el lanzamiento al mercado por parte del tercerista de un alfajor (producto clasificado en la clase 30 del nomenclátor internacional) puede afectar de alguna forma el presente caso. Sostenemos que la respuesta a esa interrogante es NO. Siguiendo el criterio comparativo de la actora, luce a continuación una tabla que muestra claramente la disimilitud del caso y el “hecho nuevo”. (…) Se trata de una marca diferente que, además, refiere a productos diferentes y, por ende, el “hecho nuevo” denunciado es absolutamente irrelevante en autos. Sin perjuicio de lo expuesto debemos mencionar que no es cierta la afirma ción de la actora cuando dice que mi representado nunca comercializó alfajores. (fs. 182 vto. y 183, resaltado en el original). 9) Por su parte, con fecha 8 de septiembre de 2025, comparece la Dra. Sofía Delgado, en representación del MIEM, indicando que: “…Corresponde mencionar que, el supuesto hecho nuevo alegado, no guarda relación con el objeto del proceso, el cual es, el cuestionamiento de la legitimidad del acto cuya anulación se pretende… de fecha 25 de junio de 2024… Por otra parte, el hecho nuevo alegado, no cumple con los requisitos normativos para ser incorporado al proceso… Por otro lado (…) no se dan en la especie los elementos necesarios para que se configure la mala fe alegada… la actora denuncia que CC se encuentra efectuando la venta de alfajores, en competencia desleal y con mala fe, cuando en realidad, este no es más que un acto típico de comercio, el cual se encuentra autorizado a efectuar, dado que, siendo titular de las marcas HAVANNA y H (mixtas, todas ellas concedidas para la Clase Internacional 30, correspondiente a alfajores), se encuentra en el ejercicio legítimo de su uso; asimismo, es menester aclarar a la Sede que, la marca ventilada en autos, nada tiene que ver con la venta de alfajores, y a que fue autorizada en otras clases internacionales (16 y 35)…” (fs. 188 vto., 189 y 190). 10) Por Decreto Nº1529/2025 se confirió a las partes un plazo de 5 días para proponer prueba en el marco del hecho nuevo denunciado, habiendo comparecido a ofrecerla la parte demandada y actora (fs. 195 y 197). Conferido el plazo respectivo para proponer contraprueba o prueba sobre prueba (art. 138 CCA), las partes no comparecieron a ofrecerla. 11) Finalmente, mediante Decreto Nº1914/2025, se dispuso el pase de estos autos para dictado de resolución a propósito del hecho nuevo denunciado y con fecha 21 de octubre de 2025, las actuaciones fueron puestas a despacho en cumplimiento de la providencia referida, encontrándose esta titular con licencia entre los días 14 a 28 de octubre (fs. 198). CONSIDERANDO: 1) La Sede admitirá el hecho nuevo denunciado por la parte actora , por los argumentos que a continuación se dirán. 2) Si bien el hecho nuevo fue denunciado en el período de prueba, por lo que la Sede no fijó el objeto del proceso, éste surge delimitado por la competencia de la Sede, los agravios deducidos por las partes sobre los que exista controversia. En tal sentido, resulta evidente de lo que viene de relatarse, que el objeto está determinar la legitimidad o ilegitimidad el acto encausado que dispuso el registro de la marca HAVANNA a favor de la tercerista. Y, al respecto, la actora ha manifestado que lo que pretende CC es aprovecharse de la notoria fama de la marca HAVANNA (que es, además, su nombre comercial) y así favorecer la comercialización de nuevos productos y servicios a su nombre. Incluso, afirma que existiría competencia desleal. 3) De acuerdo a lo que viene de decirse, resulta, a criterio de la Sede diametralmente claro que el hecho nuevo denunciado cumple con las condiciones exigidas en el art. 157 del CCA para ser admitido, por cuanto es nuevo (no exigiendo la norma un plazo puntual), se relaciona con el objeto del proceso y tiene incidencia en la defensa de la pretensión de la accionante. Cabe resaltar que, evidentemente, ello no implica juzgar, en esta instancia, si efectivamente existió competencia desleal, sino simplemente conclui r que lo manifestado a fs. 171 y ss., resulta relevante a esta litis y debe ser incorporado a autos, para ser luego valorado por la Sede de forma conjunta con el resto de los dichos y prueba que aporten todas las partes. 4) En efecto, se reitera, que lo que se pretende agregar refiere al lanzamiento por parte de CC, al mercado, de un alfajor identificado con el nombre “HAVANNA”, lo cual, sin dudas, se condice con las marcas sobre las cuales existe pugna en el caso. Que la tercerista haya o no comercializado alfajores antes, no es, en opinión de quien escribe, criterio para determinar la admisión o rechazo del hecho nuevo porque el objeto de la litis no está en el alfajor en sí mismo, sino en la confundibilidad marcaria. 5) Por su parte, no son de recibo las afirmaciones de la tercerista a fs. 184, puesto que el hecho nuevo debe ser (conocido al menos) de forma posterior a la demanda y a la contestación. Incluso, puede suceder que hechos acaecidos con posterioridad al dictado del acto sirvan a la Sede para interpretar cómo actúan las partes en lo que al litigio refiere (no la actuación procesal, sino en cuanto a la pretensión de fondo) y pueden arrojar luz sobre lo cuestionado. 6) En cuanto a los dichos de la demandada (fs. 18 6 y ss.), éstos, en puridad, se condicen con los de la tercerista y en algunos pasajes refieren al objeto principal de autos y no al hecho nuevo, por lo que las mismas consideraciones le aplican. 7) Se reitera: la admisión de un hecho nuevo no supone la admisión de la pretensión principal del actor, sino solo reconocer que tal hecho se vincula con lo aquí debatido y que debe ser traído al proceso para valorar luego, en la sentencia definitiva, qué grado de vinculación efectivo tenía (art. 216 CGP). 8) Finalmente, en tanto el hecho nuevo interrumpió el transcurso del plazo conferido por Decreto Nº1214/2025, corresponde conferir nuevamente a las partes un plazo de 5 días para proponer contraprueba, prueba sobre prueba, oponerse a ella, etc., respecto del principal, p or tanto, cualquier consideración en ese sentido, deberá ser hecha en tal instancia procesal. Por los fundamentos antes expuestos y la normativa citada, RESUELVO: 1) Admítese el hecho nuevo denunciado por la parte actora. 2) Confiérese un plazo común de 5 días a efectos de proponer contraprueba o prueba sobre prueba (art. 165 CCA).