Sentencia Definitiva N° 160/2025

Montevideo, 5 de diciembre de 2025 SENTENCIA Nº160/2025 SENTENCIA DEFINITIVA VISTOS: Para sentencia definitiva, estos autos caratulados “AA CON ESTADO - MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. ACCIÓN DE NULIDAD. INSTANCIA ÚNICA ” – Ficha Nº 17/2025, venidos a conocimiento del Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 1º Turno. RESULTANDO: 1) Con fecha 3 de febrero de 2025, compareció en autos la Dra. Fabiana Mateos, en nombre y representación de AA, impetrando acción de nulidad respecto de la Resolución dictada por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería (DNPI - MIEM) con fecha 25 de abril de 2024, mediante la cual se desestimó el registro de la marca “TADA DELIVERY”, para distinguir los servicios comprendidos en las Clases Internacionales Nos. 35 y 39 (fs. 11 y ss.). 2) En su demanda relata que tal resolución le fue notificada electrónicamente con fecha 30 de abril de 2024, habiendo interpuesto los recursos de revocación y jerárquico en subsidio, el día 10 de mayo de 2024 y que, no existiendo pronunciamiento expreso de la Administración respecto de los mismos, con fecha 26 de noviembre de 2024 se configuró su denegatoria ficta. El presente accionamiento fue iniciado el día 3 de febrero, tal como se adelantó. 3) Manifiesta que, publicada en el Boletín Oficial la solicitud de registro, la misma enfrentó la oposición de terceros por parte de BB. En tanto, menciona que “La D.N.P.I. no formuló oposición de oficio ya que del Informe de Antecedentes de esa Dirección no surgieron estas marcas como antecedentes inhibitorios al registro.” (fs. 12). Entiende que la resolución dictada es contraria a derecho, en tanto desconoce elementos de trascendencia que permiten la coexistencia pacífica entre ambas marcas. Alega que éstas presentan diferencias suficientes y que ello impide que el público consumidor asocie sus signos como provenientes de un mismo origen empresarial, en el entendido de que se trataría de un “consumidor discriminador ” a quien seguramente no afectará la coexistencia referida. 4) Realizado el control de rigor de la demanda por parte de la Sede y subsanadas las observaciones, por Decreto Nº 25/2025 se confirió el correspondiente traslado a la parte demandada, quien lo evacuó con fecha 25 de febrero de 2025, bregando por la confirmación del acto administrativo impugnado, aportando los antecedentes administrativos requeridos y solicitando la citación como tercero, de BB. (fs. 44 y ss.). Por Decreto N°135/2025, se admitió la citación, no habiendo comparecido BB. en las presentes actuaciones. 5) En su contestación de demanda, la Administración expresa que la Resolución impugnada y el accionar de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial fue ajustado a Derecho. Alega que existe confundibilidad entre los signos citados como antecedentes y la solicitud desestimada, y que las reglas para analizar dicha confundibilidad fueron correctamente aplicadas. Menciona que, para obtener la protección registral, el signo a estudio debe tener aptitud para distinguir y no debe ser confundible con marcas registradas o en trámite de registro. Entiende que las marcas en pugna “…presentan una cercanía fonética y semántica que provoca otorguen una impresión similar. (…) el consumidor por lo general no cuenta con las marcas frente a sí al momento de seleccionar, por lo tanto, mucha de la fuerza del signo reside en aquellos elementos que hagan a la permanencia de los mismos en la psiquis del público. En el presente, ambas marcas apelan al mismo recurso desde que su “mot vedette” o palabra estrella, resulta extremadamente similar.” (fs. 46). 6) Mediante Decreto N°391/2025 se confirió a las partes un plazo común de 10 días para proponer prueba, de conformidad con lo preceptuado en el art. 165 del CCA, habiendo comparecido a ofrecerla la demandada y la actora, a fs. 63 y 65. Por su parte, ninguna de ellas compareció a ofrecer contraprueba, prueba sobre prueba, etc., por lo que, por Decreto 763/2025, se fijó el objeto del proceso, la prueba y se pronunció la Sede respecto de los aspectos requeridos por el art. 166 del CCA. 7) Producida la prueba de autos, por Decreto N° 883/2025, se confirió a las partes un plazo de 15 días para alegar de bien probado, lo que hicieron con fecha 16 y 23 de julio. 8) Por Decreto N° 1052/2025, y atento a que se trata de un asunto de instancia única (de acuerdo a lo manifestado por la accionante a fs. 21 ), se dispuso la remisión de las actuaciones a la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo (P.E.C.A), a efectos de ser oída de forma previa al dictado de sentencia definitiva (arts. 171 y 33 del CCA). 9) Finalmente, habiéndose pronunciado el P.E.C.A mediante Dictamen Nº538/2025, en el cual sugiere desestimar la demanda y confirmar el acto (fs. 84 y ss.), mediante Decreto N°1672/2025, se dispuso el pase de estos autos para el dictado de sentencia definitiva . Con fecha 7 de octubre de 2025, las actuaciones fueron puestas a despacho en cumplimiento de la providencia referida, encontrándose esta titular con licencia entre los días 14 y 28 de octubre (fs. 91 vto.). CONSIDERANDO: 1) La Sede, compartiendo lo dictaminado por el P.E.C.A, rechazará la demanda de nulidad planteada por la parte actora y confirmará el acto administrativo accionado, por los argumentos que a continuación se explicitan, por los argumentos que a continuación se explicitan. 2) Cumplimiento de los requisitos procesales De acuerdo a lo que surge de todo el plexo normativo que regula el proceso contencioso anulatorio y a lo que ha sido, históricamente, relevado por la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los presupuestos procesales o requisitos de admisibilidad a cumplir “ son el previo agotamiento de la vía administrativa y que no haya caducado el ejercicio de la acción anulatoria” (Tarigo, Enrique. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. Montevideo. 1953P.p. 32), a lo que, Durán Martínez, citando a Giorgi, agrega: “El actor tiene que ser titular de un derecho o de un interés directo, personal y legítimo, violado o lesionado por el acto administrativo impugnado… el texto constitucional enumera, equivocadamente, como causa de admisibilidad de la acción, una exigencia de fondo, indispensable para el éxito de la pretensión que en e lla se deduce: la violación o lesión por la decisión administrativa impugnada de un derecho o de un interés directo, personal y legítimo ” (Durán Martínez, A. Contencioso Administrativo. Montevideo. 2023. P.p. 121). En efecto, el accionante ha de dar cumplimiento a los siguientes requisitos, ya sea que deban ser controlados de forma liminar por la Sede o en la evaluación que se realiza en esta oportunidad, es decir, al dictar sentencia definitiva: (i) que el acto administrativo contra el cual se accione sea definitivo, esto es, que a su respecto se haya agotado la vía administrativa mediante la interposición de todos los recursos que en el caso correspondan, que exista denegatoria expresa de los mismos o se haya configurado denegatoria ficta; (ii) que se haya presentado la demanda anulatoria en plazo y (iii) que quien acciona sea titular de un derecho subjetivo o un interés directo, personal y legítimo en la anulación de tal acto. Asimismo, debido a lo que surge del art. 48 del CCA, cabe ahora agregar dentro del punto (i) antes mencionado, aquellos supuestos en los cuales se ha producido la ratificación de la denegatoria ficta de los recursos, por haber la Administración incumplido pronunciarse y notificar tal pronunciamiento, dentro de los 30 días de presentado el urgimiento; y, también, aquellos casos en que, urgida la resolución del asunto, la Administración lo responda en plazo. Pues bien, entiende la Sede que, con relación al aspecto formal , se han cumplido todos los requisitos exigidos por los arts. 317 y 319 de la Constitución de la República y los arts. 42, 43, 55, 56, 151 y 153 del CCA. En este sentido, surge de los dichos de las partes (fs. 11 y 44) que la Resolución encausada fue dictada por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, con fecha 25 de abril de 2024, notificada electrónicamente el 30 de abril, y contra la cual la actora interpuso recursos de revocación y jerárquico en subsidio, con fecha 10 de mayo de 2024. En tanto, el acto conclusivo de la vía administrativa es la denegatoria ficta, acaecida en fecha 26 de noviembre de 2024. Todo ello, además, se confirma de fs. 25 y ss., con la agregación (en soporte papel) del Expediente Nº202 5-8-4-0000031 (A.A). El presente accionamiento fue iniciado el día 3 de febrero de 2025, en tiempo hábil (fs. 11). Por su parte, también se ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos por el inciso final del art. 309 de la Constitución y art. 66 del CCA , considerando, como se verá, que el objeto de la litis radica en la nulidad de la decisión que desestimó la solicitud de registro de la marca “TADA DELIVERY” para distinguir los servicios comprendidos en la s Clases Internacionales Nos. 35 y 39. 3) Objeto del proceso y de la prueba. Admisión de los medios probatorios Tal como fue previamente reseñado, por Decreto Nº763/2025, la suscrita dispuso: “ Atento a lo anterior y a lo que surge del art. 166 del CCA, corresponde a esta Sede pronunciarse sobre los medios probatorios ofrecidos. Para ello, se estima necesario determinar previamente el objeto del proceso y de la prueba, de forma de dotar a las partes de seguridad a la hora de admitir/rechazar cualquier probanza y de que la futura sentencia a dictarse se acotará al objeto fijado, en aplicación del principio de congruencia”. A su vez, en dicha providencia se fijó el objeto del proceso, de la siguiente forma: “Determinar si corresponde o no, hacer lugar a la nulidad planteada por la parte actora respecto de la Resolución de fecha 25 de abril de 2024, dictada la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería, mediante la cual se desestimó su solicitud de registro de la marca TADA DELIVERY – Acta N°537.097 para distinguir los servicios comprendidos en las Clases Internacionales 35 y 39; o si, por el contrario, corresponde confirmar el acto administrativo referido, por haber sido éste dictado en apego a la regla de derecho. Para ello y en particular, deberá determinarse si existieron vicios en los motivos del acto por haber la Administración valorado de forma errónea la distintividad de las marcas TADA DELIVERY y TATA.” y el de la prueba en: “(…) acreditar los extremos delimitados previamente.” A su vez, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 166 del CCA, se resolvió en tal providencia por Decreto Nº 763/2025, admitir los medios de prueba propuestos en los siguientes términos: “Con respecto a la prueba documental, se tienen por agregados los Antecedentes Administrativos presentados por la demandada en 19 fs., en soporte papel y la correspondiente a la parte actora obrante de fs. 2 a 7 en tanto hace al cumplimiento de los arts. 15 1 y 153 del CCA”. 4) Aspectos admitidos, no controvertidos y probados por las partes Primeramente, corresponde referir a aquell as cuestiones que, siendo controvertibles, no fueron controvertidas por las partes (porque fueron expresamente admitidas o no se explicitó nada al respecto), las cuales no conforman el objeto del proceso. En palabras que se acompañan, sostuvo Tarigo: “(…) no son, por tanto, hechos controvertidos -y no constituyen por consecuencia objeto de la prueba- aquellos hechos que, siendo controvertibles, no han sido controvertidos. Esa ausencia de controversia o de contradicción a su respecto puede ser tanto expresa como tácita…” (Tarigo, Enrique. Lecciones de Derecho Procesal Civil. T. II. Montevideo. 2007. Pp. 16). Por su parte, en términos similares, afirmó Viera: “(…) los hechos admitidos, expresa o implícitamente, en la contestación de la demanda, no necesitan ser probados. La prueba de su existencia se encuentra en el hecho de su admisión por el contrario ” (Viera, L. Curso de Derecho Procesal. T. II. Montevideo. 1987. Pp. 84). En el mismo sentido, no integran el cúmulo de debate de esta litis aquellos vicios o causales de nulidad que no fueron alegados por la parte actora en su demanda, postura ya sostenida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y que esta Sede comparte: “(…) corresponde precisar que tal vicio no fue alegado, siquiera implícitamente en ningún pasaje de la demanda por parte de la actora, por lo que su recepción, o aun su consideración, excedería el objeto de la presente controversia (Cf. PALACIO, L., “Manual de Derecho Procesal Civil”, t. I, ps. 143 y ss.; KLETT, S. "Proceso ordinario en el Código General del Proceso", t. I. ps. 54 y ss.; SIMON, L., "El equilibrio entre los principios dispositivo e inquisitivo en los modernos procesos civiles por audiencia", XVIII Jornadas Iberoamericanas y XI. Jornadas Uruguayas de Derecho Procesal, p. 220; entre muchos autores)” (Sentencia Nº24/2025). En efecto, lo único que conforma, en este caso, el núcleo de debate es la confundibilidad y distintividad entre la marca TA -TA (mixta) y la que la actora pretendió registrar TADA DELIVERY. En mérito a ello, a continuación, corresponde que la Sede prosiga con el examen de juridicidad, esto es, la definición de la normativa aplicable a la situación de que viene de analizarse y de aquellos aspectos que atañen a discusiones netamente jurídicas; será la valoración conjunta de todos ellos, la que dará base al presente fallo. 5) Fundamentos de Derecho y valoración probatoria 5.1) Sobre el vicio en los motivos y su vinculación con la confundibilidad marcaria Conforme a lo indicado precedentemente, la parte actora se agravia por entender que la Administración realizó un análisis de confundibilidad erróneo, tanto en los pasos o aspectos considerados en él, como en sus conclusiones. Por lo tanto, si lo que se cuestiona es la forma en que se valoraron los antecedentes del caso o la forma en que se aplicó el Derecho, lo que se está poniendo en tela de juicio por parte de la accionante son los motivos del acto, en tanto Al decir de Ruocco y Delpiazzo, éstos son “(…) las circunstancias de hecho y de Derecho que preceden al dictado del acto administrativo y cuyo acaecimiento encarta, en forma más o menos determinada, en la norma atributiva de competencia. El motivo es el porqué de la manifestación de voluntad… Si los hechos no existen o no son como la Administración pretende, el acto estará viciado por inexistencia o falta de motivo; cuando no caben en el supuesto de la norma atributiva de competencia, el acto estará viciado por ilegitimidad o errónea aplicación de los motivos ” (Ruocco, Graciela y Delppiazo, Carlos. Tratado Jurisprudencial y Doctrinario. Actos y Contratos de la Administración. Montevideo. 2013. P.p. 41, resaltado agregado). Pues bien, entiende la Sede que, sin perjuicio de reconocer las dificultades que la determinación de la confundibilidad marcaria implica, no le asiste razón a la parte actora en cuanto a que las marcas presentan diferencias que permiten a sus registros, coexistir. El artículo 6 de la Ley N°17.011 prevé que: “Para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes”. Es la propia “Ley de Marcas” la que releva, como criterio para admitir o rechazar el registro de una marca, la confundibilidad entre ésta y las que se encuentren inscriptas o en trámite de serlo, indicando que sus diferencias deben ser claras. Dada la dificultad que presenta tal análisis (la que surge de la subjetividad que implica), la doctrina y la jurisprudencia han aplicado, de forma armónica, una serie de pautas para objetivizar tal valoración. Esta decisora comparte tales pautas, por lo que las aplicará al caso de autos, sin perjuicio de agregar algunos otros elementos al análisis, conforme se verá. Estos criterios guían en análisis del juzgador, en este caso, de la siguiente manera: (i) debe estarse a la impresión de conjunto generada por las marcas; (ii) deben ser analizadas en forma sucesiva y no simultánea; (iii) la comparación debe realizarse desde la óptica del consumidor presunto y en atención a la naturaleza del producto que distinguen; y (iv) se debe atender más a las semejanzas que a las diferencia s entre los signos (GUTIÉRREZ CARRAU, Juan Manuel. Manual teórico-práctico de marcas. UM. Montevideo. 2009. P.p. 87 y ss., y Sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo N°393/2025, 741/2023, 628/2019, entre otras). A su vez, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo , entre otras, en Sentencia N°393/2025, explicó que: “(…) al examinar la posibilidad de confusión entre dos signos, no se puede tomar únicamente una parte o partes de los mismos, para su comparación. Se deben apreciar en su totalidad ("as a whole" dice la doctrina anglosajona), y así determinar si existe similitud, capaz de inducir en error al consumidor (Juan Manuel GUTIÉRREZ CARRAU: "Manual Teórico - Práctico de Marcas", pág. 87 -88; sentencias 379/2008, 677/2011, 830/12, entre otras) … A lo que se agrega, que el cotejo marcario debe realizarse "a golpe de ojo", sin análisis pormenorizados, puesto que así es la percepción que tiene el consumidor de las marcas que se le ofertan (Cfm. Diego CHIJANE DAPKEVICIUS; "Derecho de Marcas"; Editorial B de f, 2007, pág. 357-358)”. En la especie, entiende esta decisora que analizando las marcas de forma integral, sucesiva, considerando los productos/servicios que tienden a identificar, la naturaleza de ambas y, por ende, el tipo de consumidor al que han de estar dirigidas, no se verifican diferencias suficientes para admitir su distintividad y registro. En primer lugar, nótese, como bien afirma la Administración y el P.E.C.A que a simple vista se aprecia la similitud fonética y visual de ambas marcas, que se diferencian únicamente por una letra (D en un caso y T en el otro). En segundo lugar, si bien la marca que pretende registrar la actora tiene el término DELIVERY, ello no es suficiente para diferenciarlas, en tanto, es fácilmente presumible que los consumidores medios que conocen la marca TA- TA puedan asociar que se trata de un servicio d e envío de productos que dicha marca ofrece. Amén de ello, el término DELIVERY no es útil, en este caso, para identificar un producto puntual o permitir la conexión entre la marca y su titular, puesto que tienden a individualizar una acción o forma de que los productos sean entregados, y, ello, podría ser aplicable a casi cualquier marca. Con relación a estos aspectos, como bien indica el P.E.C.A si bien las marcas deben apreciarse en su conjunto y no de forma separada, en el caso de la marca notoria TATA su significación fonética es tan importante que debe ser contrastada con el término TA DA, más allá de que en éste segundo caso se lo acompañe de la palabra DELIVERY y hecho tal ejercicio, no hay dudas de la confundibilidad: “ En primer lugar, siguiendo la opinión de Otamendi, cabe tener presente que “en muchas hipótesis resulta necesario cen trar el análisis en un aspecto determinado del conjunto cuando es notorio que el mismo tiene significación superior; criterio este que se ha aplicado en referencia a las llamadas “mot vedette” (…)” y que “es correcto, por tanto, valorizar la importancia o predominio de los componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento “decisivo”, que es lógicamente el que desempeñará más cabalmente el papel de identificación comercial de los productos” (Cf. Jorge Otamendi, “Derecho de Marcas”, Lexis Nexis Abeledo - Perrot, 4ª Edición, Buenos Aires, 1989, p. 175) (sentencias Nos. 11/2013, 686/2017 y 182/2019 y 25/2020, entre otras) (el subrayado no está en el original). En este caso, ese significado superior es el que se aprecia en el término TADA en el conj unto marcario TADA DELIVERY”. En tercer lugar, que no coincidan las clases de la marca ya registrada y la que pretende registrar la actora, en puridad, tampoco es suficiente para que el consumidor medio pueda diferenciarlas, puesto que, al verlas, no conoce quien las vaya a consumir en qué clases operan o están registradas, tal como afirma el P.E.C.A: “En segundo lugar, tampoco puede entenderse, sin más, que por el mero hecho de que las marcas estén referidas a las clases internacionales Nos. 35 y 39, se pueda dar por sentado que el consumidor medio relevante sea del tipo discriminador. Claramente, ello no surge demostrado en autos y se ve en cierto modo puesto en duda desde que el término DELIVERY que sigue al vocablo TADA parece estar enfocado a la compra de productos en forma telefónica o a través de Internet. Por otro lado, no puede perderse de vista que las clases internacionales Nos. 35 y 39 serían concurrentes con las que ya ostentan las marcas denominativa y mixta TA-TA.”. En cuarto lugar , la notoriedad de la marca TA -TA implica un escollo o complejidad adicional, puesto que predispone al consumidor medio a asociar cualquier marca similar a esa que le resuena o es renombrada por su fama o conocimiento general, lo cual hace que el análisis de confundibilidad deba ser más exigente aún. Al respecto, la doctrina especialista ha dicho: “Notoriedad es la cualidad de notorio, implica nombradía, fama; notorio es aquello público y sabido por todos, claro, evidente; importante, relevante o famoso. En general, la fuerza de una marca se mide en parte por su notoriedad, por el número de personas que conocen el significado del signo elegido para la individualización de un producto o servicio. La notoriedad de la marca es un concepto diverso del carácter distintivo: esta última deriva de la apreciación de quien será su titular luego será calificado por el Registro. La notoriedad se aprecia desde el público, los consumidores, la clientela es quien determina este valor en la marca …” (BUGALLO, Beatriz. Propiedad Intelectual. Tomo I. 2ª Edición. Montevideo. FCU. 2022. P.p. 165), por lo que, en realidad no se comparte el razonamiento de la actora, sino que, como viene de decirse, sucede al revés, se aumenta en casos como este, el riesgo de confundibilidad. En quinto lugar, a todo el análisis que viene de realizarse, cabe, a criterio de esta decisora, agregar un aspecto adicional que se relaciona con la finalidad o bien jurídico protegido por la Ley N°17.011. Ésta, en su artículo 22 refiere expresamente a los derechos del c onsumidor. Justamente, en pos de tales derechos es que realiza todo el análisis de confundibilidad marcaria que viene de desarrollarse y es eso lo que debe priorizarse. Por todo lo anterior, la Sede estima que resulta diametralmente clara la similitud y confundibilidad marcaria que viene de analizarse, siendo correcta la apreciación hecha por la demandada al respecto. 6) Orientación de cumplimiento y posibilidad de recomposición El inciso final del art. 177 del CCA establece que, en la sentencia, la Sede habrá de pronunciarse sobre todas las causales de nulidad invocadas “ lo que servirá de orientación a la Administración para su cumplimiento”. A su vez, el inciso segundo del art. 190 del CCA, reza: “ Cuando la irregularidad refiera a las formalidades exigidas a los actos o trámites del procedimiento administrativo previo, el tribunal deberá señalar si la Administración conserva la potestad de recomponerlo a los efectos de dictar un acto legítimo. No se rá admisible la recomposición de un procedimiento ya reconstituido”. En este caso, se han analizado todos los agravios esgrimidos por la actora y las defensas de la demandada, concluyendo la Sede que el acto encausado es legítimo, por lo que no existe recomposición alguna sobre la cual pronunciarse. Por los fundamentos expuestos y la normativa antes citada, LA SRA. JUEZ LETRADA DE LO CONTENCIOSO ANULATORIO DE 1°TURNO FALLA: 1) Desestímase la demanda instaurada y en su mérito, confírmase el acto administrativo encausado, sin sanción procesal especifica 2) A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los letrados intervinientes en $ 50.500 (pesos uruguayos, cincuenta mil quinientos). 3) Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta providencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de proceder a su destrucción (Acordada Nº34/2023 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo aplicable a esta Sede por Acta Nº7/2025). 4) Intímase a la parte demandada a retirar los antecedentes administrativos en caso de haber sido aportados en soporte papel y encárguese a la Oficina Actuaria su eliminación del servidor de la Sede, si hubiesen sido aportados en soporte digital. 5) Oportunamente, archívese.