Sentencia Definitiva N° 658/2025

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 12 de noviembre de 2025. No. 658 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos: “ EMPRESA AA con MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 334/2023). RESULTANDO : I) El 30.06.2023, compareció la Dra. BB en representación de empresa AA, con demanda dirigida a obtener la nulidad de la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de 6.10.2022., por la que se concedió el: “Registro de la marca “EUROJEANS” (denominativa) Acta N° 504.899, a favor de “empresa CC” de URUGUAY, para cubrir los productos comprendidos en la clase internacional 25” (fs. 147 vto.). En el libelo (fs. 13-21), la actora expresó, sintéticamente: La Resolución en tanto concede el registro de una marca similar y confundible con la de su propiedad, EURO COTTON No. 487.208 (productos de la clase Internacional No. 25). No existe entre las marcas involucradas claras diferencias requeridas por nuestra legislación para que se permita la coexistencia de los signos en pugna. Ellos son confundibles desde el punto de vista gráfico y fonético, con riesgo cierto de confusión. La misma consiste en la posibilidad de que el público crea que los productos de que se trate proceden de la misma empresa o de empresas que están comercial o económicamente vinculadas. Para evaluarlo, es necesario analizar factores tales como similitud de los signos, de los productos que las marcas distinguen, el carácter distintivo de la marca anterior, los elementos distintivos y dominantes de los signos, el público al cual éstos van dirigidos. La marca impugnada pretende distinguir productos que ya se encuentran protegidos por aquélla en la que se funda el accionamiento, lo que hace posible concluir que se dirigen al mismo consumidor. El carácter distintivo de la marca anterior -EURO COTTON - es incuestionable y resulta esencial al analizar el riesgo de confusión. A la luz de los criterios manejados, las marcas “EURO COTTON” y “EUROJEANS”, no pueden coexistir en el registro, en la Clase Internacional No. 25, en tanto, resultan confundibles y, por tanto, la resolución de la D.N.P.I. que concedió el registro de la marca "EUROJEANS" desconoce la irregistrabilidad del signo y le produce un evidente perjuicio a su representada, correspondiendo sea anulada. II) El Estado-Ministerio de Industria, Energía y Minería (representado por la Dra. DD, fs. 80 a 85) , al evacuar el traslado (Decreto No. 4824/2023, fs. 52), contestó en lo medular: La marca pre -registrada es “EURO COTTON R” no “EURO COTTON”, como dice la demanda, lo cual importa para analizar la confundibilidad. Los signos en pugna, presentan claras diferencias desde el punto de vista visual, ortográfico, conceptual y fonético, que permiten la coexistencia en el registro y en el mercado, e impiden que se incurra en confusión por el público consumidor. Si bien comparten la palabra “EURO” (en clara alusión a Europa), una se complementa la expresión “COTTON” (de inglés algodón) y la otra “JEANS” (del inglés vaquero). La palabra “EURO” no es sólo compartida por empresa AA y empresa CC de Uruguay, sino también con otras marcas registradas en la clase internacional 25, como “EURO JACK”, “EURO KIDS”, “EUROSOL”, “EUROFLEX”, etc., según testimonio del expediente administrativo No 2023-8-4-0000267. III) A fs. 87 y vto., compareció nuevamente la demandada, quien denunció a la titular de la marca resistida – empresa CC de Uruguay- como tercero con interés en el pleito. Por Decreto No. 5773/2023, se ordenó noticia del pleito al tercero (fs. 89), quien notificado (fs. 101 vto.), no compareció. IV) Se dispuso la apertura a prueba (Decreto No. 968/2024, fs. 104), y el 26.07.2024 se dio cuenta del estado de los procedimientos (fs. 119). Las partes alegaron (fs. 122 la demandada y fs. 124 -125, la parte actora), la Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo se pronunció por la confirmatoria (fs. 178 -179), y puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio sucesivo se acordó la misma en legal forma, como sigue (fs. 181). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente que habilitan el examen de la pretensión anulatoria (Constitución, artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 , de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9). II) De los antecedentes, surge lo siguiente: El 27.05.2019, empresa CC de Uruguay solicitó ante la D.N.P.I. el registro de la marca “EUROJEANS” (denominativa) en la clase internacional No. 25. (fs. 138, de infolios). El 28.06.2017, la actora dedujo oposición, argumentando ser titular de la marca “EURO COTTON R” en dicha clase internacional (fs. 140/142). Lo anterior, provocó el informe jurídico de 8.09.2022, por el cual, la Asesoría Letrada de la D.N.P.I. concluyó: “las marcas en pugna presentan claras diferencias que permiten su coexistencia en el registro y en el mercado. Dichas diferencias hacen improbable que los signos marcarios sean pasibles de confusión o de incurrir en el denominado riesgo de asociación”. Luego, recayó el acto administrativo en proceso (fs. 147 vto.). III) El Tribunal con el voto conforme de todos sus integrantes procederá a confirmar el acto procesado, por no estimar de recibo los agravios. La Ley 17.011 pretende evitar la confusión prohibiendo la coexistencia de marcas iguales o semejantes de distintos titulares (art. 6º). Con esto, protege el interés, tanto de los propietarios, como de los consumidores que adquieren los productos marcados (cf. Gutiérrez Carrau, Manual Teórico Práctico de Marcas, ps. 91 y ss.). De acuerdo con doctrina y jurisprudencia, debe determinarse la impresión en conjunto de ambas marcas -examinadas sucesiva y no simultáneamente-, teniendo en cuenta el criterio de un presunto comprador y la naturaleza del producto o servicio, sus semejanzas, etc. Entre “EURO COTTON R” (mixta) y “EUROJEANS” (denominativa), existen las necesarias diferencias gráficas, fonéticas y aún ideológicas para bloquear cualquier tipo de confusión, no obstante permanecer a la Clase No. 25 ( “Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería”). La marca de la accionante está compuesta por dos vocablos marcarios claramente diferenciables “EURO” y “COTTON”, y la cuestionada solo uno: “EUROJEANS”. Así pues, se comparte el análisis contenido en el informe de Asesoría Letrada de la D.N.P.I. en cuanto señala que, las marcas en pugna; “…si bien comparten letras, los mismos no resultan confundibles” (fs. 146): a) si bien ambos signos comparten el término “EURO” (que apunta a Europa), el riesgo de confusión se diluye a poco que se analice que, mientras la concedida conceptualiza “JEANS (la clásica prenda o tela vaquera), la pre- registrada lo hace con el término “ COTTON”, que en su traducción al español significa algodón; b) tratándose del cotejo de una marca de naturaleza mixta - la pre- registrada- con una denominativa -la hostilizada -, la apreciación debe hacerse, sin disociaciones entre la grafía y la denominación. De este modo, no se comparte el análisis que del signo concedido efectúa la demandante, desmembrándolo de su contenido y de esa manera quitándole el sentido que se le confirió al crearlo; no debiéndose perder de vista que tal examen debe practicarse atendiendo a la impresión del conjunto. Respecto del signo de su propiedad, en el presente caso se compone de una parte denominativa y otra gráfica, concretada en un logotipo, con una forma especial, con colores y letras dispuestas de un modo particular y único. IV) Ha sostenido este Tribunal , en múltiples sentencias, que la diferente naturaleza de los signos en pugna opera como otro elemento que nos aleja tanto de la posibilidad de confusión como de asociación: “En primer término, adviértase que mientras la pre -registrada es denominativa (Antecdts. Admtvs., fs. 19), la concedida por la volición resistida es mixta (Antecdts. Admtvs., fs. 14), por lo que se entiende que el riesgo de confusión esgrimido por la accionante (directa e indirecta), no se produce. En el sentido indicado, el Cuerpo ha expresado que: “…Así, las marcas de autos no pueden ser confundidas entre sí, aunque ambas distingan productos de la Clase Int. 30, en virtud de sus claras diferencias gráficas. - Ello, por cuanto la pre -registrada es sólo denominativa, en tanto la marca de la actora es mixta, circunstancia que contribuye significativamente a aventar el riesgo de confusión, como reiteradamente lo ha establecido el Cuerpo.- Por ejemplo, en sentencia No. 124/03 ha señalado: “…Dichas diferencias se acentúan al tener la nueva marca combinación de colores, letras (en el caso también figuras) que le confieren carácter distintivo. - En definitiva, dada la diferente naturaleza de la marca pre -registrada (denominativa) y la ahora concedida (mixta), apreciada esta última visualmente como conjunto, no existe a criterio de la Sala riesgo de confundibilidad, ni tampoco indicio de competencia desleal, tratándose de marcas claramente diferentes…” (sent. No. 190/2006)” (Sentencia N° 813/2010). En igual sentido: “El hecho de que las marcas en cuestión presenten ciertos elementos comunes, no es índice suficiente para descartar la nueva marca en beneficio de la más antigua. El examinante no puede juzgar la posibilidad de confusión sobre la única base de que determin ado elemento de la marca solicitada, ya integra la marca opositora porque: la marca es indivisible. Es la impresión de conjunto, en su similitud, la que provoca confusión; no cada una de sus partes constitutivas, individualmente consideradas…” (RIPPE, Siegbert: “La Propiedad Industrial en el Uruguay”, p. 319). En definitiva, la coincidencia que se presenta en el empleo de la palabra “EURO”, no es suficiente para inferir que pueda existir confundibilidad entre los conjuntos marcarios en pugna, por lo cual, ambos se encuentran en condiciones de coexistir en el mercado. Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, FALLA : Desestímase la demanda y confírmase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retir e la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada No. 34/2023 ; art. 371 de Ley No. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora, en la cantidad de $ 50.500 (pesos uruguayos cincuenta mil quinientos). Oportunamente, expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese. Dra. Rossi, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Cal, Dr. Reyes (r.). Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).