Sentencia Definitiva N° 655/2025

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 12 de noviembre de 2025. No. 655 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos “AA con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 373/2024). RESULTANDO : I) El 11.06.2024, se presentó demanda (fs. 20 y 25 vta.) contra la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de 06.09.2023, en cuanto dispuso: “NO HACER LUGAR A LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN deducida por AA de URUGUAY, contra el registro de la marca VALENTINO GARAVANI (mixta), renovado bajo expediente No. 484652 a favor de empresa BB de ITALIA, para distinguir los productos comprendidos en la Clase Internacional 14 (Materiales de joyería y cronometría) (A.A. fs. 21). En su demanda, relató que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial realizó una errónea interpretación de la ley. En este sentido, indicó que nuestra Ley de Marcas en su art. 19, de acuerdo con la redacción dada por el art. 187 de la Ley 19.149, estableció que el uso de la marca registrada es obligatorio. En caso de que no se utilice la marca por un plazo determinado, la ley habilita a terceros interesados a solicitar su cancelación, siendo carga del titular marcario probar su uso. En la emergencia, empresa BB, al evacuar la vista de la solicitud de cancelación, se limitó a referirse a la notoriedad de su marca, pero no presentó ningún documento que acreditara su uso y que la reseña a su página web es insuficiente para acreditar el uso de la marca en nuestro país. Con relación a su legitimación para promover la acción de cancelación de la marca, la empresa BB, sostuvo que es titular de las marcas registradas “V VALENTINO” en las clases 25, 6, 11 y 19; “VALENTINO V” en las clases 14, 35 y 36 y “VALENTINO” en las clases 1, 6, 9, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 24, 26, 27 y 28. Por razones comerciales no tiene interés en que exista otra marca en el registro que contenga el término “VALENTINO”, por lo que habiendo investigado que la marca “VALENTINO GARAVANI” no estaba en uso, solicitó su cancelación. II) El Ministerio de Industria, Energía y Minería (Dra. CC), contestó oponiéndose al accionamiento al indicar que el registro de la marca cuya cancelación se pretende, data en Uruguay, de por lo menos veintisiete años. La solicitud de cancelación por falta de uso fue presentada el día 24.03.2023, mientras que la solicitud de renovación de la marca fue concedida con plazo de vigencia a partir del 22.04.2020, con lo cual, el plazo de cinco años que establece el art. 19 lit . A de la Ley N ° 17.011, aún se encontraba vigente. Empresa BB de Italia probó, en la faz administrativa, el uso de la marca que nos ocupa. Y, por si fuera poco, el uso de la marca que pretende cancelar surge admitido por la propia actora al reconocer la existencia de la página web www.valentino.com, a través de la cual están disponibles y se comercializan (entre otras vías) los productos de la marca referenciada en Uruguay y en el mundo. Por su parte, indicó que la marca que se pretende cancelar tiene un amplio nivel de notoriedad bastando ingresar a su página web para que ello pueda apreciarse. Con relación al interés calificado , manifestó que se requiere que el interés sea directo, personal y legítimo, no alcanzando la mera condición de ser competidor comercial del titular del registro. Además, en aplicación de la doctrina de los actos propios, la actora no se opuso al registro original, ni a su renovación posterior, debiéndose tener presente que han coexistido en el mercado y en el registro, al menos por nueve años en la clase 14. III) Por Decreto No. 5502/2024 (fs. 31) se emplazó al tercero denunciado quien no compareció. IV) Por Decreto No. 6652/2024 (fs. 34), se dispuso la apertura a prueba, las partes ofrecieron solo las resultancias de autos y, por Decreto No. 7427/2024 (fs. 40), se ordenó que alegaran en el plazo común de 15 días, haciéndolo la actora de fs. 42-46. y la demandada a fs. 48. V) Conferida vista a la Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, se pronunció mediante Dictamen No. 209/2025 y aconsejó la confirmación del acto impugnado. VI) Se dispuso el pasaje a estudio y se citó a las partes para sentencia definitiva, que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente (Constitución , arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 arts. 4 y 9), habilitan el examen de la pretensión. De los antecedentes anexos, surge lo siguiente: AA, en representación de las marcas “V VALENTINO”, “VALENTINO V” y “VALENTINO”, promovió acción de cancelación contra el registro de la marca “VALENTINO GARAVANI” a favor de empresa BB de ITALIA para distinguir los productos comprendidos en la Clase Internacional 14 (fs. 5 vta.-6). En su escrito manifestó que pasaron más de cinco años sin que exista evidencia alguna de que se hubiera utilizado la marca de manera pública y efectiva y con los requisitos que plantea la ley. Así, solicitó la cancelación del registro de la marca “VALENTIN O GARAVANI” amparándose en lo dispuesto por el art. 19 de la Ley 17.011. Conferida la vista a empresa BB la evacuó tempestivamente, bregando por el rechazo del accionamiento (fs. 10 -11 vta.). La acción instaurada no puede prosperar, dado que la marca es accesible al consumidor uruguayo y se encuentra en uso en el país. En efecto, los productos son comercializados en todo el mundo a través de su sitio web, por lo cual se encuentra debidamente probado el uso de la marca. De lo actuado se confirió vista a las partes, quienes la contestaron (fs. 13-14) y 15-16 vta.). El 31.08.2023, el Área de Asuntos Jurídicos de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial elaboró un informe en el que reseñó las distintas etapas del trámite. Luego de ello, sostuvo: “(…) Esta Asesoría entiende que la firma accionante carece de legitimación activa para deducir la presente acción en tanto no posee un interés directo en la cancelación del registro de autos. (…) La mera condición del accionante de competidor comercial del titular del registro de autos es insuficiente, si no se acredita qu e dicho registro le causa agravios. El signo de autos no representa un antecedente obstativo para las marcas de la firma accionante individualizadas en su escrito de fecha 24/03/2022. Las marcas “V VALENTINO” (mixta) No. 436.675, “V VALENTINO” (mixta) No 462.644, 467.480 “V VALENTINO” (mixta) No., “VALENTINO” (denominativa) N.º 467.481 y “VALENTINO” (mixta) no. 479.511 son renovaciones cuyos respectivos registros primarios no fueron obj eto de oposición. En cuanto a la marca “VALENTINO V” (mixta) No. 404.914 fue concedida en las Clases Internacionales 14 y 35, y desestimada en la Clase Internacional 3 en base a otro signo de la empresa BB. Respecto a las solicitudes de marca “VALENTINO” (mixta) No. 404.915, “VALENTINO BLACK” (mixta) No. 404.916 y “VALENTINO V” (mixta) No. 404.918 soportan oposición de empresa BB con otras marcas pertenecientes a dicha firma. (…) En tanto no se demostró por parte del accionante que la marca de autos suponga un obstáculo, en el registro o en el mercado, a su legítima actividad, correspondería desestimar la acción impetrada” (fs. 19 vta.-20). Seguidamente se dispuso el dictado del acto resistido (fs. 21). II) El Tribunal, por unanimidad, habrá de compartir el dictamen del Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo y dispondrá la confirmación del acto, por los fundamentos que se habrán de explicitar. Corresponde referir que ya se ha n tramitado entre las mismas partes varios procesos (fichas 649/2020 y 374/2024), habiéndose dictado, en el primero la sentencia 702/2023. III) En obrados, la esencia del pleito estriba en determinar si la actora tiene un interés directo, personal y legítimo en la acción de cancelación que promovió en vía administrativa y si surge acreditado o no la falta de uso de la marca que conlleve a su cancelación. A los efectos de propender a un adecuado entendimiento del instituto, resulta pertinente relevar el marco normativo básico. A nivel legislativo, esta acción se encuentra prevista por el art. 19 de la Ley 17.011, en la redacción dada por el art. 187 de la Ley 19.149. La referida disposición establece: “El uso de la marca registrada, es obligatorio. El registro de una marca podrá ser cancelado cuando: A) No se hubiera usado por su titular, por un licenciatario o por persona autorizada para ello, dentro de los cinco años consecutivos y siguientes a la fecha de su concesión o a la fecha de autorización de sus respectivas renovaciones. B) Dicho uso se hubiera interrumpido por más de cinco años consecutivos. El registro no podrá ser cancelado cuando el titular pruebe que la falta de uso se debe a razones de fuerza mayor. El titular de un interés directo, personal y legítimo podrá solicitar la cancelación de una marca registrada cuando se configure la situación prevista en los literales A) y B). Dicha acción será resuelta por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. El uso de la marca para uno o más productos o servicios exime de la cancelación del registro correspondiente a otras categorías de productos o servicios aun cuando no sean similares. La prueba de uso de la marca corresponde al titular del registro. El uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admitido por la ley que demuestre que la marca se ha usado pública y efectivamente por el plazo estipulado. A los efectos de la renovación no se exigirá que se presenten pruebas en relación con el uso de la marca. La reglamentación establecerá las condiciones y modalidades del uso a los efectos de este artículo y el procedimiento de la acción de cancelación”. En el plano reglamentario, el Decreto 277/2014, dispuso en su art. 4º: “Agréguense al artículo 35 del Decreto N° 34/999 de 3 de febrero de 1999, los siguientes incisos: "El titular de un interés directo, personal y legítimo podrá solicitar la cancelación de una marca registrada ante la Dirección Nacional de la Propiedad Indus trial, en las condiciones previstas en el artículo 19 de la Ley N° 17.011 de 25 de setiembre de 1998, en la redacción dada por el artículo 187 de la ley N° 19.149 de 24 de octubre de 2013. A los efectos de la cancelación, la marca registrada cumple con la obligación de uso cuando cualquiera de los productos o servicios que distingue, conforme al registro marcario, están disponibles en el comercio, en el territorio nacional, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades de su comercialización. Asimismo, constituye uso de la marca su empleo en relación a productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional, o con servicios brindados en el extranjero, desde el territorio nacional. El uso de la marca como nombre comercial preserva su registro siempre que se use sobre productos o sus envases o en relación directa con los servicios protegidos por el registro marcario”. Por su parte, el artículo 6º del referido Decreto establece: “La acción de cancelación de marca registrada, prevista en el artículo 66 numeral 6º de la Ley N.º 17.011 de 25 de setiembre de 1998, en la redacción dada por el artículo 188 de la Ley N.º 19.149 de 24 de octubre de 2013, podrá deducirse a partir del 1º de enero de 2019”. Delimitado el marco normativo básico regulador de la acción de cancelación marcaria en nuestro país, corresponde concluir que el acto enjuiciado resulta ajustado a Derecho, por tres órdenes de consideraciones: En primer lugar, se comparte lo dictaminado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, en cuanto a que la actora carece de un interés directo, personal y legítimo para promover la acción de cancelación del registro marcario. Al respecto CHIJANE señaló: “La acción deberá ser entablada por cualquier tercero que tenga un interés directo personal y legítimo, no pudiendo disponerse ex officio. La cancelación será el instrumento legal para remover el obstáculo que impedía el uso o registro de una marca idéntica o similar a una inscripta no utilizada (…) El procedimiento de cancelación por no uso procura evitar la proliferación de las denominadas marcas defensivas, de reserva o de obstrucción, las cuales sobrecargan inútilmente los archivos del Registro, redunda ndo en perjuicio de los concurrentes al tornarse más restrictivo el campo en que pueden libremente escoger sus marcas” (CHIJANE, Diego “Obligación de uso de marcas registradas” en Revista de Legislación Uruguaya 2014 (Julio) 1139, La Ley Online, Cita online: UY/DOC/168/2014). Como ya se relevara, la actora pudo registrar diversas marcas referidas a diferentes clases internacionales y la marca cuya cancelación fue solicitada no fue un obstáculo para ello. Por tal motivo, no tiene un interés directo, esto es aquel interés que res ulta directamente vulnerado por el acto jurídico correspondiente, en tanto no existió ningún obstáculo para que la pretensora registre sus marcas que coexisten con la impugnada. Así pues, el simple interés de que en el mercado no exista otra marca con la palabra VALENTINO no es suficiente para poder solicitar su cancelación, extremo que sella la suerte del reclamo de la accionante, en la medida de que se trata de un presupuesto de admisibilidad de la solicitud de la acción de cancelación, conforme lo dispone el art. 19 de la Ley 17.011. En segundo lugar, debe atenderse a un impedimento de carácter temporal previsto en el art. 19 de la Ley Marcaria, que establece que el registro de una marca podrá ser cancelado cuando no se hubiera usado por parte de su titular (licenciatario) dentro de lo s cinco años consecutivos y siguientes a la fecha de concesión o a la fecha de autorización de sus respectivas renovaciones. En el punto, asiste razón a la accionada en tanto la solicitud de cancelación por falta de uso fue presentada el 24.03.2022 (fs. 5-6 y 19 vta.), mientras que la solicitud de renovación (Acta 484.652), fue concedida con plazo de vigencia a partir del 22.04.2020, es decir, que el plazo de 5 años que establece el art. 19 lit. A de la Ley 17.011, aún se encontraba vigente. En tercer lugar, el Decreto 277/2014 , establece en su Resultando III que: “La obligación de usar una marca para mantener la validez del registro, permite evitar que registros marcarios que no son usados por el titular, impidan la presentación de nuevas solicitudes de marcas al registro”. Como ya se afirmó, surge que ostenta varios registros marcarios con el término VALENTINO, no existiendo prueba en la causa en el sentido de que la existencia de la marca cuya cancelación fue impetrada, haya obstaculizado sus registros o actividad comercial. Por el contrario, a estar al detalle brindado en sede de alegatos, de sus registros marcarios con denominación y logos, se advierte que la cancelación formulada parece responder a una intención firme de retirar del medio a una marca notoriamente reconocida a nivel mundial con el propósito de apropiarse de su prestigio y reconocimiento en el mercado. Por las razones expuestas, el Tribunal, FALLA : Desestímase la demanda y, en su mérito, confírmase el acto impugnado. Sin sanción procesal específica. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retir e la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada No. 34/2023 ; art. 371 de Ley No. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora, en la cantidad de $ 50.500 (pesos uruguayos cincuenta mil quinientos). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren ; y archívese. Dra. Rossi, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Cal, Dr. Reyes (r.). Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).