Sentencia Definitiva N° 641/2025

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 12 de noviembre de 2025. No. 641 VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados “EMPRESA AA con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 677/2023). RESULTANDO : I) El 5 de diciembre de 2023, compareció la representante de empresa AA a promover demanda anulatoria en contra de la resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial con fecha 7 de marzo de 2023, que concedió el registro de la marca “TOSTI” (etiq.), Acta No. 506.857, en la clase internacional No. 30, a favor de empresa BB de Argentina. Expresando agravios, afirmó que la marca concedida es similar y confundible con las de su propiedad, TOSTINO y TOSTINAS, ambas pre - registradas en la clase Int. 30. Señaló que no existen entre las marcas involucradas las claras diferencias requeridas por nuestra legislación para que se permita la coexistencia de los signos en pugna, puesto que resultan gráfica y fonéticamente similares. Sostuvo que el riesgo de confusión consiste en la posibilidad de que el público crea que los productos de que se trate, proceden de la misma empresa o de empresas que están comercial o económicamente vinculadas y que, en el caso, estas marcas son altamente confundibles y distinguen idénticos productos. La función distintiva de los signos se ve desvirtuada en virtud de las claras semejanzas entre ellos. En definitiva, solicitó el amparo de la demanda incoada y la anulación del acto en causa, en tanto entiende que es contrario a derecho. II) Conferido el correspondiente traslado (fs. 15), compareció el representante del Estado - Ministerio de Industria, Energía y Minería (fs. 40 -41), quien contestó la demanda de modo contradictorio, postulando su rechazo y, a tales efectos, acompañó antecedentes administrativos en 23 fs. Expuso que el accionar administrativo se ajustó a la normativa vigente aplicable en la materia. Precisó que, la percepción de los signos en cotejo es de absoluta disimilitud y que nos encontramos ante signos débiles, en cuanto son evocativos o sugestivos de productos comprendidos en la Clase internacional 30, a saber, las tostadas. Se remitió a los informes obrantes en los antecedentes administrativos, que sostienen que la marca mixta impetrada presenta características particulares en su diseño gráfico, factor en el que descansa su capacidad distintiva, lo que permite que el público la diferencie, por lo que concluye que debe confirmarse el acto. En definitiva, solicitó se rechace la demanda promovida, por ser el acto impugnado ajustado a derecho. III) A solicitud de la parte demandada (fs. 41), se dio noticia del pleito al tercero denunciado, empresa BB (fs. 43 y vto.), quien compareció a deducir tercería coadyuvante con la demandada e impetró la confirmación del acto enjuiciado (fs. 45-49 vto.). Afirmó que la marca TOSTI no es confundible ni gráfica, ni fonética, ni conceptualmente con las marcas TOSTINO y TOSTINAS pertenecientes a empresa AA. Resulta evidente que las tres marcas son evocativas, con la partícula “TOST” que rememora productos tostados, la que está presente en otras marcas que de hecho coexisten pacíficamente con las marcas de la actora. Además, ambos signos contienen diferencias visuales, ortográficas, fonéticas y conceptuales que las hacen perfectamente individualizables. La marca TOSTI es un signo mixto, con gran destaque de los colores amarillo, rojo y verde, combinación específica y b ien distintiva que la hacen inconfundible. Indicó que la empresa accionante no puede aspirar a una total exclusividad, sino que debe tolerar que otros conjuntos marcarios puedan usar la partícula genérica o evocativa, siempre y cuando, se evite confusión y, en el caso de la marca TOSTI, tiene todos los requisitos necesarios para constituirse en marca registrada por cuanto es suficientemente distintiva y original frente a las demás. La demandante, erróneamente, basa la confundibilidad en un término de uso generalizado y, por lo tanto, no exclusivo, obviando que la marca TOSTI contiene las características necesarias para su registro, por cuanto es novedosa, distintiva y especial. Concluyó, por tanto, que debe rechazarse la demanda impetrada confirmando el acto administrativo objeto de autos. IV) Se abrió el juicio a prueba por auto Nº 3235/2024 (fs. 62) y se diligenció la ofrecida por las partes, dándose cuenta del estado de los procedimientos con fecha 18 de octubre de 2024 (fs. 80). V) Ordenado por el Tribunal alegar las partes en el plazo común de 15 días (fs. 81), lo hizo la demandada a fs. 83; la tercerista a fs. 85-88 vto. y la actora a fs. 90-91. VI) La Sra. Procuradora del Estado en lo Contencioso Administrativo, por Dictamen Nº 94/2025, de 7 de marzo de 2025, aconsejó confirmar el acto en proceso (fs. 95-96). VII) Se citó a las partes para sentencia (fs. 98), la que se acordó en legal y oportuna forma, previo estudio de los Sres. Ministros. CONSIDERANDO : I) Desde el punto de vista formal, se han cumplido con los extremos exigidos por la normativa vigente para habilitar el examen del presente accionamiento (Constitución de la República, arts. 317 y 319 y Ley Nº 15.869, arts. 4º y 9º). II) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes naturales y, en concordancia con lo aconsejado por la Procuradora del Estado en lo Contencioso Administrativo, desestimará el reclamo anulatorio, por los fundamentos que a continuación se explicitarán. III) Antecedentes. A fs. 18 y vto. del ppal. obra agregada la solicitud impetrada por CC a efectos de registrar la marca mixta TOSTI, para distinguir productos de la clase internacional 30. Conforme la 11ª Clasificación de Niza correspondiente a la fecha de solicitud de la marca (2019), dicha clase comprende principalmente los productos alime nticios de origen vegetal, excepto las frutas, verduras, hortalizas y legumbres preparados o en conserva para su consumo, así como los aditivos para realzar el sabor de los alimentos. Distingue: “café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar , especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo”. La solicitud, provocó la oposición de parte de la empresa hoy actora, en base a sus marcas denominativas TOSTI y TOSTINAS (fs. 21 y ss. cit). Conferida vista a la solicitante, ésta fue evacuada por la representación de empresa BB en los términos que surgen del escrito agregado a fs. 27 vto. y ss. de los A.A. El 17 de enero de 2023 (fs. 31 y vto.) se expidió la Asesoría Letrada del Organismo demandado y, en el sentido de lo allí aconsejado se dictó el acto que se procesa en autos. IV) Análisis sustancial. Legitimidad del acto en causa. IV.1) La Ley No. 17.011, de 25 de setiembre de 1998, prevé en su artículo 6º que, para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes. Señala al respecto Bugallo: “Las marcas que se quieran registrar deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 6o LM, en cuanto “deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro”. La finalidad de dicha exigencia se encuentra establecida a continuación por la misma norma: “evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes”. De modo que, la norma nacional procura impedir el riesgo de confusión entre marcas o entre marcas y signos en trámite de registro marcario en dos niveles que componen el ámbito de análisis de confundibilidad marcaria: a. frente a marcas de los mismos productos o servicios; b. frente a marcas de productos o servicios concurrentes. (…) En pronunciamientos doctrinarios encontramos principios o reglas que permiten apreciar la existencia de semejanzas y diferencias en situaciones de presunta imitación, que pueden enunciarse de la siguiente forma: a. la comparación debe apreciarse teniendo en cuenta semejanzas y no diferencias; b. la semejanza debe apreciarse considerando el conjunto de la marca; c. la imitación se debe apreciar por imposición, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una al lado de la otra; d. la imitación se debe apreciar suponiendo que pueda sufrirla una persona medianamente inteligente, prestando una atención común y ordinaria. Mediante la determinación de las claras diferencias entre los signos marcarios se pretende evitar la confusión entre los productos y servicios que se puede generar en el consumidor. Es decir, que la apreciación de las diferencias tiene una finalidad específica: que no exista riesgo de confusión, tal como se denomina en otros derechos, en base a los signos registrados o que estén en trámite de registro. Esta finalidad justifica la actuación de la autoridad administrativa en cuanto se busca proteger al consumidor respecto de los signos que en el mercado buscan captar la demanda de productos y servicios”. (BUGALLO MONTAÑO, Beatriz. “ Propiedad Intelectual”, FCU, 2006; ps. 73 y 74). Partiendo de tales entendimientos y, contrariamente a lo invocado por la pretensora, se estima que las marcas en pugna no resultan confundibles. IV.2) El registro concedido TOSTI, es de naturaleza mixta y las pre registradas TOSTINO y TOSTINAS, denominativas. Adviértase que el logo de TOSTI se compone de un rectángulo en el cual el término TOSTI está escrito en color rojo y se destacan los colores, amarillo y verde, con una alta fuerza distintiva. Así, la circunstancia de que la marca concedida sea mixta, contando con un logo propio y tipo de letra y colorido personalizado, le otorga una mayor distintividad frente a las pre-registradas que son denominativas. (Cf. Sentencia No. 190/2006). Y, si bien los signos en examen comparten una raíz o elemento denominativo común, dicho término constituye un elemento débil desde el punto de vista distintivo, en tanto se trata de una expresión de uso general, evocativa, descriptiva o carente de suficiente originalidad. En efecto, el término “TOST” en la clase internacional 30, evoca productos tostados. En tal sentido, la coexistencia de signos que lo contengan resulta viable en la medida en que sus elementos adicionales o combinaciones configuren un conjunto marcario apto para individualizarlos claramente en el mercado y evitar confusión en el consumidor medio; lo que ocurre en la emergencia. La Corporación, en pronunciamiento referido a productos farmacéuticos, pero en términos que corresponde reeditar, expresó: “En los planos ortográfico y fonético, la semejanza en el empleo del mismo prefijo, “FLOR”, no puede ser considerada por sí sola como causa suficiente que determine un supuesto de confundibilidad marcaria, pues los sufijos (o fonemas) que le siguen, “ENCE” y “ESCER”, operan como elementos diferenciadores entre cada signo. Véase que se trata de una partícula de uso común en otras marcas que identifican productos de la clase internacional Nº 5, como por ejemplo FLORADIX, FLORAMAX, FLORANID, FLORASTART o FLORIFEN, tal como lo pone de manifiesto la tercerista. Al respecto, Juan Manuel Gutiérrez ha señalado: “La demostración de que una marca inscripta coexiste en el Registro con otras más o menos similares que la nueva marca en el cotejo, puede ser causal de aceptación de esta última. Este test se conoce como “te oría de las distancias” y fue invocado por el T.C.A. en Sentencia Nº 65/2008. Dijo el Tribunal: Todavía, emerge de infolios que la parte actora informó de la coexistencia en el Registro marcario de múltiples marcas en la Clase Int. 36 que refieren esencialmente a servicios financieros y monetarios, prestados -entre otros- por casas de cambio, incluyendo los términos “CAMBIO”, “URU” y “URUGUAY”: “URULAND” No. 342.880; “URUCASA” No. 314.280; “UC URUTRADING” No. 227.320; “LA URUGUAYA” No. 316.259; “URUGUAY” No . 327.488; “CAMBIO RÍO URUGUAY” No. 254.128; extremo que no fue controvertido por la demandada ni el tercerista de autos. Ello, nos vincula directamente -en este análisis de confundibilidad - con la “Teoría de las distancias”, contribución alemana referida al estudio de la extensión de los derechos sobre la marca registrada. Dicha teoría -que se entiende aplicable en la especie-, nos dice que el propietario de una marca no puede hacer valer ante terceros un ámbito de protección, un “terreno protegido”, mayor que la distancia que media entre su propia marca y las demás que coexisten en la clase y son efectivamente utilizadas. A todo lo cual debe sumarse, la convicción acerca de la debilidad de la marca pre - registrada, que resulta de la tolerancia de su titular respecto del registro y uso de marcas similares por plazos relativamente prolongados, de la existencia de signos con cie rtos elementos comunes a los suyos (Cf. BERTONE, L. E. - CABANELLAS de las CUEVAS, G.: Op. Cit. Págs. 85 y ss.).” (Cf. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas”, op. cit., p. 163) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Como bien señala Chijane: “Los prefijos o sufijos usualmente utilizados en el comercio carecen de vocación identificativa, por tanto, no pueden utilizarse como único factor confusionista. La distintividad en este tipo de marcas hay que encontrarla en los elementos fonéticos adicionados a las expresiones comunes, los que deben ser suficientemente desemejantes para así generar conjuntos con fuerza individualizadora. Serán dichos elementos los que en la totalidad de los signos absorberán el parecido derivado de las partículas coparticipadas.” (Cf. Diego Chijane Dapkevicius, “Derecho de Marcas”, op. cit., p. 379 - 380) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Desde un ángulo complementario, Otamendi destaca que una partícula semejante, de uso común, no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la confundibilidad. Sabe que tendrá que coexistir con marcas anteriores que la incluyan y con las posteriores que también la tomen. Por ello se ha dicho que los elementos de uso común son marcariamente débiles y los cotejos entre marcas que los contengan deberán ser efectuados con criterio benevolente. Consecuentemente, el elemento de uso común, por lo dicho, pierde relevancia a los efectos del cotejo (Cf. Jorge Otamendi, “Derecho de Marcas”, pp. 189 -200) (sentencias Nº 721/2015, 526/2018 y 203/2020, entre otras). Por su parte, la Corporación ha expresado que la utilización de una misma raíz no es relevante si el resto de los elementos son lo suficientemente diferentes (sentencias Nº 20/2001, 599/2001, 520/2007, 92/2014 y 558/2019, entre otras)” (Cf. Sentencia No. 402/2020). IV.3) Bajo las coordenadas precedentes y revalidando la aludida “teoría de las distancias” , la Sede comparte lo expuesto por la Asesoría Letrada en cuanto, en virtud del informe de antecedentes de fs. 26 y vto. resalta que: “ (…) los antecedentes del opositor conviven en la clase internacional 30 con marcas de terceros que contienen el radical “TOST”, en especial, con las marcas “TOSTITOS” No. 422.827 (en renovación bajo acta No. 529.525) y “TOSTITOS” (mixta) No. 502.009 de empresa DD, las cuales guardan un mayor grado de similitud con los signos del opositor de la marca de autos” (SIC) (fs. 31 y vto.). En definitiva, puede concluirse, a partir de la genericidad y baja distintividad del término “TOST”, las particularidades que dotan a la marca mixta respecto de la denominativa, y las características del potencial público consumidor, una coexistencia pacífica en el registro y en el mercado de las marcas de la accionante TOSTINO y TOSTINAS con la concedida TOSTI. Por las razones expuestas y lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Desestímase la demanda y, en su mérito, confírmase el acto impugnado. Sin sanción procesal específica. Intímase a la parte actora y tercerista a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retiren la documentación por ellas agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada No. 34/2023 y su mo dificativa No. 14/2024; art. 371 de Ley No. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados de la parte actora, y tercerista en la cantidad de $ 50.500 (pesos uruguayos cincuenta mil quinientos), respectivamente. Oportunamente, expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese. Dra. Rossi, Dr. Corujo, Dra. Klett (r), Dr. Cal, Dr. Reyes. Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).