Sentencia Sentencia N° 636/2025

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 12 de noviembre de 2025. No. 636 VISTOS : Para sentencia, estos autos caratulados: “EMPRESA AA con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 566/2024). RESULTANDO : I) El acto administrativo enjuiciado por la parte actora trata de la resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) del Ministerio de Industria, Energía y Minería, con fecha 12.10.2023. Por la misma , se resolvió conceder: “ el Registro de la Marca SOFRUTA (mixta), solicitado bajo expediente No. 518416 a favor de BB de BRASIL, para distinguir los productos/servicios comprendidos en la/s Clase/s internacional/es 29 y 30”. (fs. 16 vto. de los A.A. y 2 infolios). En la demanda se peticionó la declaración de nulidad del acto. II) El representante de la parte demandada contestó a fs. 28 y ss. , repeliendo la pretensión e incorporando los antecedentes administrativos, cuya agregación se dispuso por auto No. 6334/2024 (fs. 36). III) Abierto el juicio a prueba por el mismo Decreto No. 6334/2024, las partes ofertaron y produjeron la que obra agregada a fs. 38 y ss. IV) Ordenados los alegatos en el plazo común de 15 días mediante el Decreto No. 7128/2024, las partes comparecieron a tal efecto a fs. 44 y ss. V) La Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, por Dictamen No. 117/2025, aconsejó confirmar el acto administrativo resistido (fs. 54 y ss.). VI) Por auto No. 1174/2025 (fs. 58) se citó para sentencia, la que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Compareció la parte actora demandando la nulidad de la resolución dictada por la DNPI con fecha 12.10.2023. Por la misma, se resolvió conceder: “ el Registro de la Marca SOFRUTA (mixta), solicitado bajo expediente No. 518416 a favor de BB de BRASIL, para distinguir los productos/servicios comprendidos en la/s Clase/s internacional/es 29 y 30”. (fs. 16 vto. de los A.A. y 2 infolios). En su escrito inicial, indicó que la concesión del registro vulnera normas de distinto rango, esto es la Ley No. 17.011 y diversas Convenciones internacionales (Convenio de Paris, Ley No. 14.910, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relaciona dos con el Comercio, ADPIC, Ley No. 16.671, Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR). Dijo que las marcas de su propiedad preexisten a la marca concedida a la ahora impugnada, para proteger las mismas clases. Destacó un elemento adicional a tener en cuenta, y es la forma en que usa la marca REFRUTA en sus etiquetas, lo que refuerza la confundibilidad con las de su propiedad. Consideró que, existen importantes semejanzas que determinan la indiscutible existencia de confundibilidad ortográfica, fonética y visual, entre las marcas en cuestión y más si se tiene en cuenta la similitud de los conjuntos marcarios, no solo del elemento denominativo sino también gráficos. Señala que, en cuanto al aspecto evocativo, vemos la confundibilidad ideológica o evocativa, los signos enfrentados evocan una misma idea, tienen un mismo significado, REFRUTA Y SOFRUTA evocan un mismo concepto, "mucha fruta". Por otro lado, argumenta que, debido a la extendida difusión de los productos de su propiedad en el sector dulces a base de frutas y especialmente en el rubro "mermeladas y puré de frutas", hace que tal confrontación confunda al consumidor, si no se trata de variedades de productos de un mismo origen o fabricante, deviniendo así en una pérdida de fuerza distintiva que ha alcanzado la familia de marcas notorias de su propiedad en nuestro país. Manifiesta que, otro elemento de fundamental importancia al momento de analizar el caso, es el inminente riesgo de confusión en el consumidor, al momento de enfrentarse a los productos identificados con estas marcas en el mismo espacio (góndolas de supermercados) y tiempo, es evidente que en una ojeada superficial, el consumidor "poco atento" se confundirá tomando un producto por otro, ya que la comercialización de este tipo de productos se realiza en empaques generalmente idénticos con iguales imágenes il ustradas, utilizando la misma gama de colores y con la denominación destacada de SOFRUTA que es similar a la que caracteriza a sus productos y se asocia indiscutiblemente con la empresa AA. En suma, consideró que no se verifican en la especie las claras diferencias exigidas por la legislación marcaria vigente, y al vulnerar la normativa de referencia se atenta además en forma directa contra sus derechos subjetivos y contra el legítimo interés del consumidor medio uruguayo. En definitiva, solicitó la anulación del acto administrativo impugnado. II) Corrido el correspondiente traslado, compareció la representación de la accionada a contestar la demanda. Sostuvo que no hay, en el caso, afectación de los derechos de la familia de marcas propiedad de la empresa actora , y controvirtió que se verifique riesgo de confundabilidad gráfica, fonética ni conceptual entre los signos en pugna. En tal sentido, enfatiza que la marca mixta de la actora LOS NIETITOS REFRUTA, se integra con el nombre comercial de la empresa, lo cual aleja cualquier posibilidad de confusión, y deja en claro cuál es el origen empresarial de los productos ofrecidos. De igual forma, puntualizó que, el otro antecedente citado por la actora, consiste en una frase publicitaria REFRUTA OTRA FORMA DE COMER FRUTA, siendo la última parte la más recordada por los consumidores porque es la forma de darle publicidad al aludido regi stro, y se diferencia auditiva e ideológicamente de la marca SOFRUTA. Subrayó que se tratan de signos mixtos, que cuentan con distintos tipos de letras, colores y símbolos, lo que los dota de mayor distintividad a la hora de su comparación, todo lo cual impide que se incurra en confusión por parte del público consumidor. Negó el argumento de la actora, referida a la “cuasi – identidad” del término principal de sus marcas con la marca resistida, para sostener que, la incorporación de la denominación social del titular en el antecedente marcario, enerva cualquier posibilidad de confusión. Consideró que tampoco existe en el caso, confundabilidad ideológica o conceptual, ni se verifica una hipótesis de riesgo de confusión mediato. Culminó abogando por la confirmación del acto. III) Control de regularidad formal de la acción. Los requisitos necesarios para la admisibilidad del presente accionamiento han sido debidamente observados (arts. 4 y 9 de la Ley No. 15.869). En efecto, según dichos no controvertidos de la actora, la resolución le fue notificada personalmente el 20.10.2023, por lo cual interpuso en plazo los recursos administrativos de revocación y jerárquico con fecha 30.10.2023 (fs. 17 y vto. de los A.A.). El acto conclusivo de la vía administrativa está dado por la resolución No. 93/24, que fuera dictada por la Ministra de Industria, Energía y Minería, en ejercicio de atribuciones delegadas, con fecha 27.5.2024 (fs. 42vto. y ss. AA). Según afirma la actora y no resultó controvertido, la misma le fue notificada el 3.7.2024, por lo cual, la demanda anulatoria que inició este proceso fue interpuesta útilmente el día 2.9.2024 (según consta en la nota de cargo a fs. 18). IV) Sistema contencioso anulatorio aplicable. Al tiempo del dictado de esta sentencia se encuentran vigentes dos sistemas contencioso-anulatorios aplicables, cada uno de ellos, en función de la fecha de su iniciación conforme dispone el art. 206 de la Ley No. 20.333. De allí que corresponde precisar que, en este caso, resulta aplicable el sistema reglado por el Decreto-Ley No. 15.524, Leyes Nros. 15.859, 20.010 y 20.212, en tanto, este proceso, como se dijo, se promovió el 2.9.2024 contra un acto administrativo notificado a la hoy accionante el 3.7.2024. V) Antecedentes relevantes. A fs. 2 de los A.A., la empresa BB de Brasil, solicitó el registro de la marca SOFRUTA (mixta), para proteger artículos de las clases internacionales 29 y 30. Consta a fojas 4 y ss. de los A.A. que la hoy actora, empresa AA, dedujo oposición a la solicitud de registro de la citada marca en base a los signos de su propiedad que contienen el término REFRUTA y distinguen las mismas clases. De la oposición deducida, se confirió vista a la solicitante, que compareciendo a fs. 12 vto. y ss., solicitó fuera desestimada la misma. Con fecha 14.9.2023, se produjo el informe de concesión por parte de la Asesoría Letrada. Allí, tras el análisis del caso, se consideró que: “ es posible la coexistencia de las marcas en conflicto en el registro, sin incurrir en riesgo de confusión y/o asociación”. Por ello, se aconsejó no hacer lugar a la oposición de tercero y conceder el registro solicitado. Compartido lo anterior por la Encargada de Asuntos Jurídicos, en tal sentido fue dictado el acto de marras por parte de la DNPI, con fecha 12.10.2023. Por este, se resolvió conceder: “ el Registro de la Marca SOFRUTA (mixta), solicitado bajo expediente No. 518416 a favor de BB. de BRASIL, para distinguir los productos/servicios comprendidos en la/s Clase/s internacional/es 29 y 30” (fs. 16 vto. de los A.A. y 2 infolios). VI) Examen de los agravios. Luego del estudio de los antecedentes administrativos allegados a la causa en el que consta el desarrollo del trámite, el Tribunal, por unanimidad y en concordancia a lo dictaminado por la Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, concluye que corresponde la confirmación del acto. En autos , la actora cuestiona el registro concedido de la marca SOFRUTA (mixta), para distinguir los productos de las clases internacionales 29 (Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; aceites y grasas para uso alimenticio) y 30 (Café, té, cacao y sus sucedáneos; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y s agú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo). En esencia, considera que el registro concedido, no reúne las diferencias exigidas por el art. 6 de la Ley No. 17.011, lo cual adujo, provoca riesgo de confusión con las marcas de su propiedad “REFRUTA OTRA FORMA DE COMER FRUTA”, No. 463097 y “LOS NIETITOS REFRUTA” No. 446505, las que , en su tesis, constituyen una familia de marcas notorias. Todo lo cual, a su entender, se ve incrementado en el caso, en tanto, los productos en pugna están estrechamente vinculados y dirigidos al mismo consumidor. Pues bien, como siempre recuerda el Colegiado debe realizarse la comparación entre los signos, cuyo fin, es determinar si a los ojos del juzgador ostentan las diferencias suficientes que habiliten su coexistencia. El riesgo de confusión que la normativa marcaria busca evitar, es aquel que, en grado relevante aparece como apto para presentar distorsiones de los actos de consumo, siendo el ámbito donde se centra y define la tutela del signo marcario en su función distintiva. En tal sentido, el art. 6 de la ley marcaria, con la finalidad de evitar la confusión de los eventuales consumidores, reclama que los signos a registrar resulten ser claramente diferentes a aquellos ya inscriptos o, en trámite de registro. Recordemos que BERTONE y CABANELLAS DE LAS CUEVAS enseñan que el primero de los elementos comparativos implica que: “ Los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre-reflexiva. El segundo es que el cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico). El tercero es que debe atenderse más a las semejanzas generales que a las diferencias de detalle”. Siempre desde la perspectiva del potencial consumidor. (Luis Eduardo BERTONE y Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS. “Derecho de Marcas”. Tomo II. 2ª Edición. Bs. As. 2003. Pág. 46. Subrayado propio). Pues bien, en el caso, el Colegiado considera que los signos reúnen las diferencias suficientes para coexistir en el registro y el mercado. Esto porque, sin perjuicio de la subjetividad que por lógica impregna estos casos, de la comparación entre los signos, apreciadas las semejanzas y no las diferencias, considerando el conjunto de las marcas, observándolas alternativamente, que la solicitada, efectivamente reúne con suficiencia con relación a los antecedentes, los requisitos exigidos por el art. 6 de la Ley No. 17.011. Partiendo de tal entendimiento, no puede eludirse que las marcas pre- registradas de la actora se conforman por un número mayor de términos que el signo en pugna. A saber: OTRA FORMA DE COMER FRUTA y, LOS NIETITOS REFRUTA, lo que conduce, claramente, a que la percepción de los signos sea distinta. Además, tratándose en el caso de una marca de naturaleza mixta, la apreciación debe hacerse en un todo, sin desmembramientos que impliquen disociaciones entre la grafía y la denominación. Así, se observa claramente que presentan diferencias significativas en cuanto al tipo de letra utilizado, los colores y su simbología, todo lo cual otorga mayor distintividad en la comparación. A ello se agrega que no puede sortearse, como bien se indica en el informe de la Asesora Letrada, que: “la marca pre-registrada bajo Acta No. 446505 fue concedida sin derechos privativos sobre el término FRUTA y, dicho elemento, a juicio de la suscrita, sería el único coincidente entre los signos en pugna. En este sentid, el opositor no tiene derechos exclus ivos sobre dicho término. Por el contrario, la solicitada cuenta con un solo término en un único color, rojo: SOFRUTA, y el mismo, al tener como se mencionó, un único color, no se puede separar. Asimismo, mientras que la solicitada cuenta con un único término, las pre-registradas cuentan con cuatro y siete términos. Dicho extremo les otorga una mayor distinción fonética a la hora de su comparación y pronunciación” (fs. 15 y vto. de los A.A.). En tal sentido, corresponde concluir en que el signo mixto REFRUTA, no evoca en la mente del consumidor a las marcas pre-registradas de empresa AA, y tampoco parece probable que induzca en error al consumidor en cuanto al origen empresarial de los productos. En función de lo dicho, el Tribunal considera que los agravios expuestos frente a al acto de marras no resultan de recibo. VII) Las razones preanunciadas hacen concluir al Colegiado en que corresponde la confirmación del acto. Por los fundamentos explicitados, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Desestímase la demanda y, en su mérito, confírmase el acto impugnado. Sin sanción procesal específica. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada No. 34/2023; art. 371 de L ey No. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora, en la cantidad de $ 50.500 (pesos uruguayos cincuenta mil quinientos). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren ; y archívese. Dra. Rossi (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Cal, Dr. Reyes. Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).