Sentencia Definitiva N° 328/2025

Montevideo, 24 de noviembre del 2025. SENTENCIA Nº 328/2025 SENTENCIA DEFINITIV A VISTOS: Para Sentencia Definitiva estos autos caratulados “AA con Estado – Ministerio de Industria, Energía y Minería . Acción de nulidad ” (Ficha: 328/2025), venidos a conocimiento de este Juzgado Letrado en lo Contencioso Anulatorio de 2º Turno. RESULTANDO: 1) En estas actuaciones se tramitó la pretensión anulatoria ejercitada por AA en relación con la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el 12 de agosto del 2024, en el expediente N° 552997. Por dicha volición, la Administración desestimó el registro de marca sonora presentada por la accionante respecto a la clase internacional 43. 2) En su demanda, la actora sostuvo que el acto es ilegítimo, en tanto se funda en “ un informe del examinador ” que considera contrario a la normativa vigente (fs. 14 vto.). La accionante afirmó que su marca sonora “constituye un signo de alto grado de distintividad y amplio reconocimiento internacional” (fs. 16), por lo que se trata de una marca notoria (fs. 16 vto.). Agregó que el “audio branding” es una tendencia marcaria global. Asimismo, alegó que la demandada erra al considerar que la marca pretendida inc urre en causales de nulidad absoluta, efectuando una interpretación excesivamente rigurosa (fs. 18 vto.) siendo que “ se trata de un signo sonoro, distintivo, original, no genérico ni descriptivo ” (fs. 18), el que “ presenta características de originalidad, novedad y especialidad ” (fs. 19). Respecto a ello, sostuvo que “ en las marcas sonoras, la distintividad no reside únicamente en el contenido literal, sino que se funda en los elementos acústicos...que dotan al signo de originalidad…” (fs. 19 vto.), siendo crucial la capacidad de que el sonido genere asociación con la empresa, como sucede en el caso (fs. 20). 3) Superado el control liminar de la demanda, se confirió traslado por Decreto N° 558/2025 . En su mérito, s e presentó el Ministerio de Industria, Energía y Minería (“MIEM”), defendiendo la legalidad del acto (fs. 25). En tal sentido, sostuvo que las marcas sonoras deben cumplir con el requisito de la distintividad, lo que no se cumple en el caso, ya que existe una mera repetición de una palabra “sin musicalización alguna y sin ritmo particular identificable” (fs. 28 vto.); siendo que la palabra “pizza” que se repite, es un elemento de uso común, genérico y descriptivo (fs. 29), sin originalidad ni fantasía (fs. 30). Por otra parte, señaló que no se ha probado notoriedad o reconocimiento de la marca a nivel nacional ni la identificación inequívoca con sus productos (fs. 31); y el hecho de que haya sido registrada en otras jurisdicciones no es determinante (fs. 32). Por ello, concluye que la marca no reviste notoriedad, reconocimiento ni distintividad que funden acceder al registro (fs. 33). 4) Por Decreto N° 710/2025, se abrió el expediente a la etapa probatoria y por Sentencia N°141/2025 se fijó el objeto del proceso y de la prueba, pronunciándose también sobre los medios probatorios ofrecidos; lo que no resultó recurrido por las partes. 5) En consecuencia, por Decreto N° 1149/2025, se citó a las partes a formular sus alegatos. En tal oportunidad, se presentó el demandado (fs. 122) remitiéndose a su contestación y afirmando que la actora no había presentado elementos que “ameriten variar el temperamento expuesto ”. Mientras que la actora sostuvo que se acreditó la notoriedad de la marca, su concesión en otras jurisdicciones y reitera que no existen causales de nulidad aplicables en el caso pues se trata de “una voz particular, un ritmo definido y una cadencia precisa” lo que confiere distintividad a la marca sonora rechazada (fs. 125 vto.). 6) Así, se dispuso el pase de los autos para el dictado de Sentencia Definitiva y el expediente fue puesto nuevamente al despacho el 25 de setiembre del 2025 a los efectos del dictado de la presente. No obstante, se deja constancia de que la suscripta se encontró amparada a licencia entre el 3 y el 17 de octubre, por lo que el plazo para el dictado de la presente, se vio suspendido. CONSIDERANDO: 1) Esta Sede, considerando las alegaciones de las partes, las resultancias del cúmulo probatorio y la normativa aplicable, habrá de desestimar la pretensión ejercitada. 2) El objeto del proceso que se sigue en estas actuaciones. De acuerdo con lo dispuesto por el art. 175 inc. 3 corresponde, en primer término, referir al objeto del proceso que se ha fijado en estos autos, conteniendo los puntos litigiosos y sometidos a decisión. En este sentido, por Sentencia N° 141/2025 se fijó el objeto del proceso en “ determinar si la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el 12 de agosto del 2024 en el expediente N° 552997 fue dictada acorde a Derecho o, e n cambio, debe ser anulada por ilegítima.” A su vez, el objeto de la prueba quedó delimitado en cuanto a “si la marca sonora que se ha pretendido registrar reviste los caracteres de originalidad, distintividad o notoriedad que admitan su registro o si, en cambio, incurre en casuales de nulidad .” Por lo que habrán de analizarse las probanzas allegadas a la causa y la normativa aplicable al caso, considerando los extremos que se encuentran en debate entre las partes. 3) Los hechos que se tienen por ciertos y los que se encuentran probados (art. 175 inc. 3). En cuanto a los hechos que se han tenido por ciertos o no han resultado controvertidos, son todos aquellos que no han conformado el objeto del proceso y de la prueba; por tanto, corresponde analizar únicamente aquellos que se encontraban cuestionados en estos autos. En función de ello, y de acuerdo con las disposiciones del CCA, se pasa a analizar la prueba agregada en estos obrados, la que consta de lo que surge de los antecedentes administrativos aportados bajo el expediente 2025- 8-4-0000129 SONORA ACTA 552997, a cuya foliatura se hará referencia precedida de “AA”, para diferenciarla de la foliatura propia del presente expediente. Asimismo, se aportó prueba documental de la que surge una declaración jurada de BB en su condición de directora de personal y en función de los archivos a los que tuvo acceso, en donde explica el origen de la compañía y sostiene que AA es conocida a través de la frase “Pizza! Pizza!” que se usa en forma tanto visual como auditiva. Asimismo, detalla los registros ya concedidos en Uruguay (en las clases 30 y 43) y en otras jurisdicciones. En relación con los registros en Uruguay surge que se inscribió la marca “Little Ceasars Pizza! Pizza!” en las clases 30 y 43 con carácter “denominativa” (fs. 48). En este punto se advierte que la inscripción refiere a todo el conjunto transcripto y no solamente a “Pizza! Pizza!” como sería el contenido d e la marca sonora cuyo registro fue rechazado. Por otra parte, se aporta documentación para demostrar que la marca se encuentra registrada en otras jurisdicciones . Así, figura una planilla confeccionada por la empresa (fs. 51 a 64) y las impresiones de las inscripciones en Argentina (fs. 66 a 68 vto.), Aruba (fs. 69 a 70 vto.), Bolivia (fs. 71 a 74), Brasil (fs. 74 vto. a 75), Islas Caimán (fs. 75 vto.), Colombia (fs. 76 a 77 vto.), Costa Rica (fs. 78 a 78vto.), República Dominicana (fs. 79 a 80), El Salvador (fs. 80 vto. a 82), Unión Europea (fs. 82 vt o. a 85 vto.), Francia (fs. 86 a 86 vto.), Guatemala (fs. 87 a 90 vto.), Honduras (fs. 91 a 91 vto.), Hungría (fs. 92 a 94), Irlanda (fs. 94 vto.), Jamaica (fs. 95 y 95 vto.), México (fs. 96), Nicaragua (fs. 97 a 97 vto.), Perú (fs. 98 a 102), Puerto Rico (fs. 102 vto. a 103), Trinidad y Tobago (fs. 103 vto. a 104), Reino Unido (fs. 104 vto. a 105 vto.) y Estados Unidos (fs. 106 a 106 vto.), las que se aportan en copia simple y sin traducción. Finalmente, aportó un informe del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial en el cual se refiere a la denegación de inscripción de otra marca, entendiendo que ella colidía con la ya inscripta por la accionante (fs. 108 a 110). Por otra parte, de los antecedentes administrativos surge que se ingresó la solicitud de registro de la marca sonora para la clase 43 (AA, fs. 3 y 4, corregida a fs. 11). Luego, por informe del 30 de octubre del 2023 (AA, fs. 12 y 13), se sostuvo que la misma incurría en casuales de nulidad (art. 4, numerales 9 a 11 de la Ley N° 17.011), lo que determinó que se dedujera oposición de oficio (AA, fs. 14). Tras ello, la Administración sostuvo que “Nos encontramos con un signo que no agrega fantasía alguna que medie entre el potencial consumidor y el producto ofrecido, que fuerce a dilucidar el misterio de la marca haciendo posible que la misma se entienda dotada de originalidad. No surge del audio que el registrante aporta, otros elementos que hagan a la distin tividad de la marca que se pretende.” (AA, s. 24), todo lo cual llevó a denegar el registro pretendido a través de la Resolución impugnada (AA, fs. 27). Tras la denegatoria, se interpusieron recursos (AA, fs. 28 a 36) y el expediente fue enviado a la asesoría del MIEM sin que surja resolución a su respecto. La que viene de relevarse es toda la prueba obrante en autos. No se cuenta con el audio de la marca pretendida en función de lo resuelto por Sentencia N° 141/2025, sin recurrencia de las partes. Por tanto, el análisis se ve necesariamente delimitado por pr ueba documental, sin perjuicio del link que se aporta y que brinda acceso a una publicidad de la empresa que contiene lo que sería la marca cuyo registro se pretendió. Pero , tampoco permite que la Sede conozca concretamente cuál es la marca que pretendía r egistrarse, lo que parecería ser el necesario punto de inicio del análisis que corresponde en estos autos e implica una importante limitación si la actora pretendía el acogimiento de su pretensión. 4) Pues bien, en función de la prueba que viene de relevarse habrá de analizarse el caso, a la luz de las normas aplicables. Esto es considerando especialmente las disposiciones de la Ley N° 17.011 en cuanto a las causales de nulidad que ésta recoge, y que so n el fundamento de rechazo que ha expuesto la Administración actuante. Como se dijo, no obra agregado el audio de la marca sonora, aunque se aporta un link a un video que pudo ser visualizado por la Sede, de forma que habrá de estarse a la descripción efectuada en la demanda, con las limitaciones que ello implica y a lo que surge dicho video tal como figura en la plataforma citada en la demanda (fs. 16 vto.) . En este sentido, se aporta una partitura y se sostiene que la marca “consiste en una expresión vocalizada de manera particular: una voz masculina, con timbre, entonación, ritmo y cadencia específica que pronuncia sin pausa ‘PIZZA! PIZZA!’ ” (fs. 19 vto.), lo que a juicio de la actora genera un efecto sonoro distintivo. En relación con las marcas sonoras, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha referido que “BUGALLO señala que si bien los signos que históricamente fueron considerados marcas eran visibles (fundamentalmente denominaciones o palabras y elementos figurativos, imágenes percibibles por su reproducción gráfica), a ‘medida que la tecnología - particularmente de comunicaciones ha ido avanzando, otros signos no perceptibles por la vista exclusivamente, ni estáticos aún cuando fuera percibibles por la vista, comenzaron a ser percibidos en el mercado con fuerza distintiva. En los hechos los consumidores asociaron algunos de tales signos con productos o servicios’. Es el caso de las marcas sonoras que tratan: ‘el signo sonoro que se asocia con un producto o servicio determinado, calificado por su percepción mediante el sentido del oído. Cualquier sonido, sonidos de todo tipo, como signo sonoro, puede constituir una m arca sonora. Deben cumplirse al respecto las normas generales de cualquier signo para ser marca’ (BUGALLO MONTAÑO, Beatriz. Propiedad Intelectual Tomo I. 2a) Edición. FCU, 2022. Pág. 198). En efecto, el artículo 1 del Decreto 146/001 dispone que: ‘Podrá registrarse como marca cualquier signo perceptible por el oído que permita distinguir e identificar un producto o servicio a través de su difusión por algún medio idóneo, y que reúna las condiciones requeridas por la Ley Nº 17.011 de 25 de setiembre de 1998 para constituirse en marca ” (Sentencia N° 58/2024). Y luego se sostiene que, para su análisis, corresponde estar a los mismos criterios que se utilizan para otras modalidades marcarias; de forma que resultan aplicables a este caso los planteos generales en cuanto a los caracteres que deben reunir las marcas para ser registrables. En consecuencia, corresponde analizar si el signo sonoro está dotado de especialidad, originalidad, o novedad que funden la admisión de su registro. Es decir, si se trata de un signo con distintividad suficiente para su consideración como “marca” tal como lo define el art. 1 de la Ley N° 17.011; pues, como explica BUGALLO “(…) marca es todo signo que tenga aptitud distintiva respecto de productos o servicios de una persona frente a los de la otra ” (BUGALLO, B.; Propiedad Intelectual, FCU: Mdeo., 2006; p. 70). En este sentido, se habrán de compartir las conclusiones de la autoridad marcaria, entendiendo que el sonido que ha pretendido registrarse no reviste distintividad e incurre en causales de nulidad recogidas en el art. 4 de la Ley de Marcas. En efecto, se t rata de una denominación vulgar, descriptiva del género, denominativa, que no aporta más que el nombre de un producto común (pizza) sin mayores particularidades, no hay una especial melodía o una entonación que resulte distintiva o particular. Antes bien, la referencia es desprendida de ritmo y es la sola referencia a dicho producto. Esto es, ingresa en las causales de recogidas por el art. 4 numerales 9 a 11 de la Ley N° 17.011. Explica OTAMENDI que “ El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que va a distingui r o de sus características.” (OTAMENDI, J.; Derecho de marcas , Ed. Abeledo Perrot: Bs. As., 2002; p. 107). Y es esto lo que sucede en el caso, el signo es el nombre del producto y dicho de una manera que no supone ninguna originalidad ni particularidad. En consecuencia, el sonido no puede ser registrado como marca, la sola pronunciación del nombre del alimento no puede ser monopolizado, máxime cuando esa pronunciación no reviste caracteres específicos que supongan algo más que decir el nombre del producto, en forma reiterada. Al respecto, la actora citó en su demanda a BOSIO, citado por BREUER, afirmando que la denominación tiene fantasía siempre que “el vocablo adoptado como denominación no sea denominación vulgar ni el nombre necesario del producto” (fs. 19), y en el caso, el contenido del audio no excede del nombre necesario del producto: pizza, repetido. Por lo que no presenta las características de novedad, especialidad y distintividad que requiere la normativa marcaria nacional. No es más que una persona que repite el nomb re del producto que la empresa comercializa, no hay más que eso, no hay siquiera una entonación especial, sino una pronunciación casi neutra del nombre del producto. Es decir, no hay “especiales elementos acústicos” que doten de originalidad al signo, como ha sostenido la actora. Por otra parte , el hecho de que se trate de una marca reconocida internacionalmente como se alega, no cambia el entendimiento. En efecto, que otras jurisdicciones admitan el registro de tal sonido no implica que ello deba ser así en nuestro país donde la norma marcaria exige características que el signo pretendido no reviste. A ello debe agregarse que la prueba aportada para pretender respaldar tal afirmación es de nulo valor probatorio. En este sentido se ha aportado una declaración jurada de una directora de la empresa, quien a su vez es representante de ésta (fs. 8). Con lo cual, tal declaración puede asemejarse en su valor probatorio a lo que sería una declaración de parte en sede jurisdiccional y así, solamente adquiere valor aquello que la parte declare en su contra (art. 153.2 del CGP, art. 167 del CCA). De forma que, lo que declara una directora representante de la empresa, aunque se contenga en un testimonio notarial, no puede adquirir un valor diferente al de la mera alegación de la parte. En efecto, tal declaración jurada sólo puede verse como conformando la argumentación de la demanda y así, no puede considerarse como “prueba”. A su vez, la documentación relativa a los registros extranjeros es una copia simple que contiene información en idiomas extranjeros sin haberse efectuado, al menos, la correspondiente traducción. Por tanto, lo aportado no reviste fehaciencia y, en los hechos, tampoco puede conocerse por la Sede si efectivamente todos los documentos dicen lo que la actora sostiene, pues hay documentos que se encuentran escritos, por ejemplo, en húngaro. Así se incumple con lo dispuesto por el art. 72.1 y 72.3 del CGP (art. 1 67 del CCA) e impide dar por cierto lo pretendido con ellos. De tal manera, analizando las probanzas a la luz de la sana crítica (art. 140 del CGP) y en el marco normativo que al caso corresponde, no se advierten razones que lleven a disentir con la decisión adoptada en sede administrativa. Por tanto, se impone la confirmación del acto impugnado. 5) El cumplimiento de la Sentencia. El artículo 177 inc. 4 impone al decisor la obligación de pronunciarse respecto a todas las causales de nulidad invocadas, agregando que ello debe servir de “orientación a la Administración para su cumplimiento” (art. 177 inc. 4º). En el caso, considerando que se adoptará la decisión de confirmar el acto, el cumplimiento de la Sentencia no reviste dificultad ni parece requerir de orientación. 6) Sobre la facultad de recomposición del expediente . El artículo 190 inc. 2º del CCA, dispone que cuando la irregularidad del acto tenga relación con cuestiones atinentes a formalidades de los actos o a omisiones en el trámite del procedimiento administrativo, “el tribunal deberá señalar si la Administración conserva la potestad de recomponerlo a los efectos de dictar un acto legítimo”. A su vez, limita la posibilidad de recomponer un procedimiento que ya hubiese sido reconstituido. En el caso, se habrá de confirmar el acto por razones de fondo sin haber detectado omisiones formales que viciaren el procedimiento; por tanto, no corresponde pronunciarse respecto a la recomposición del expediente. Por los fundamentos expuestos, al amparo de lo dispuesto por los arts. 175, 176, 177, 179 y 190 del CCA, este Juzgado Letrado en lo Contencioso Anulatorio de 2º Turno, RESUELVE: 1) Desestimar la demanda interpuesta, confirmando el acto impugnado por los fundamentos expuestos. 2) A efectos fiscales, fijar honorarios fictos en $50.500. 3) Consentida o ejecutoriada, archívese. Victoria Suárez Juez Letrado Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio 2° Turno