Sentencia Interlocutoria N° 322/2025

Montevideo, 21 de noviembre del 2025. SENTENCIA Nº 322/2025 SENTENCIA INTERLOCUTORIA VISTOS: Para Sentencia Interlocutoria estos autos caratulados “AA con Estado – Ministerio de Industria, Energía y Minería. Acción de nulidad ” (Ficha: 240/2025), venidos a conocimiento de este Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 2º Turno, en mérito a lo dispuesto por el art. 166 del CCA. RESULTANDO: 1) En estas actuaciones se tramita la pretensión anulatoria ejercitada por AA en relación con la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el 29 de julio del 2024 en el expediente N° 554484 . Por dicha volición, la Administración actuante concedió el registro de la marca “LARA” (mixta) en favor de BB de Brasil, para distinguir productos y servicios comprendidos en la clase internacional N° 9 (fs. 3). 2) En su demanda, la accionante sostiene que el acto es ilegítimo por lo que reclama su nulidad. En tal sentido, explica que es titular de la reconocida familia de marcas de CLARO, por lo que dedujo oposición ante la solicitud de inscripción de la marca “LARA”. La accionante entiende que el caso se inserta en un supuesto de competencia desleal, violentado en el num. 7 del art. 5° de la Ley N° 17.011. Ello, en función de que el mismo solicitante – socio administrador de la empresa CC .- ha requerido el registro de otras marcas similares a “CLARO” (Lara y Clara) en otras jurisdicciones, en lo que entiende como una estrategia global para acercarse al signo distintivo de AA. De forma que sostiene que el análisis efectuado por la demandada fue limitativo por ignorar el contexto en el que se solicitó la inscripción. Asimismo, sostiene que los signos en pugna son confundibles , existiendo similitud gráfica, ortográfica y fonética en marcas cortas, lo que puede llevar al consumidor a asociar indirectamente los servicios de LARA con el origen empresarial de AA. Por último, se extiende en cuanto a la notoriedad de la marca CLARO, por lo que merecen especial protección. 3) Conferido traslado por Decreto Nº 428/2025, se presentó el Ministerio de Industria, Energía y Minería (“MIEM”) a contestar la demanda (fs. 38). Al respecto, sostuvo que la concurrencia desleal debe presumirse en función del signo respecto al que se solicita el registro, lo que no ocurre en el caso, puesto que aquí se ha pretendido la inscripción de la marca “LARA” y no “CLARA”. De tal forma entiende que no existe similitud entre la familia de marcas CLARO y la que se ha concedido; a lo que agrega que algunas de las marcas de CLARO son denominativas y refieren a un conjunto de vocablos, a la vez que los signos mixtos de CLARO no plantean similitud figurativa con la registrada, a lo que agrega la diferencia ideológica en función de su distinta significación. Por lo que entiende que existe absoluta diferenciación fonética, gráfica e ideológica, lo que impide la confundibilidad entre los consumidores, de manera que tampoco se verifica un supuesto de concurrencia desleal. 4) En su contestación, el MIEM también solicitó la citación de BB como tercero, de lo cual se confirió traslado al actor (Decreto N° 701/2025), el que no fue evacuado, y por Decreto N° 822/2025 se admitió su incorporación al proceso. En consecuencia, el tercerista compareció a fs. 59, defendiendo la legitimidad del acto, coincidiendo con los informes producidos por la DNPI durante el procedimiento administrativo. De tal manera, explica cuál es su giro (gestión de pagos), el que se desarrolla en varias jurisdicciones, siendo ya reconocida en el mercado. En cuanto a las marcas en pugna, sostiene que no existe confundibilidad, puesto que no existe similitud entre ellas, lo que permite su pacífica coexistencia , considerando además que el público de estos productos es discriminador. Agrega que no hay confundibilidad fonética ni visual, y que semánticamente los términos evocan significados distintos, lo que se suma al carácter mixto de la marca que le fue otorgada. Luego, sostiene la aplicación del principio de especialidad, puesto qu e las empresas se desarrollan en ámbitos difer entes del mercado, y porque se excluyó la emisión y transmisión de telecomunicaciones de la clase 9 durante el trámite de registro. Por otra parte, alega que es AA quien desarrolla conductas de competencia desleal, al pretender impedir la concesión de la marca. Así, concluye que el acto fue ajustado a Derecho. 5) Por Decreto N° 1547/2025, se admitió la contestación del tercero y se abrió el expediente a la etapa probatoria. En tal oportunidad, se presentó el tercerista (fs. 88) ofreciendo documental que aporta de fs. 84 a 87 y los antecedentes administrativos. Luego, se presentó la actora (fs. 214) adjuntando prueba documental (fs. 90 a 213; mientras que el MIEM (fs. 218) ofreció las resultancias de autos y la documental ya aportada. Tras ello, se confirió el plazo para la proposición de contraprueba o prueba sobre prueba (Decreto N° 1764/2025) sin que las partes comparecieran (fs. 223). 6) De tal manera, se dispuso el pase de los autos para Resolución (Decreto N° 1912/2025) y el expediente fue puesto nuevamente al despacho el día 31 de octubre a los efectos del dictado de la presente Sentencia Interlocutoria, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 166 del CCA. CONSIDERANDO: 1) Previo a disponer acerca de la prueba, corresponde delimitar el objeto del proceso, atendiendo a que es a su respecto que habrán de probarse los hechos. El proceso anulatorio que se sigue en estos autos se rige por la iniciativa de parte y el principio de contradicción (art. 3 lit. d y f), por lo que su objeto está delimitado por lo que las partes dispongan en sus escritos. En concreto, a aquellos extremos que , siendo controvertibles, se encuentren efectivamente controvertidos. Por tanto, atendiendo a las alegaciones de las partes, el objeto del proceso se ha de establecer en determinar si la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el 29 de julio del 2024 en el expediente N° 554484 , lo ha sido acorde a derecho, o en cambio, debe anularse por ilegitimidad según los agravios esgrimidos. 2) A su vez, tomando en consideración lo anterior, la actividad probatoria habrá de delimitarse en cuanto a: (i) si existe confundibilidad entre las marcas en pugna; (ii) si se configura un supuesto de competencia desleal que determine la nulidad del registro. 3) En mérito a lo antes expuesto, corresponde en esta instancia pronunciarse acerca de la admisibilidad de los medios probatorios ofrecidos a los efectos de su diligenciamiento en sede jurisdiccional, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 167 del CCA. En tal sentido, se admiten y, en consecuencia, se agregan los antecedentes administrativos aportados en formato digital (en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 161 lit.b), conteniendo el expediente 2024-8-4-0000420 (según nota de fs. 46). Asimismo, se agrega la documental ofrecida de fs. 84 a 87 y de fs. 90 a 213. En cuanto a las resultancias de autos , la Sede entiende que no se trata de medios de prueba, sino que son el resultado del diligenciamiento de otros medios. Por tanto, son cuestiones que habrán de analizarse, eventualmente, en el momento de valoración de la prueba producida en autos. Por los fundamentos que vienen de exponerse, RESUELVO: 1. Fijar el objeto del proceso en determinar si la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el 29 de julio del 2024 en el expediente N° 554484, lo ha sido acorde a derecho, o en cambio, debe anularse por ilegitimidad según los agravios esgrimidos. 2. Establecer el objeto de la prueba en determinar: (i) si existe confundibilidad entre las marcas en pugna; (ii) si se configura un supuesto de competencia desleal que determine la nulidad del registro. 3. En su mérito, se agregan los antecedentes administrativos y la prueba documental aportados. 4. Consentida o ejecutoriada, vuelvan para proveer sobre la continuación del proceso.