Sentencia Interlocutoria N° 320/2025

Montevideo, 20 de noviembre del 2025. SENTENCIA Nº 320/2025 SENTENCIA INTERLOCUTORIA VISTOS: Para Sentencia Interlocutoria estos autos caratulados “ AA con Ministerio de Industria, Energía y Minería. Acción de nulidad ” (Ficha: 333/2025), venidos a conocimiento de este Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 2º Turno, en mérito a lo dispuesto por el art. 166 del CCA. RESULTANDO: 1) En estas actuaciones se tramita la pretensión anulatoria ejercitada por AA contra la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el 24 de julio del 2024 en el expediente N°534235 . Por dicha volición, la Administración actuante concedió el registro de la marca “DEVOTO YA!” (mixta) sin derechos privativos sobre el término “YA!” a BB de URUGUAY para distinguir productos y servicios en las clases internacionales 35 y 43 (fs. 4). 2) En su demanda, la accionante sostiene que el acto es ilegítimo por lo que reclama su nulidad. En tal sentido, explica que es titular de marcas notorias y renombradas, algunas denominativas y otras mixtas, en diferentes clases, con y sin derechos privativos, pero todas vinculadas a “PEDIDOS YA” , agregando que la notoriedad de la familia de marcas fue reconocida por Sentencia N° 116/2025 dictada por el TCA. Luego, sostiene que el uso del término “YA” “en forma no autorizada” supone un beneficio ilícito para BB (fs. 14 vto.) pues se estaría aprovechando del prestigio de la accionante, el que abarca varias jurisdicciones y supone una importante notoriedad que hace irregistrable la marca “DEVOTO YA!” . También sostiene que el renombre de sus marcas hace inaplicable el principio de especialidad . Asimismo, afirma que el término “ya” es ideológicamente evocativo de los servicios que brinda la accionante; agregando que el uso que BB pretende hacer es consecuencial a la ruptura de la relación comercial trabada entre las empresas en 2019, la que llegó a incluir la exclusividad . Por tal razón, se promovió conciliación previa al ejercicio de la acción de cese de uso de la marca, la que no se habría iniciado aún, pero dio lugar a negociaciones que se vieron quebradas por la registración solicitada por BB. Así, entiende que BB desarrolla un accionar desleal, contrario a la buena fe, haciendo uso de una marca prestigiosa para ingresar en un segmento de mercado específico e innovador, en un intento de aprovechamiento del prestigio, reputación, imagen, goodwill y posicionamiento comercial de la accionante. Por otra parte, sostiene que las marcas son confundibles desde la mirada del consumidor y entiende que el caso supone “confundibilidad directa” e ideológica. También argumenta que sus marcas han adquirido significación secundaria, generando inmediata asociación con el servicio prestado. De tal manera, entiende que el acto se encuentra viciado en sus motivos por no apreciar las circunstancias fácticas y jurídicas adecuadamente, a lo que se agrega que se negó el diligenciamiento de la prueba ofrecida en la vía administrativa, lo que afectó el debido proceso y la verdad material. Por último, se releva que la accionante convoca la presunción de ilegitimidad contenida en el art. 47 del CCA. 3) Conferido traslado por Decreto Nº 568/2025, se presentó la Ministerio de Industria, Energía y Minería (“MIEM”) a contestar la demanda (fs. 39). Al respecto, sostuvo que el acto impugnado es acorde a Derecho y se encuentra debidamente motivado. Respecto al asunto señala que la accionante pretende apropiarse del término “YA”, que es un término de uso común, carente de novedad y distintividad, sobre el que no tiene derechos privativos, pues las marcas están concedidas sobre el conjunto “PEDIDOSYA” y no sobre l os términos que la componen. Así, entiende que no es confundible la marca registrada con la de la accionante por compartir el término “YA”, el que es de uso común y se encuentra presente en otras marcas. En cuanto a la relación comercial preexistente entre las empresas, sostiene que le corresponde proteger el sistema marcario, y que los conflictos privados deben resolverse en otro ámbito; y en este caso, se trata de una cuestión de puro derecho. Agrega que la confusión no se daría en los consumidores que conocen ampliamente ambas marcas, y porque los conjuntos marcarios son completamente diferentes, incluso ideológicamente. En cuanto al error en los motivos, entiende que el acto fue ajustado a los hechos y al derecho; y respecto al debido proceso y la verdad material, afirma que la apertura a prueba es facultativa y en el caso, se entendió que no correspondía tal etapa. A su vez, cita lo resuelto por el TCA en Sentencia N° 172/2025, como un antecedente idéntico al presente. 4) En su contestación, el MIEM también solicitó la citación de BB como tercero. De tal manera, se confirió traslado al actor (Decreto N° 836/2025), el que no fue evacuado y se admitió la intervención solicitada (Decreto N° 971/2025), habiendo comparecido BB a fs. 72. En su contestación el tercerista sostuvo que el acto fue dictado en estricto apego al derecho, siguiendo criterios objetivos de apreciación de confundibilidad (fs. 73). De tal forma destaca que se trata de conjuntos diferentes que pueden coexist ir pacíficamente y que la partícula “YA” es débil y de uso común, agregando que la notoriedad de la marca no le confiere derecho absoluto sobre los términos que la componen. Así entiende que “YA” es un término descriptivo de los servicios que se ofrecen. También defiende que “DEVOTO” es una marca notoria, lo que dificulta aún más la confundibilidad marcaria, la que tampoco puede fundarse ni en la similitud de los signos ni en las probabilidades de confusión. A su vez, releva las marcas inscriptas a nombre de la actora, para fundar la inexistencia de derechos privativos sobre el término “YA”, el que además figura en varias marcas de las clases 35 y 43, agregando que no corresponde desmembrar el término, pues la marca se ha registrado respecto del conjunto. Asimismo, destaca que el uso del término “DEVOTO” otorga distintividad suficiente a la marca cuyo registro se impugna y que “YA” no es un término de fantasía, sino de uso extendido y descriptivo. Luego, cita jurisprudencia del TCA relativa a casos en que se ha cuestionado el uso de dicho término. Por otra parte, en relación con la conducta empresarial cuestionada por la accionante, sostiene que son ajenas a este ámbito jurisdiccional y que los acu erdos privados entre las empresas no alteran el ámbito de protección del Derecho marcario. Por último, en relación con la significación secundaria, se niega que se haya verificado respecto al término “YA” y alega que, en todo caso, ello debe probarse acabadamente, y que ello solo podría verificarse respecto a “PEDIDOSYA” y no al solo término “YA” que no puede ser monopolizado. 5) El expediente fue abierto a prueba por Decreto N° 1561/2025. En tal oportunidad, se presentó el MIEM ofreciendo los antecedentes administrativos ya aportados y las resultancias de autos (fs. 86). También la actora ofreció prueba documental que adjuntó (fs. 88 a 197) y los antecedentes administrativos ya aportados. En cambio, la tercerista no ofreció prueba. Luego, se confirió el plazo para el ofrecimiento de contraprueba o prueba sobre prueba, sin que ninguna de las partes se presentara (fs. 203). 6) De tal manera, los autos fueron puestos al despacho el día 31 de octubre a los efectos del dictado de la presente Sentencia Interlocutoria, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 166 del CCA. CONSIDERANDO: 1) Previo a disponer acerca de la prueba, corresponde delimitar el objeto del proceso, atendiendo a que es a su respecto que habrán de probarse los hechos. El proceso anulatorio que se sigue en estos autos se rige por la iniciativa de parte y el principio de contradicción (art. 3 lit. d y f), por lo que su objeto está delimitado por lo que las partes dispongan en sus escritos. En concreto, a aquellos extremos que , siendo controvertibles, se encuentren efectivamente controvertidos. Por tanto, atendiendo a las alegaciones de las partes, el objeto del proceso se ha de establecer en determinar si la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el 24 de julio del 2024 en el expediente N°534235, lo ha sido acorde a derecho, o en cambio, debe anularse por ilegitimidad según los agravios esgrimidos. 2) A su vez, tomando en consideración lo anterior, la actividad probatoria habrá de delimitarse en cuanto a: (i) si el acto se encuentra viciado en sus motivos; (ii) si las marcas en pugna son confundibles; (iii) si la notoriedad de “PEDIDOSYA” hace irregistrable la marca atacada o si existen causales de nulidad en la registración atacada, en relación con la naturaleza del término cuestionado (esto es, si es o no de uso común, así como si existe en él novedad, fantasía, distintividad, especialidad, etc.) o por la existencia de un supuesto de concurrencia desleal; (iv) si existe “secondary meaning” adquirido por el término en relación con “PEDIDOSYA” que obste a la registración impugnada; (v) si se vulneró el debido proceso o el principio de verdad material. 3) En mérito a lo antes expuesto, corresponde en esta instancia pronunciarse acerca de la admisibilidad de los medios probatorios ofrecidos a los efectos de su diligenciamiento en sede jurisdiccional, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 167 del CCA. En tal sentido, se admiten y, en consecuencia, se agregan los antecedentes administrativos aportados en formato digital (en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 161 lit.b), conteniendo el expediente 2025-8-4-0000146 (según nota de fs. 51). Asimismo, se agrega la documentación de fs. 88 a 197. En cuanto a las resultancias de autos , la Sede entiende que no se trata de medios de prueba, sino que las primeras son el resultado del diligenciamiento de otros medios. Por tanto, son cuestiones que habrán de analizarse, eventualmente, en el momento de valoración de la prueba producida en autos. Por los fundamentos que vienen de exponerse, RESUELVO: 1. Fijar el objeto del proceso en determinar si la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el 24 de julio del 2024 en el expediente N°534235, lo ha sido acorde a derecho, o en cambio, debe anularse por ilegitimidad según los agravios esgrimidos. 2. Establecer el objeto de la prueba en determinar: (i) si el acto se encuentra viciado en sus motivos; (ii) si las marcas en pugna son confundibles; (iii) si la notoriedad de “PEDIDOSYA” hace irregistrable la marca atacada o si existen causales de nulidad en la registración atacada, en relación con la naturaleza del término cuestionado (esto es, si es o no de uso común, así como si existe en él novedad, fantasía, distintividad, especialidad, etc.) o por la existencia de un supuesto de concurrencia desleal; (iv) si existe “secondary meaning” adquirido por el término en relación con “PEDIDOSYA” que obste a la registración impugnada; (v) si se vulneró el debido proceso o el principio de verdad material. 3. En su mérito, se agregan los antecedentes administrativos aportados y la documental que obra de fs. 88 a 127. 4. Consentida o ejecutoriada, vuelvan para proveer sobre la continuación del trámite.