Sentencia Definitiva N° 329/2005

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 27 de junio de 2005. No. 329 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “GALDERMA S.A. con ESTADO - MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Fa. No. 643/02). RESULTANDO : I) Que la parte actora promovió demanda de nulidad (fs. 7-11), contra la resolución de fecha 26/11/2001, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, por la que se hace lugar al registro de la marca “GOLDERM”, para cubrir ciertos productos dentro de la clase Internacional No. 3. Expresa, en síntesis, que la firma Unilever N.V. de Holanda, solicitó oportunamente el registro de la marca de referencia; que dedujo oposición contra el registro de dicha marca, en razón de la existencia de su signo marcario “GALDERMA”. Agrega que la resolución impugnada atenta contra sus legítimos derechos, en su calidad de primer registrante, desconociendo el riesgo implícito de confundibilidad que existe entre dos derechos encontrados. El del titular de un registro marcario y la mera expectativa de un posible registro; que la resolución en cuestión no es acorde con las disposiciones legales que rigen la materia marcaria, y con la misma se vulnera el derecho adquirido por la actora con su registro anterior de la marca “GALDERMA G”, y su nombre comercial GALDERMA S.A., ambos de amplia notoriedad. II) La Administración demandada, contestando el traslado conferido (fs. 14), expresa que la marca en cuestión, a criterio de la Administración, exhibe las claras diferencias requeridas por el art. 6º de la ley 17.011 respecto del signo prerregistrado “GALDERMA G” (diseño), por lo que se estima que es imposible que exista confusión; que en el caso la Administración ha procedido en estricta aplicación del régimen marcario vigente, por lo que solicita que en definitiva se desestime el presente accionamiento. III) Se dio noticia del pleito al tercero denunciado, se abrió el juicio a prueba, habiéndose diligenciado la que luce certificada a fs. 25; alegaron las partes por su orden, fs. 27-30 y 33, respectivamente; se oyó al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 429/2004), por lo que se citó para sentencia, la que se acordó en legal forma. CONSIDERANDO : I) Que se han cumplido adecuadamente los requisitos formales del debido agotamiento de la vía administrativa y del accionamiento en plazo (arts. 317 de la Constitución y 4 y 9 de la ley 15.869). II) El acto impugnado es la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de fecha 26/11/01, por la cual se concede el registro de la marca “GOLDERM”, denominativa, Acta No. 322.431, solicitada por UNILEVER N.V., de Países Bajos, para las Clases Int. 3 s/d y 21 s/d (AA, legajo A, fs. 47v./48v.).- La parte actora se opuso al registro solicitado (legajo A, fs. 38, 38v./39 y 40), como titular de la marca “GALDERMA G”, Acta No. 299.738, para las Clases 3 y 5.- Se agravia por entender que la citada resolución es contraria a derecho, ya que entre la marca solicitada “GOLDERM” y el antecedente “GALDERMA G”, no se manifiestan las “claras diferencias” a que hace referencia la normativa aplicable.- Es claro, señala, que el signo admitido toma el signo de la compareciente y le cambia la letra “A” por la “O” y suprime la letra “A” del final.- Cree que estos cambios sin duda pasarán desapercibidos al consumidor, ya que no marcan las diferencias necesarias como para que estos signos coexistan sin posibilidad de confusión.- Señala también que estas similitudes gráficas traen ínsitas las similitudes fonéticas, que se encuentran dadas por la ubicación de las mismas letras en el mismo orden.- A todo esto suma el hecho de que las marcas del caso pertenecen a la Clase 3, esto es, que se trata de productos de consumo masivo, ya que cubre artículos de limpieza y aseo.- Porque estos productos son adquiridos por consumidores de todo tipo, que no prestan especial atención, lo que tiene como consecuencia que el público los confunda con mayor facilidad.- Advierte, entonces, que si las marcas no le producen una impresión netamente distinta, sin duda las va a confundir, por lo cual si se confirma la resolución que concede la marca de autos, no se estaría cumpliendo con la función individualizadora esencial a toda marca.- Finalmente, aclara que la marca de su propiedad es a su vez su nombre comercial.- Cuestión decisiva, según entiende, ya que señala una concentración en la identidad del signo marcario, que tiene entre otras funciones la de indicar un origen y el nombre comercial que identifica dicho origen.- Por todo lo expresado solicita que se anule el acto procesado.- III) En opinión del Tribunal, la pretensión de la firma actora es de recibo y en consecuencia el acto impugnado debe ser anulado en la parte objeto de agravio.- Si bien entre los signos en cuestión hay ciertas diferencias, éstas son simplemente de detalle, lo que determina que el riesgo de confusión sea alto.- Y aun cuando en un supuesto se trata de una marca denominativa (GOLDERM) y en el otro de una marca mixta (GALDERMA G), la similitud susceptible de provocar confusión subsiste, porque en el conjunto no es una diferencia predominante, que pueda llamar la atención del consumidor medio.- Parece evidente, y esto es decisivo, que aquí se está ante un caso de imitación de una marca anterior.- Es la única explicación razonable ante tantas coincidencias de signos puramente de fantasía, especialmente si se tiene en cuenta la multiplicidad de países donde está registrada la marca “GALDERMA G”, que muestra no sólo la difusión mundial del registro, sino también el conocimiento de la marca en los países de la región (ver AA, legajo B, y alegato de la actora a fs. 27v.).- En este sentido, no debe olvidarse que la ley No. 17.011 prohíbe los supuestos de imitación, lo que, según puntualizan Merlinski-Salaverry (Las Marcas en el Uruguay, p. 30), “.......no solamente implica una mera copia de la marca preexistente.- Al incluir la imitación, la ley extiende la prohibición a signos o vocablos que sean parecidos, similares, a la marca notoria, cuyas diferencias con la misma sean leves o que constituyan una mera deformación de la misma”.- Solución que los autores de la cita comparten, en virtud de considerar que no sólo mediante la reproducción se puede causar confusión en el público consumidor, sino que la imitación, también puede provocarla.- En el caso de autos, como señala la actora, analizados los vocablos de manera sucesiva “se ve claramente que los signos contienen un número similar de letras, ocho en un caso y siete en el otro, de las cuales seis de ellas se repiten y se ubican en el mismo lugar, a lo que se suma el hecho de que todas las consonantes se ubican en el mismo orden, conformando esto una estructura fonética y gráfica muy similar.- Prácticamente, idéntica” (demanda, fs. 8v.).- A lo que cabe agregar que si bien la marca de la actora se integra también con la letra “G”, este elemento no hace más que indicar la característica del nombre comercial, asociando la marca a una determinada procedencia.- Por lo tanto, se hace necesario concluir que entre los signos enfrentados existen, en lo estructural, más semejanzas que diferencias, situación que provoca una similitud evidente, susceptible de causar confusión entre los consumidores poco atentos o descuidados.- Circunstancia que se agudiza en el caso porque a la similitud gráfica se suman similitudes fonéticas, a tal punto que de mantenerse el registro cuestionado se haría difícil no confundir en el comercio la verdadera denominación marcaria que individualiza a los productos.- IV) Se debe tener en cuenta, además, que las marcas del caso pertenecen a la Clase 3, que cubre productos de “consumo masivo”.- Unilever N.V. solicitó el 3/5/00 la marca “GOLDERM” (Acta No. 322.431), para distinguir dentro de la Clase 3, entre otros, productos como jabones, jabones líquidos, perfumería, cosméticos, preparaciones para el baño y para el cabello, desodorantes, etc. (AA, legajo A, fs. 28/28v.).- Galderma S.A. dedujo oposición a la solicitud mencionada, en base a su marca “GALDERMA G” (Acta No. 299.738), que cubre dentro de la Clase 3 “preparaciones para limpieza, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y desodorantes, productos farmacéuticos dermatológicos” (AA, legajo A, fs. 40).- Como expresa Gutiérrez Carrau (Manual Teórico-Práctico de Marcas, p. 89), para aquellos productos de “consumo masivo” (alimentos, vestimenta, artículos de limpieza, etc.), el comprador presunto será el calificado como “consumidor medio y poco atento”, que resulta más proclive a la confusión.- Esta circunstancia hace que el cotejo deba ser más riguroso y estricto, para proteger los intereses del público consumidor.- V) Finalmente, no es menos trascendente tener presente que la ley incluye al nombre comercial dentro de los bienes especialmente protegidos (art. 5, num. 6, y arts. 67 y ss., ley No. 17.011).- En este caso, la actora posee el nombre comercial “GALDERMA S.A.” y la marca es a su vez su nombre comercial (“GALDERMA G).- En consecuencia, y como bien se señala en la demanda, el hecho de que coincida la marca con el nombre comercial, le da fácilmente al consumidor la idea de origen con respecto a ese producto, afirmando así su naturaleza, calidad, prestigio, etc.- Esta circunstancia hace aún más evidente que la marca “GOLDERM” no puede coexistir con la marca “GALDERMA G” en la Clase Int. 3, pues, de hacerlo, se puede crear un estado de confusión en cuanto a la procedencia de los productos y propiciar una desviación de clientela.- Por tales fundamentos y no obstante lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal FALLA : Acogiendo la demanda, y en consecuencia, se anula el acto impugnado en cuanto concedió la solicitud de registro de la marca “GOLDERM” (Acta No. 322.431) para la Clase Int. 3 s/d.- Sin especial sanción procesal.- A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $ 15.000 (pesos uruguayos quince mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese. Dra. Battistella, Dr. Mercant, Dr. Baldi, Dr. Brito del Pino, Dr. Rochón (r.). Dra. Petraglia (Sec. Letrada).