Sentencia Definitiva N° 327/2005

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 27 de junio de 2005. No. 327 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE TABACOS MONTE PAZ S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (No. 592/02). RESULTANDO : I) Que a fs. 4 compareció Eduardo Mezzera por COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE TABACOS MONTE PAZ S.A., demandando la nulidad de la resolución dictada por la Dirección Técnica de la Propiedad Industrial el 14 de enero de 2002, en virtud de la cuales concede la solicitud de registro de la marca “CORONA”, Acta No. 326.670, solicitada por SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY S.A., para las clases internacionales 35 y 36. Señaló, que, como es público y notorio, su representada es fabricante de artículos de la clase int. 34 con su marca “CORONADO”, inscripta en sinnúmero de clases, incluso en la clase 35 en la cual fuera otorgado el registro cuestionado. Sostuvo, que el acto lo agravia por cuanto es violatorio del art. 5 (numerales 5 y 7) de la ley 17.011 y contraría lo dispuesto por los arts. 6 y 14 del mismo texto normativo así como el art. 9 de la ley 17.052 Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual del MERCOSUR. Solicitó la nulidad del acto impugnado. II) Que, conferido el correspondiente traslado, compareció a fs. 8 el Ministerio de Industria, Energía y Minería contestando la demanda. Indicó que en la oposición al registro, deducida por la demandada, no lo hizo por la marca en autos invocada Acta 299.941. Afirmó que conforme ha señalado la doctrina y la jurisprudencia administrativa, las marcas en pugna presentan diferencias gráficas y fonéticas suficientes, que hacen imposible la confundibilidad tanto en el mercado como en el Registro. Concluyó que el acto impugnado fue acorde a derecho, por lo que deberá desestimarse la demanda incoada. III) Que abierto el juicio a prueba se produjo la que luce certificada a fs. 21. Que alegó la parte actora (fs. 23/26), siendo la demandada acusada en rebeldía (fs. 30 y 32). Que conferida vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, aconsejó la anulación del acto impugnado (dictamen No. 490/2004). Se dispuso el pase a estudio y se citó a las partes para sentencia, la que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Que desde el punto de vista formal, se han cumplido adecuadamente los requisitos exigidos por las normas respectivas para habilitar la acción de nulidad. II) Se impugna la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de fecha 14/1/02, en cuanto concedió el registro de la marca CORONA, bajo Acta No. 326.670, denominativa, para proteger productos de las Clases Int. 35 y 36, solicitada por Supermercados Disco S.A., de Uruguay (AA, fs. 22v./23).- Fundando sus agravios, dijo la actora: Como es público y notorio, la compareciente es fabricante de artículos de la Clase 34, con su marca “CORONADO”, inscripta en un sinnúmero de clases, incluso en la Clase 35, en la cual la marca solicitada fue registrada, por lo que el acto administrativo impugnado es causa de agravio.- Por ser propietaria del signo pre-registrado en la Clase 35, Acta No. 299.941, idéntico al otorgado, y por la notoriedad de su marca en clases vinculadas, dicho acto es violatorio de los art. 5 (num. 6 y 7), 6 y 14 de la ley No. 17.011.- Por todo ello solicita que se anule el acto impugnado, por confundibilidad indirecta de ambos signos y presunción del propósito de verificar una concurrencia desleal.- III) En opinión del Tribunal, la demanda en curso es parcialmente de recibo y, en consecuencia, el acto administrativo debe anularse en cuanto concede el registro de la marca “CORONA” para la Clase Int. 35, no así, respecto a la Clase Int. 36.- En relación a la Clase Int. 35, parece claro que los signos en pugna no pueden coexistir, por las razones que expresa el Sr. Procurador del Estado en su dictamen (fs. 37/37v. de autos).- Porque entre la marca pre-registrada “CORONADO” (Acta 299.941) y la solicitada “CORONA” (Acta 326.670), existen evidentes semejanzas gráficas, fonéticas y conceptuales que pueden inducir en confusión al consumidor medio, en relación a artículos o servicios de la misma Clase, no dándose la condición o requisito esencial que impone el art. 6º de la ley No. 17.011, cuando dice: “.....las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas.....”.- Por ello, además de las necesarias diferencias en la grafía y la sonoridad, es indispensable que el signo marcario no sea susceptible de reenviar intelectualmente al público a un contenido ideológico propio de otra marca ya existente (Merlinski-Salaverry: Las Marcas en el Uruguay, pág. 36).- Precisamente, esto es lo que ocurre con la marca solicitada “CORONA”, en relación a su antecedente “CORONADO”.- En consecuencia, la posibilidad de confusión en la Clase Int. 35 proviene no sólo de la similitud de los términos, sino también de la utilización de un idéntico contenido conceptual.- Por ello estima la Sala que no debió otorgarse el registro de la marca “CORONA” para distinguir productos de la Clase Int. 35.- IV) Distinto es lo que sucede con la Clase Int. 36, porque aquí la opositora no tiene ninguna marca registrada y entonces para rechazar el registro de la marca “CORONA” habría que recurrir al concepto de confundibilidad, fundado en la existencia de productos o servicios concurrentes, de que habla el art. 6 ya citado, o en la notoriedad de la marca “CORONADO”.- En estos casos, el derecho a la exclusividad que concede la titularidad marcaria no sólo rige respecto de los bienes designados en la solicitud de registro; la protección se extiende a productos o servicios en principio no cubiertos por la marca.- A juicio del Tribunal, haciendo jugar el principio de especialidad (art. 11 de la ley 17.011), según el cual los derechos del propietario de una marca están limitados, exclusivamente, a los productos y/o servicios para los cuales se solicitó el registro respectivo, corresponde confirmar la marca “CORONA” respecto de la Clase Int. 36.- Las excepciones al principio de especialidad deben ser admitidas con un criterio restrictivo.- Aquí la firma actora no acreditó que los servicios de la Clase Int. 36 sean similares o concurrentes con los de la Clase Int. 35.- Y en principio no lo son, pues la Clase Int. 35 refiere a “Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”, y la Clase Int. 36 comprende “Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios”.- Tampoco se puede dar en el caso mayor relevancia a la defensa de la marca notoria (art. 5, num. 6º, ley 17.011), por encima y dejando de lado el citado principio de especialidad.- Si bien la ley prohíbe no sólo los casos de identidad total con la marca notoria, sino también los de mera similitud, se exige para tal defensa que la marca sea “......utilizada para productos idénticos o similares” (Convenio de París, art. 6 bis, num. 1º).- Condición que no fue acreditada en la especie.- Es más, el argumento de la apropiación del prestigio de la marca anterior y/o dilucidación del signo (ver alegato, fs. 23v.), si bien en teoría es válido, debió invocarse en la demanda, alegando y probando los hechos que lo sustentan.- La actora no hizo lo uno ni lo otro, por lo cual su invocación recién en el alegato resulta extemporánea.- Por tales fundamentos y los concordantes del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal, FALLA : Amparando parcialmente la demanda, y en consecuencia, se anula el acto administrativo impugnado en cuanto concedió el registro de la marca “CORONA” para la Clase Int. 35, confirmándolo en lo demás.- Sin especial sanción procesal.- A los efectos fiscales se estiman los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $ 15.000.- Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Battistella, Dr. Mercant, Dr. Baldi, Dr. Brito del Pino, Dr. Rochón (r.). Dra. Petraglia (Sec. Letrada).