Sentencia Definitiva N° 297/2025

Montevideo, 10 de noviembre del 2025. SENTENCIA Nº 297/2025 SENTENCIA DEFINITIV A VISTOS: Para Sentencia Definitiva estos autos caratulados “AA con Estado – Ministerio de Industria, Energía y Minería. Acción de nulidad” (Ficha: 197/2025), venidos a conocimiento de este Juzgado Letrado en lo Contencioso Anulatorio de 2º Turno. RESULTANDO: 1) En estas actuaciones se tramit ó la pretensión anulatoria ejercitada por AA en relación con la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el 7 de junio del 2024 en el expediente N° 545362 (fs. 21). Por dicha volición, la Administración actuante desestimó el registro de la marca “CIBERLUNES” a la accionante, en las clases internacionales 35 y 38. 2) En su demanda, AA reclamó la anulación de dicha Resolución entendiéndola ilegítima. En tal sentido , señaló que la marca pretendida reviste las notas de novedad y fantasía requeridas por la normativa marcaria, a la vez que posee distintividad suficiente (fs. 14). Asimismo, señaló que la notoriedad de la marca viene dada por el uso efectuado por ella, habiendo realizado grandes inversiones, por lo que el consumidor asocia la marca directa y únicamente con la accionante (fs. 14 vto.). Al respecto también menci onó que la notoriedad de la marca es “restringida”, siendo conocida en el territorio nacional respecto a los productos y servicios que se pretenden proteger (fs. 16). 3) Superado el control liminar de la demanda, se confirió traslado por Decreto N°267/2025, y se presentó el Ministerio de Industria, Energía y Minería (“MIEM”) defendiendo la legitimidad del acto. A tales efectos sostuvo que es imposible acceder al registro de la marca por encontrarse ésta incluida en las causales de nulidad de los artículos 9 y 11 de la Ley N° 17.011 (fs. 32), siendo que se trata de una “ denominación fantasiosa de un tiempo de compras digitales” que es ampliamente conocido a nivel mundial (fs. 31 vto.). Por ello, si bien es ampliamente conocida por los consumidores, no puede afirmarse que se vincule con empresa alguna (fs. 32 vto.) o que identifique algún producto o servicio en particular (fs. 35 vto.). Agregó que “CIBERLUNES”, siendo una denominación sin fantasía, no cumple lo requerido por el art. 7 de la Ley N° 17.011 (fs. 32 vto.), por lo que debe estar disponible para su uso público y pacífico (fs. 35). En consecuencia, para el demandado, el signo es genérico y no encuentra vínculo directo con la empresa accionante y sus productos o servicios, impidiendo su legal otorgamiento. 4) Por Decreto N° 462/2025 se confirió a las partes el plazo común para el ofrecimiento de prueba y por Sentencia N° 84/2025 se fijó el objeto del proceso y de la prueba, admitiendo la prueba documental ofrecida. De tal forma, adquirida firmeza, se citó a las partes a formular sus alegatos (Decreto N° 827/2025) y se dispuso el pase del expediente en vista a la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo. 5) El demandado, alegó que la actora no aportó elementos que permitieran un entendimiento diferente, dando por reproducidos los argumentos de la contestación (fs. 65) . Mientras que la actora sostuvo que la documentación aportada “ prueba las circunstancias invocadas” en su demanda (fs. 67 vto.), haciendo especial referencia a la declaración jurada de fs. 44 a 47 vto., y a la información contable relativa a la inversión; vuelve sobre la existencia de una “distintividad superviniente” y cita jurisprudencia en su favor. 6) Luego, en Dictamen N° 500/2025, se expidió la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, sugiriendo la desestimatoria de la demanda. En este sentido, la Procuraduría entendió que “CIBERLUNES” es una palabra de uso común , un término de marketing, siendo una expresión que adquirió notoriedad, pero que no supone un vínculo directo con la empresa actora. Así, comparte que la marca pr etendida se incluye en las causales de nulidad dispuestas por los literales 9 y 11 del art. 4 de la Ley N° 17.011. 7) Así, los autos fueron recibidos por la Sede el 5 de setiembre del 2025 y se dispuso su pase para Sentencia. En consecuencia, el expediente fue puesto nuevamente al despacho el 24 de setiembre, a los efectos del dictado de la presente. No obstante, se deja constancia de que, entre el 3 y el 17 de octubre, la suscripta se encontró amparada a licencia, motivo por el cual, el plazo para el dictado de la presente se vio suspendido (art. 182 inc. 1°). CONSIDERANDO: 1) Esta Sede, considerando las alegaciones de las partes, las resultancias del cúmulo probatorio y la normativa aplicable, habrá de desestimar la pretensión ejercitada, coincidiendo con lo sugerido por la Procuraduría del Estado en el Dictamen de autos. 2) El objeto del proceso que se sigue en estas actuaciones. De acuerdo con lo dispuesto por el art. 175 inc. 3 corresponde, en primer término, referir al objeto del proceso que se ha fijado en estos autos, conteniendo los puntos litigiosos y sometidos a decisión. De tal manera, por Sentencia N° 84/2025 se fijó el objeto del proceso en determinar si la Resolución impugnada fue dictada acorde a Derecho o, en cambio, debe ser anulada por ilegítima. A su vez, el objeto de la prueba quedó delimitado en cuanto a (i) si la marca “CIBERLUNES” reviste las notas de notoriedad y distintividad suficientes para ser registrada en las clases internacionales 35 y 38, (ii) si existe identificación directa y exclusiva de la marca pretendida con el público consumidor, (iii) s i se configura a su respecto un supuesto de “secondary meaning”, (iv) si la marca ingresa en las causales de prohibición previstas en la Ley N° 17.011. En consecuencia, el análisis del caso se hará de acuerdo con lo que fue establecido oportunamente y en función de las probanzas que han sido aportadas a la luz de las normas que resultan aplicables. 3) Los hechos que se tienen por ciertos y los que se encuentran probados (art. 175 inc. 3). En cuanto a los hechos que se han tenido por ciertos o no han resultado controvertidos, son todos aquellos que no han conformado el objeto del proceso y de la prueba; por tanto, corresponde analizar únicamente aquellos que se encontraban cuestionados en estos autos. En función de ello, y de acuerdo con las disposiciones del CCA, se pasa a analizar la prueba agregada en estos obrados, la que consta de lo que surge de los antecedentes administrativos contenidos en el expediente 2025 -8-4-0000104 y de los documentos aportados por la accionante de fs. 44 a 52. Por lo que, en este apartado se hará referencia a los documentos contenidos en las actuaciones administrativas, haciendo indicación de las fojas y el agregado “AA”; mientras que cuando se mencionen documentos obrantes en el expediente jurisdiccional, se señalarán únicamente las fojas correspondientes. Surge que AA solicitó registrar la marca “CIBERLUNES”, como marca denominativa en las clases 35 y 38 (fs. 3 y 4, AA). En el informe de antecedentes surgieron varias marcas pre registradas que contienen elementos coincidentes (“ciber”, “cyber”, “lunes”, fs. 6 y 7, AA), que llevaron a la Administración a deducir oposición de oficio (fs. 10, AA) y luego, a desestimar la inscripción (fs. 21, AA). Se interpusieron recursos y se aportó prueba, pero no hubo Resolución a su respecto, por lo que la acción se presentó considerando la denegatoria ficta operada en el caso. A su vez, ello hace aplicable la presunción establecida en el art. 47 del CCA. Por otra parte, los documentos aportados por la accionante fueron el testimonio notarial por exhibición de una declaración jurada efectuada por el Director de AA que cuenta con su firma certificada, un informe contable que refiere a la s inversiones efectuadas por AA en relación con la maraca cuya inscripción ha pretendido y notas de la Confederación de Cámaras Empresariales, el Bureau Uruguayo de Publicidad Interactiva, la Cámara Uruguaya de Agencias de Medios y de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la In formación, aportados en testimonio notarial por exhibición. Sin embargo, tales documentos -como se verá- cuentan con escaso valor probatorio en relación con los hechos que pretenden acreditar. En primer lugar, la declaración jurada aportada, es efectuada por el Director de la empresa quien no representa, por sí a la accionante (según surge de fs. 10), pero la conforma. Con lo cual, tal declaración puede asemejarse en su valor probatorio a lo que sería una declaración de parte en sede jurisdiccional y así, solamente adquiere valor aquello que la parte declare en su contra (art. 153.2 del CGP , art. 167 del CCA). De forma que, lo que declara el Director de la empresa, aunque se contenga en un testimonio notarial, no puede adquirir un valor diferente al de la mera alegación de la parte. En efecto, tal declaración jurada sólo puede verse como conformando la argumentación de la demanda y así, no puede considerarse como “prueba”. Por otra parte, el informe del contador tampoco permite dar probados hechos que debieran corroborarse acorde con el objeto del proceso y de la prueba que fueron establecidos. En este sentido, el hecho de que se haya invertido en la marca cuya registración se pretende, no da fundamentos que hagan jurídicamente procedente la inscripción, ni constituye un hecho que -de por sí- de lugar a ello; antes bien, demuestra que se ha volcado un monto importante de dinero al respecto, sin que ello derive en mayores conc lusiones. Además, se trata d e un informe d el contador de la misma empresa accionante que realiza un informe a solicitud de ésta por lo que, nuevamente, no puede dársele más valor que el de la alegación. No se trata del pronunciamiento de un perito o de un profesional imparcial, sino de un profesional que actúa en forma independiente pero a solicitud de la parte. En cuanto a la demás “constancias” o notas dirigidas a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial en donde las distintas organizaciones declaran que “CIBERLUNES” es una iniciativa o acción organizada por la Cámara de Economía Digital, a través de AA, desarrollada desde el 2014, debe destacarse que se trata de afirmaciones emitidas por sujetos especializados. Es decir, quienes formulan la declaración son instituciones íntimamente vinculadas con el mercado en el que AA desarrolla su actividad, y representan a conjuntos de empresarios, no de consumidores. Ello, no le quita valor a lo por ellos afirmado, pero si otorga un punto de vista que no es al que atiende el análisis a efectuar en materia marcaria, En efecto, en este ámbito, y para poder ingresar en el estudio acerca de la identificación directa y exclusiva, debe posicionarse desde la óptica del consumidor. A su vez, respecto a los restantes extremos a probar, no se brindan elementos que puedan contribuir a su acreditación. De tal forma, no existiendo más medios probatorios a analizar, corresponde efectuar el análisis correspondiente a la aplicación del Derecho al caso planteado, considerando lo que aquí se ha relevado. 4) Tomando como base los elementos que anteceden, corresponde entonces analizar cada uno de los agravios esgrimidos por la actora para fundar la pretensión anulatoria. En relación con si la marca “CIBERLUNES” reviste las notas de notoriedad y distintividad suficientes para ser registradas en las clases internacionales 35 y 38, de be definirse, en primer término, el contenido de éstas. La clase 35 refiere a servicios relacionados con “publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina ”, por lo que incluye a los ser vicios de publicidad, de marketing y de promoción , la decoración de escaparates, la producción de programas de televenta, la organización de ferias comerciales y de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; la optimización de motores de búsqueda con fines de promoción de ventas, todo lo cual puede relacionarse con el término “CIBERLUNES”. Por su parte, la clase 38 comprende servicios de comunicación, difusión y transmisión de datos, por lo que incluye servicios de radio y teledifusión que también pueden asociarse a “CIBERLUNES”. Ahora bien, en cuanto a su notoriedad y distintividad, no se comparte la argumentación elaborada por la actora. En efecto, se pretende inscribir una denominación que es genérica y que, además, siendo solamente denominativa no supone distintividad, originalidad ni notoriedad. Esto es, la marca no es notoria por sí, pues lo que es notorio es el fenómeno de ventas que implica el “CIBERLUNES”, como evento comercial que excede de las fronteras, y no como marca. En cuanto a la notoriedad de la marca, explica BUGALLO que “Notoriedad es la cualidad de notorio, implica nombradía, fama; notorio es aquello público y sabido por todos, claro, evidente; importante, relevante o famoso. En general, la fuerza de una marca se mide en parte por su notoriedad, por el número de personas que conocen el significado del signo elegido para la individualización de un producto o servicio. La notoriedad de la marca es un concepto diverso del carácter distintivo: esta última deriva de la apreciación de quien será su titular luego será calificado por el Registro. La notoriedad se aprecia desde el público, los consumidores, la clientela es quien determina este valor en la marca. Se define a la marca notoria como marca usada, aun cuando no sea registrada, que se distingue y caracteriza por extenso grado de reconocimiento, cuantitativamente hablando, que hace de ella el mercado, al menos en los sectores interesados en el producto o servicio de que se trate. Se trata de marcas conocidas por una amplia fracción del público, que gozan de una reputación importante, sin que se requiera obligatoriamente una excepcional celebridad. (…) ” (BUGALLO, B.; Propiedad Intelectual; FCU: Mdeo., 2006 ; pp. 111 a 114). En el caso, la notoriedad que se invoca, no refiere a una notoriedad restringida al territorio nacional como sostiene a fs. 16, sino que es consecuencial de la ocasión de ventas electrónicas que fue propulsada en un inicio en Estados Unidos, con la finalidad de aumentar las ventas tras el día de “Acción de Gracias”. Es decir, la notoriedad fue adquirida primero en el extranjero, por las campañas de marketing implementadas en el exterior y luego, se trajo el mismo término a nuestro país, a los efectos de ide ntificar una oportunidad de descuentos. Por lo que , si bien la denominación es conocida por el público uruguayo, incluyendo a los consumidores, ello no se asocia a ningún titular, sino al evento que, como tal, ni siquiera se identifica únicamente con el mercado uruguayo. A lo que se agrega que, en todo caso, el término ya era notorio cuando fue acuñado por AA En relación con la distintividad de la marca, se entiende que “El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar , es decir que sea el nombre de lo que va a distinguir o de sus características” (OTAMENDI, J.; “Derecho de marcas”, Ed. Abeledo Perrot: Bs. As., 2002; p. 107 ) y esto último es lo que sucede en el caso . La marca pretendida no supone distintividad, se compone de dos términos comunes y de uso común como lo son “ciber” y “lunes” que además designan el cuándo y el cómo del evento promocionado. Se trata de algo que sucede en relación con las compras web (“ciber”), un lunes. De tal forma, si bien se asocia el término a un fenómeno en específico, éste no es de por sí distintivo, sino que es descriptivo. Por lo que no se advierte que se cumpla con las notas de notoriedad y distintividad que se han invocado para fundar el accionamiento, menos aún en las clases en las que se ha pretendido la inscripción y que refieren, justamente, a campañas de marketing y oferta de productos o servicios, que son los que se identifican con el término. Por otra parte, en cuanto a si existe identificación directa y exclusiva de la marca con la empresa accionante en el público consumidor, no existe ningún elemento probatorio aportado al proceso. La parte actora no ha aportado ningún dato que permita entender que existe tal identificación en el público consumidor. Como se relevó antes, lo que se ha aportado es el conocimiento de los grupos empresariales respecto a la actividad que desarrolla AA y que se vincula con el desarrollo del “CIBERLUNES”; pero nada se ha probado respecto de los consumidores. Es más, en cuanto a esta óptica, las reglas de experiencia llevan a razonar que lo que el público percibe ante el término “ciberlunes” es la asociación a un fenómeno de ventas, a una oportunidad en la que los comercios realizan ofertas para los casos de compras efectuadas a distancia, por vía electrónica. Pero, no parece que ello le llevara a pensar en la existencia de AA como titular de la marca pretendida. Incluso, difícilmente el término se asocie en forma directa y exclusiva a proveedor ninguno, y ello se debe a la extensión de su alcance. No se trata de un evento que vincula a AA, sino a una enorme cantidad de comercios que participan de la oportunidad de descuentos. Y así, el público consumidor no individualiza la denominación en asociación con la accionante. Respecto a la configuración de un supuesto de “secondary meaning” o de notoriedad superviniente, debe analizarse el agravio desde lo que ello implica y requiere . Así, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ha sostenido que “se considera por la doctrina que un signo adquiere tal cualidad cuando ‘como consecuencia de su uso en el mercado, mute semánticamente o simbólicamente, perdiendo en la percepción del público consumidor su contenido conceptual propio (significado genérico) para pasar a individuali zarse como una marca que distingue determinado producto o servicio’. Se señala así que ‘para que el signo adquiera distintividad sobrevenida no sólo bastará que él sea percibido como una marca identificativa de determinado producto o servicio, sino que, además, es necesario que ese producto o servicio resulte asociado con determinada persona física o jurídica’ (Cfme. CHIJANE, Diego, Derecho de Marcas, Reus - B de F ., Montevideo - Buenos Aires, 2007, p. 86). (…) Respecto de las exigencias probatorias, apunta el citado autor: ‘Ante todo, deberá demostrarse que el consumidor asocia al signo con un solo producto o con el producto de determinado productor . No existen reglas específicas para determinar la cantidad de e videncia requerida a tales efectos, aunque lo cierto es que, cuanto más genérico o descriptivo sea el signo, mayor prueba debería ser requerida, pues, naturalmente resultará más improbable la adquisición de distintividad y, además, deberá sopesarse la necesidad de que el signo deba permanecer libremente disponible’. Asimismo, en relación al relevante aspecto dado por el equilibrio de intereses en juego, expresa el autor que ‘la situación excepcional que conlleva la admisión de registro de un signo a priori utilizable libremente por todos los competidores, determina la necesidad de aplicarse el instituto con restricción y prudencia, sólo cuando esté plenamente justificado favorecerse el interés privado en detrimento del interés general’ (CHIJANE, D.; Derecho de Marcas, Reus - B de F ., Montevideo - Buenos Aires, 2007, ob. cit., ps. 91 y 94; en la jurisprudencia del Tribunal véanse la Sentencias N° 249/2002 y 228/2013)’ (Sentencia N° 354/2025 del 12 de agosto del 2025). De tal manera, en el caso , la distintividad superviniente que se ha invocado, no se ha demostrado. A su vez, tratándose de un término genérico y eminentemente descriptivo, la prueba debió ser más exigente aún, pero nada se ha aportado. En efecto, el hecho de que el término “CIBERLUNES” ya existiese al momento de ser utilizado por AA, parece evidente; de manera que, AA debía demostrar que tomó un significado propio y diferente como consecuencia del uso que ella hizo sobre el término. Sin embargo, ello no sól o no se demostró (no hay ningún elemento probatorio que pueda llevar a tal razonamiento), sino que tampoco parece haberse dado en el mercado uruguayo, en donde la asociación se hace en relación a una instancia u oportunidad y no a un prestador. En este punto debe observarse que la excepción del “secondary meaning” se encuentra amparada en nuestro sistema por el artículo 8 de la Ley N° 17.011. Es decir, se visualiza como una excepción que habilita el registro como marca de un término que ingresaría en las causales de nulidad recogidas por los numerales 9 a 12 del art. 4 de la misma Ley. Por tanto, la aplicación de una excepción sólo puede hacerse en forma fundada jurídica y fácticamente; y en el caso, no se ha probado tal distintividad. Por lo que no existen razones que justifiquen apropiación de términos por un particular, ya que ello implicaría que los vocablos de uso común qued aran excluidos de su libre uso por otras empresas que, eventualmente, también podrían estar utilizándolo. En cuanto a las causales de nulidad invocadas por la demandada para negar la inscripción y que serían las contenidas en el art. 4 de la Ley 17.011, debe estarse a lo dispuesto por los numerales 9 y 11 que fueron invocados por la demandada . Estos establecen que ser á nula la inscripción de términos que supongan “ denominaciones técnicas, comerciales o vulgares, que se empleen para expresar cualidades o atributos de los productos o servicios” y “las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir , que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad.” Y así, se desprende que el término “CIBERLUNES” es una denominación comercial que describe una oportunidad, de forma que no presenta notas de novedad, especialidad y distintividad que den lugar a una especial tutela. En efecto, el término no puede ser registrado como marca por carecer de los elementos que definen a éstas. Se trata, en el caso, de un término ampliamente utilizado en el ámbito comercial, que los consumidores no asocian a ningún proveedor, que no es original, no contiene fantasía sino descripción del evento y por tanto, no existe justificación que haga primar los derechos de un particular sobre tal término frente al uso libre y general. Tales conclusiones se ven reforzadas al visualizar que se trata de una marca meramente denominativa, por lo que no existen elementos o aspectos figurativos que contribuyan a dar distintividad u originalidad. De tal manera, ingresando el término en los supuestos de nulidad recogidos por el artículo 4 de la Ley N° 17.011 y no configurándose a su respecto el supuesto contemplado por el art. 8, en tanto enervaría la nulidad de la inscripción, no puede más que comp artirse lo resuelto por la Administración actuante. Por lo que, en el caso, compartiendo también el pronunciamiento de la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, se habrá de confirmar el acto impugnado. 5) El cumplimiento de la Sentencia. El artículo 177 inc. 4 impone al decisor la obligación de pronunciarse respecto a todas las causales de nulidad invocadas, agregando que ello debe servir de “orientación a la Administración para su cumplimiento” (art. 177 inc. 4º) , por lo que habrán de referirse pautas generales para la ejecución de la Sentencia. En el caso, dada la solución confirmatoria a la que se arriba, el cumplimiento de la Sentencia no plantea particularidades. 6) Sobre la facultad de recomposición del procedimiento administrativo. El artículo 190 inc. 2º del CCA, dispone que cuando la irregularidad del acto tenga relación con cuestiones atinentes a formalidades de los actos o a omisiones en el trámite del procedimiento administrativo, “el tribunal deberá señalar si la Administración conserva la potestad de recomponerlo a los efectos de dictar un acto legítimo”. A su vez, limita la posibilidad de recomponer un procedimiento que ya hubiese sido reconstituido. En el caso, se habrá de confirmar el acto por razones de fondo sin haber detectado omisiones formales que viciaren el procedimiento; por tanto, no corresponde pronunciarse respecto a la recomposición del mismo. Por los fundamentos expuestos, al amparo de lo dispuesto por los arts. 175, 176, 177, 179 y 190 del CCA, este Juzgado Letrado en lo Contencioso Anulatorio de 2º Turno, RESUELVE: 1) Desestimar la demanda impetrada, confirmando el acto impugnado, sin especial condenación procesal. 2) A efectos fiscales, fijar honorarios fictos de la parte actora en $50.500. 3) Consentida o ejecutoriada, archívese. Victoria Suárez Juez Letrado de lo Contencioso Anulatorio 2° Turno