Sentencia Definitiva N° 125/2025

Montevideo, 30 de octubre de 2025 SENTENCIA Nº125/2025 SENTENCIA DEFINITIVA VISTOS: Para sentencia definitiva, estos autos caratulados “AA CON ESTADO – MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERÍA ” – Ficha Nº118/2025, venidos a conocimiento del Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 1º Turno. RESULTANDO: 1) Con fecha 13 de marzo de 2025, comparec ió en autos el Sr. AA, impetrando acción de nulidad respecto de la Resolución dictada por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería (DNPI - MIEM) con fecha 23 de mayo de 2024, mediante la cual se denegó su solicitud de registro de marca figurativa tridimensional (tapón hueco cebador), para distinguir los servicios comprendidos en las Clases Internacionales Nº20 y 21(fs. 33 y ss.). 2) En su demanda relata que tal resolución le fue notificada personalmente con fecha 28 de mayo de 2024, habiendo interpuesto los recursos de revocación y jerárquico en subsidio, el día 7 de junio del mismo año y que no existiendo pronunciamiento expreso de la Administración respecto de los mismos, se configuró su denegatoria ficta . El presente accionamiento fue iniciado el día 13 de marzo de 2025, tal como se adelantó. 3) Relata en su demanda que de los antecedentes administrativos surge que la razón por la cual se desestimó el registro fue la falta de distintividad de la figura, su banalización y vulgarización. Entiende que : “ hubo un error de derecho al momento de evaluar la distintividad, a su vez que se informa que la Examinadora no tuvo en cuenta la extensa prueba que se presentó en autos…Téngase presente que AA creó y diseño el presente Tapón y presentó la correspondiente solicitud de patente de diseño el 26 de mayo de 2009, bajo Acta Nro. 3873…La correspondiente concesión de patente de diseño con el título “Tapón hueco cebador para utilizar en termos de acero inoxidable” acaeció el 15 de septiembre de 2009. Dicha concesión se otorgó por un período de 10 años…solicitó la prórroga por 5 años más de la patente de diseño previamente concedida, la que fue otorgada por resolución de fecha 29 de abril de 2019…” (fs. 33 vto., y 34). 4) Indica que la figura no ha sufrido banalización ya que los tapones con el mismo diseño y forma que han sido introducidos en el mercado, lo fueron con consentimiento expreso, y bajo el pago de regalías. Si existe comercialización sin el consentimiento, se trata de neg ocios ilícitos. Enfatiza que se trata de un tapón con una distintividad especial, una forma icónica; no se solicita la protección de otros tapones o de todos los tapones, sino sólo de éste que tiene una forma y diseño especial. 5) Finalmente, afirma que estando por finalizar la concesión de la patente, se solicitó el registro de la marca, justamente, para evitar que se alegara su banalización, tratándose de un diseño que ha tenido un notorio éxito comercial en Uruguay. En definitiva, solicita la nulidad del acto administrativo accionado. 6) Por Decreto Nº 100/2025 se confirió el correspondiente traslado a la parte demandada, quien lo evacuó con fecha 9 de abril de 2025, bregando por la confirmación del acto administrativo impugnado y aportando los antecedentes administrativos requeridos (fs. 44 y ss.). 7) En su contestación de demanda, la Administración expresa que dedujo oposición de oficio al registro solicitado por el Sr. AA respecto de la marca tridimensional por carecer de la distintividad necesaria, carecer de fantasía, novedad, etc. Aclara que el hecho de que el actor haya poseído derechos de patente sobre el tapón, no implica que pueda ser digno de protección marcaria; pudo haberse protegido a la patente de diseño “por ser innovador el producto desde e l punto de vista visua l, pero no cumplir con lo necesario para ser protegido como marca, por carecer de distintividad y novedad ” (fs. 45 vto., y 46). 8) Agrega la demandada que, de acuerdo a lo informado por sus asesores, el signo se ha banalizado, existiendo innumerables termos en la actualidad, que contienen el mismo estilo de tapón, incluso idénticos y que el hecho de que terceros le pidieran autorización pagarán regalías refiere a su protección como patente y no como marca. Finalmente, controvierte que no se haya considerado la prueba del actor, la cual se analizó conforme surge de las actuaciones administrativas, pero se concluyó que no era suficiente para conceder el registro: “Ello es así, porque si bien la patente de diseño industrial y la marca se encuentran dentro de la globalidad de la Propiedad Industrial, presentan singularidades que las distancian y eso se ve reflejado en el hecho de que se llevan en registros distintos…La marca, como signo, está llamada a ser un nexo simbólico entre el producto o servicio y la empresa que o brinda, una forma que ejerce su poder de fijación en la psiquis del consumidor y lo lleva a preferir un producto o servicio sobre otro en función de la asociación …La patente de diseño, como lo indica el artículo 86 de la Ley No. 17.1064, se encuentra destinada a proteger “creaciones originales de carácter ornamental que incorporadas o aplicadas a un producto industrial o artesanal, le otorgan una apariencia especial” (fs. 48 y 48 vto.). 9) Mediante Decreto N°265/2025 se confirió a las partes un plazo común de 10 días para proponer prueba, de conformidad con lo preceptuado en el art. 165 del CCA, habiendo éstas comparecido a ofrecerla con fecha 22 y 30 de abril y 9 de mayo de 2025 (fs. 56 a 70). Por su parte, ninguna de ellas compareció a ofrecer contraprueba, prueba sobre prueba, etc., por lo que por Decreto N°597/2025, se fijó el objeto del proceso, la prueba y se pronunció la Sede respecto de los aspectos requeridos por el art. 166 del CCA. 10) Producida la prueba de autos, por Decreto N° 991/2025 dictado en audiencia, se confirió a las partes un plazo de 15 días para alegar de bien probado, lo que hicieron con fecha 1 y 12 de agosto (fs. 88 a 100 vto.). 11) Finalmente, mediante Decreto N° 1241/2025, se dispuso el pase de estos autos para dictado de sentencia definitiva, entendiendo la Sede que la intervención de la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo (P.E.C.A) no corresponde en esta instancia, por tratarse de un proceso susceptible de apelación (arts. 33 y 171 del CCA). Con fecha 28 de agosto de 2025, las actuaciones fueron puestas a despacho en cumplimiento de la providencia referida (fs. 104 vto.). CONSIDERANDO: 1) La Sede amparará la demanda de nulidad planteada por la parte actora y anulará el acto administrativo accionado, por los argumentos que a continuación se explicitan. 2) Cumplimiento de los requisitos procesales De acuerdo a lo que surge de todo el plexo normativo que regula el proceso contencioso anulatorio y a lo que ha sido, históricamente, relevado por la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los presupuestos procesales o requisitos de admisibilidad a cumplir “ son el previo agotamiento de la vía administrativa y que no haya caducado el ejercicio de la acción anulatoria ” (Tarigo, E. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. Montevideo. 1953P.p. 32), a lo que, Durán Martínez, citando a Giorgi, agrega: “El actor tiene que ser titular de un derecho o de un interés directo, personal y legítimo, violado o lesionado por el acto administrativo impugnado… el texto constitucional enumera, equivocadamente, como causa de admisibilidad de la acción, una exigencia de fondo, indispensable para el éxito de la pretensión que en ella se deduce: la violación o lesión por la decisión admin istrativa impugnada de un derecho o de un interés directo, personal y legítimo ” (Durán Martínez, A. Contencioso Administrativo. Montevideo. 2023. P.p. 121). En efecto, el accionante ha de dar cumplimiento a los siguientes requisitos, ya sea que deban ser controlados de forma liminar por la Sede o en la evaluación que se realiza en esta oportunidad, es decir, al dictar sentencia definitiva: (i) que el acto administrativo contra el cual se accione sea definitivo, esto es, que a su respecto se haya agotado la vía administrativa mediante la interposición de todos los recursos que en el caso correspondan, que exista denegatoria expresa de los mismos o se haya config urado denegatoria ficta; (ii) que se haya presentado la demanda anulatoria en plazo y (iii) que quien acciona sea titular de un derecho subjetivo o un interés directo, personal y legítimo en la anulación de tal acto. Asimismo, debido a lo que surge del art. 48 del CCA, cabe ahora agregar dentro del punto (i) antes mencionado, aquellos supuestos en los cuales se ha producido la ratificación de la denegatoria ficta de los recursos, por haber la Administración incumplido pronunciarse y notificar tal pronunciamiento, dentro de los 30 días de presentado el urgimiento; y, también, aquellos casos en que, urgida la resolución del asunto, la Administración lo responda en plazo. Pues bien, entiende la Sede que, con relación al aspecto formal , se han cumplido todos los requisitos exigidos por los arts. 317 y 319 de la Constitución de la República y los arts. 42, 43, 55, 56, 151 y 153 del CCA. En este sentido, surge de los dichos de las partes (fs. 33 y ss., y 44 y ss.) que la Resolución encausada fue dictada por la DNPI con fecha 23 de mayo de 2024 y notificada a la accionante con fecha 28 del mismo mes y año , habiendo ésta interpuesto los recursos de revocación y jerárquico en subsidio, el día 7 de junio; no existiendo pronunciamiento expreso de la Administración respecto de los mismos, con fecha 24 de diciembre de 2024 se configuró su denegatoria ficta , todo lo cual se confirma, además, de lo que surge de fs. 70 y ss., del Expediente 2025-8-4-0000051 (A.A). El presente accionamiento fue iniciado el día 13 de marzo de 2025, en tiempo hábil (fs. 33). Por su parte, también se ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos por el inciso final del art. 309 de la Constitución y art. 66 del CCA , considerando, como se verá, que el objeto de la litis radica en la nulidad de la decisión que desestimó la solicitud realizada por la actora, de registro de la marca figurativa ( tapón cebador - primigeniamente peticionada como tridimensional). 3) Objeto del proceso y de la prueba. Admisión de los medios probatorios Tal como fue previamente reseñado, por Decreto Nº 597/2025, la suscrita dispuso: “ Atento a lo anterior y a lo que surge del art. 166 del CCA, corresponde a esta Sede pronunciarse sobre los medios probatorios ofrecidos. Para ello, se estima necesario determinar previamente el objeto del proceso y de la prueba, de forma de dotar a las partes de seguridad a la hora de admitir/rechazar cualquier probanza y de que la futura sentencia a dictarse deberá acotarse al objeto fijado, en aplicación del principio de congruencia”. A su vez, en dicha providencia se fijó el objeto del proceso, de la siguiente forma: “Determinar si corresponde hacer lugar a la nulidad planteada por la parte actora respecto de la Resolución de fecha 23 de mayo de 2024, dictada la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería, mediante la cual se desestimó su solicitud de registro de la marca figurativa, Acta Nº537.994 , para distinguir los servicios comprendidos en la Clase Internacional 20 y 21; o si, por el contrario, corresponde confirmar el acto administrativo referido, por haber sido éste dictado en apego a la regla de derecho. Para ello, en particular, deberá determinarse si: (i) existieron vicios en los motivos del acto por haber la Administración valorado de forma la distintividad y dominio público de la marca figurativa; (ii) se vulneró el derecho de defensa de la parte actora por haber, la Administración, omitido considerar la prueba presentada por la actora en vía administrativa y (iii) si la figura posee una apariencia y forma especial que debió ser protegida por la demandada” y el de la prueba en: “(…) acreditar los extremos delimitados previamente en los puntos (i), (ii) y (iii)”. Con relación a la prueba propuesta y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 166 del CCA, se resolvió , en la misma oportunidad: “Con respecto a la prueba documental, se tienen por agregados los Antecedentes Administrativos presentados por la demandada en 83 fs., en soporte electrónico, la correspondiente a la parte actora obrante a fs. 2, en tanto hace al cumplimiento de los arts. 151 y 153 del CCA y la obrante de fs. 3 a 32 y 60 a 68 ” y admitir “la prueba testimonial ofrecida por la parte actora, convocándose a las partes a audiencia a celebrarse el día 23 de junio de 2025, a las 15 hs., para recibir la declaración de los testigos, BB, CC y DD …” 4) Aspectos admitidos, no controvertidos y probados por las partes En primer lugar, corresponde referir a aquell as cuestiones que, tal como viene de decirse, no conforma n el objeto del proceso , en tanto, siendo controvertibles, no fueron controvertidas por las partes (por haber sido expresamente admitidas o no explicitarse nada respecto a las mismas). En palabras que se acompañan, sostuvo Tarigo: “(…) no son, por tanto, hechos controvertidos -y no constituyen por consecuencia objeto de la prueba- aquellos hechos que, siendo controvertibles, no han sido controvertidos. Esa ausencia de controversia o de contradicción a su respecto puede ser tanto expresa como tácita…” (Tarigo, E. Lecciones de Derecho Procesal Civil. T. II. Montevideo. 2007. Pp. 16). Por su parte, en términos similares, afirmó Viera: “(…) los hechos admitidos, expresa o implícitamente, en la contestación de la demanda, no necesitan ser probados. La prueba de su existencia se encuentra en el hecho de su admisión por el contrario ” (Viera, L. Curso de Derecho Procesal. T. II. Montevideo. 1987. Pp. 84). En el mismo sentido, no integran el cúmulo de debate de esta litis aquellos vicios o causales de nulidad que no fueron alegados por la parte actora en su demanda, postura ya sostenida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y que esta Sede comparte: “(…) corresponde precisar que tal vicio no fue alegado, siquiera implícitamente en ningún pasaje de la demanda por parte de la actora, por lo que su recepción, o aun su consideración, excedería el objeto de la presente controversia (Cf. PALACIO, L., “Manual de Derecho Procesal Civil”, t. I, ps. 143 y ss.; KLETT, S. "P roceso ordinario en el Código General del Proceso", t. I. ps. 54 y ss.; SIMON, L., "El equilibrio entre los principios dispositivo e inquisitivo en los modernos procesos civiles por audiencia", XVIII Jornadas Iberoamericanas y XI. Jornadas Uruguayas de Derecho Procesal, p. 220; entre muchos autores)” (Sentencia Nº24/2025). En efecto, no ha sido controvertido en autos que el “tapón hueco cebador para utilizar en termos de acero inoxidable” respecto del cual se contiende, estuvo protegido durante 15 años como patente de diseño industrial (fs. 5 a 12 vto.), protección que culminó, por el vencimiento de tal plazo, con fecha 26 de mayo de 2024, según los dichos del actor. Tampoco integra el cúmulo de debat e, la reconfiguración de la marca, primigeniamente solicitada como tridimensional, a figurativa conforme surge de fs. 6 a 9 de los A.A. En el mismo sentido y en lo que refiere ya, a los agravios deducidos por la accionante, no ha negado la Administración que la comercialización de tal tapón en Uruguay se deba a que el Sr. AA lo haya autorizado y haya acordado regalías por tal concepto (fs. 37 vto.). Misma conclusión opera respecto de la presunción contenida en el art. 47 del CCA, en la medida en que la Administración no lo ha controvertido ni surge de autos, que se hayan resuelto, hasta el momento, los recursos administrativos interpuestos. Tal presunción es relativa, por lo que admite prueba en contrario. En segundo lugar, lo que sí es objeto de discusión en autos es si el tapón en cuestión posee los requisitos exigidos por la normativa para poder ser protegido por el derecho marcario y, por ende, registrado como marca figurativa. En particular, lo que se cuestiona es si posee una distintividad que permita a los consumidores o usuarios diferenciarlo de otros tapones y asociar tal producto con el titular del mismo. A su vez, corresponde dilucidar si la banalización o vulgarización alegada por la Administración efectivamente acaeció y en su caso, qué relación tiene tal extremo con los requisitos exigidos por el legislador para el registro de la marca. Así, manifestaron las partes: “El diseño y forma distintiva del Tapón que se pretende su registro como marca no sufrió banalización alguna que afecte e impida su registro como marca…Los tapones comercializados en Uruguay conteniendo el mismo diseño y forma distintiva han sido introducid os en el mercado con consentimiento expreso (y bajo el pago de regalías) del titular de la patente…El diseño en cuestión sí tiene una apariencia especial y distintiva la cual ya fue acreditada por un acto administrativo firme del año 2009” (fs. 34 y ss., de la demanda) y “La vulgarización en el caso que nos convoca presenta tanto el perfil específico ya analizado, como un aspecto general por la propia forma que se intenta registrar, acarreando la falta de novedad, especialidad y distintividad. No se le puede pedir al consum idor una atención mayor al promedio ni se le debe pretender adjudicar toda la carga de la discriminación…” (fs. 51de la contestación). Por su parte, otro de los agravios de la actora, si el hecho de que el tapón haya sido protegido como patente diseño implica que deba serlo ahora como marca figurativa. En efecto, al referir a ello, manifiesta la actora que: “” (fs. 32 vto. y ss.). De forma contraria, la demandada, indica que: “El mero hecho de poseer una patente de diseño por parte del actor, no le otorga derecho a la marca, a menos que se pruebe que la misma resulta distintiva. Debe ser fácilmente identificable por el consumidor promedio y capaz de ayudarle a vincular el bien c on su origen empresarial” (fs. 49). Finalmente, el último aspecto a determinar reside en la presunta vulneración de l derecho de defensa de la actora , por no haber la Administración considerado la prueba presentada en el marco del procedimiento administrativo. Al respecto , la accionante alega que: Entendemos que la Examinadora desconoció la extensa prueba presentada en la etapa administrativa (ante la DNPI) …” (fs. 34 vto.), indicando la demandada que: “En cuanto a que no se tuvo en cuenta la prueba…no tenemos el honor de coincidir… se tuvo en cuenta lo alegado por el registrante, pero la documentación por él presentada no tenía la trascendencia que afirmaba” (fs. 48). A continuación, corresponde que la Sede prosiga con el examen de juridicidad, esto es, la definición de la normativa aplicable a la situación de que viene de analizarse y de aquellos aspectos que atañen a discusiones netamente jurídicas; será la valoración conjunta de todos ellos, la que dará base al presente fallo. 5) Fundamentos de Derecho 5.1) Sobre la aplicación de la presunción establecida en el art. 47 del CCA Tal como se adelantó, no resulta controvertido en autos que la Administración no resolvió expresamente la recurrencia promovida por la actora ni en el plazo de 200 días correspondiente ni en los posteriores 30 días, por lo que se torna aplicable la presunción contenida en el art. 47 del CCA (antes art. 6 de la Ley Nº15.869), que reza: “(…) El vencimiento de los plazos a que se refiere el inciso anterior no exime al órgano competente para resolver el recurso de que se trate, de su obligación de dictar resolu ción sobre el mismo (artículo 318 de la Constitución). Si esta no se produjera dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de los plazos previstos en el inciso primero, la omisión se tendrá como presunción simple a favor de la pretensión del actor en el momento de dictarse sentencia respecto de la acción de nulidad que aquel hubiere promovido”. Sin embargo, se trata de una presunción simple, relativa, que admite prueba en contrario. Si bien en autos, conforme se explicitará más adelante, se entiende que el acto efectivamente adolece de ilegitimidad por estar viciado en sus motivos y que ello surge de la prueba aportada por la actora, la Administración no aportó, prueba alguna respecto de la banalización que afirma, por lo que, se hace operativa la ilegitimidad presumida. 5.2) Sobre el vicio en los motivos y su vinculación con la confundibilidad marcaria En este caso, p ara realizar un correcto abordaje del agravio relativo a la confundibilidad y distintividad marcaria , el análisis se estructurará de la siguiente forma. Primero, se tratará el alcance y conexión, si la hay, existente entre el derecho marcario y de patentes. Segundo, la existencia, influencia o relación entre la banalización esgrimida por la demandada respecto del tapón en cuestión y el rechazo del registro marcario. Tercero, la determinación de qué elemento/presupuesto del acto administrativo se encuentra en entredicho. Pues bien, en cuanto al primer aspecto a dilucidar, cabe asignar razón a la parte demandada en cuanto a que, si bien tanto las patentes como las marcas integran el derecho de propiedad intelectual, ambas requieren para su protección de la configuración de requisitos diferentes y poseen características diversas. Las patentes de diseño industrial tienden a proteger aquellos aspectos de forma o apariencia especial de determinados productos, que son originales o innovadores y que pueden implicar que el consumidor los singularice frente a otros que cumplen la misma función, sin que sea necesariamente relevante, que lo relaciona con su creador o titular. Las marcas por su parte, para ser registradas, deben cumplir, entre otros aspectos, con ser distintivas respectos de las demás de su misma categoría o clase (en general), con el fin de evitar que el consumidor medio (según el producto o servicio en cuestión) las confunda; se busca, por el contrario, que tal distintividad produzca una conexión o vinculación entre la marca y su titular. Al respecto, la doctrina, en posición que se comparte, ha explicado: “ la marca y el diseño industrial cumplen funciones distintas: mientras el modelo industrial se ocupa de la forma estética, la marca tridimensional se refiere a la forma distintiva. La función esencial del modelo no es distinguir un producto de otro, sino de singularizar y realizar un producto frente a todos los demás; la finalidad de las marcas es evitar que el público se confunda y la de los modelos industriales promover las mejoras estét icas de los productos industriales” (POLI, Iván. El Modelo Industrial. Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2008. P. p. 18 y ss.). En la misma línea, AGUERRE afirma que : “…Finalmente, todos estos derechos presentan diferencias en relación con el objeto de protección y el requisito legal que deben cumplir para obtener el registro o la protección legal. En tal sentido, las patentes tienen por objeto resolver un problema técn ico y deben cumplir con los requisitos de la novedad y aplicación industrial para obtener el registro y con él la protección legal de la Ley de Patentes. Por su parte, las marcas tienen por objeto distinguir el origen empresarial de un producto o servicio y deben de tener distintividad (además de no recaer dentro de las causales de nulidad que prevé la ley) en pos de obtener el registro y con éste la protección legal de la Ley de Marcas.” (AGUERRE CAZES, Lucía . “Registro de software y una nueva regulación”. Semana Académica del Instituto de Derecho Comercial, Homenaje a la Prof. Emérita Dra. Nuri E. Rodríguez Olivera. FCU. Montevideo. 2024. P.p. 185). Asimismo, se ha indicado respecto de las marcas tridimensionales, pero también aplicable a las figurativas, que : “En las diversas normativas constituyen objeto de diseño industrial, las características de forma o de aspecto exterior visualmente perceptibles que , aplicadas o incorporadas en productos industriales (o también artesanales), satisfagan la preferencia estética de los consumidores. A través del diseño, se le confiere al producto, una apariencia externa peculiar que lo hace parecer diferente y más atractivo de modo que, ante productos que cumplan la misma función y tengan un precio semejante, el consumidor elija aquel que presente el diseño que más le atraiga… para que la forma o configuración de un producto goce de la doble protección, es decir, como diseño y como marca, no sólo debe atraer al consumidor por motivos estéticos, sino también, inducirlo a considerar que todos los productos que tengan esa forma particular presentan un mismo origen empresarial… En último término, se ha señalado que el derecho de marca tutela la forma tridimensional como signo distintivo, y no, como obra del ingenio, en cambio, el derecho de diseño industrial tutela la forma ornamental como obra del ingenio con prescindencia de su idoneidad para dis tinguir productos…” (CHIJANE, Diego. “Marcas Tridimensionales”. Revista de la Propiedad Industrial Nº9. Montevideo. 2004. P.p. 64 y ss.). Por ende, el hecho de que el tapón en cuestión haya estado protegido como diseño industrial bajo las previsiones de la Ley Nº17.164 no implica, per se, que deba ser protegido como marca. Empero, no existe obstáculo para que cuente con dichas protecciones de forma acumulativa o alternativa, siempre que cumpla los requisitos exigidos por ambas normativas. Tal como se expresó, no está en cuestión si el tapón hueco cebador cumplía con los requisitos para ser protegido como patente de diseño industrial, lo que a la postre sucedió, sino, si independientemente de ello, configura la distintividad exigida por el art. 1 de la Ley Nº17.011. Ello, nos lleva al abordaje del segundo extremo cuestionado: la banalización de la marca. En este sentido, cabe destacar que no existe en nuestra legislación marcaria previsión alguna al respecto; no resulta un requisito para la protección marcaria la inexistencia de banalización o vulgarización. Podría pensarse a primera vista que se trata de un sinónimo de la confundibilidad marcaria o estar asociado a ello, existe un matiz, puesto que si bien se vinculan, la vulgarización acaece cuando la marca se confunde con el producto. Sin embargo, la Administración, tanto en vía administrativa como jurisdiccional, ha entendido que la existencia de banalización (uso por todos; confundibilidad con los restantes tapones ) implica la impo sibilidad del consumidor de distinguir la marca y asociarla a determinado origen empresarial, que es justamente la finalidad del derecho marcario. En lo medular, tal como viene de citarse, la Administración esgrime que al haber el Sr. AA concedido licencias para el uso y explotación del tapón, como patente de diseño industrial, ello implica que no comercializó por sí tal producto y que las múltiples explotaciones por sus licenciatarios, hicieron que hoy en día se trata de un tapón vulgariz ado, incapaz de generar en los consumidores distintividad ni asociación con su titular. Ahora bien, entiende la Sede que el argumento por el cual la demandada defiende tal banalización no es de recibo. En puridad, lo que sucede en el caso de autos es, como bien explica la actora, que se trata de un producto cuyo éxito comercial implica que sea públicamente conocido, pero tal cognoscibilidad no es “negativa” u obstativa de la distintividad. En otras palabras, lo que la demandada cataloga como banalización, no es más que un conocimiento general de la existencia y comercialización de ese tipo de tapón y no de otros, pero ello no implica que no pueda ser distinguida o que la figura no posea elemento ninguno que viabilice tal diferenciación por el consumidor. En efecto, conforme surge de fs. 64 y ss., de los A.A, en el Informe de Asesoría de la DNPI , se indicó que: “ En su informe la examinadora de la División Examen de Signos Distintivos expresa entre otras cosas que: Del examen de fondo realizado surge que la solicitud de marca figurativa, su diseño carece de fantasía, novedad, distintividad, en tanto la clase Niza 20 incluye productos como tapones de rosca no metálicos, tapones de plástico, entre otros; mientras que la clase 21 tapones de vidrio, etc. su diseño es de uso común, por lo que, no puede ser apropiable de manera exclusiva… Para que un signo pueda ser registrado como marca y, por ende, para que respecto del mismo surja el derecho al uso exclusivo, debe ser distintivo; la distintividad es uno de los elementos de la esencia de la marca . El análisis de distintividad de un signo debe hacerse desde una triple perspectiva: La primera, referida a otros signos respecto de los cuales terceras personas gocen de exclusividad en el uso. Desde este punto de vista no podrá constituir marca un signo que en vez de diferenciarse de otro se confunde con él. La segunda, en relación con los productos o servicios que se pretende identificar con el signo de que se trate. Dentro de esta segunda p erspectiva se encuentran las causales de irregistrabilidad contenidas en el Art. 4, nums. 9, 1 y 11 de la Ley 17.011. Y, la tercera, analizando el signo en sí mismo considerado… A juicio de la suscrita, la figura que se pretende registrar como marca, se ha banalizado y vulgarizado. Asimismo, la figura no tiene creatividad a los efectos de generar distintividad sobre la misma, en comparación con otros tapones.” La Administración alega que el tapón se vulgarizó y que no posee signos de originalidad o fantasía que lo distingan de los demás tapones (que son los que se incluyen en las Clases Internacionales de Niza Nº20 y 21) y que por ello no podría ser registrado como marca, sin embargo, no luce en autos prueba alguna (ni siquiera un atisbo de la demandada de agregar prueba, más allá de sus meras afirmaciones) de que tal banalización existe y que ello inhabilitaría el registro. Los informes obrantes en los A.A son realizados por asesores, técnicos o examinadores de la Administración, que, en vía jurisdiccional, es una de las partes del proceso. Si hay cuestiones técnicas que la demandada pretende acreditar, el medio de prueba ha de ser el del peritaje, puesto que los informes de “peritos de parte” o técnicos de parte, no pueden ser valorados con la objetividad que posee la prueba pericial. Habiendo operado en autos la presunción de ilegitimidad del art. 47 del CCA, es la Administración la que debe probar en contrario, invirtiéndose la carga de la prueba, lo cual, no ha sucedido en autos. En este sentido, resulta relevante recordar el caso denominado “Loper Bright” ventilado ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Si bien, sobra decirlo, tal jurisprudencia no es vinculante puesto que refiere a otro ordenamiento jurídico, si sirve, con los respectivos matices, como cualquier doctrina o jurisprudencia, para ilustrar al magistrado. El caso “Loper Bright” quebranta un antiguo precedente sentado por el caso “Chevron”, de la misma Corte. En lo medular, en tales casos se aborda la cuestión del control judicial en el marco de la actividad reglada y discrecional y el llamado “margen de deferencia”, pero, en lo que interesa en la especie, algunos de los supuestos en los que la Corte Suprema de Estados Unidos (a partir del caso “Loper Bright”) admite la revisión judicial son aquellos en los cuales intervienen cuestiones o conceptos técnicos. Justamente, la Corte Suprema de Estados Unidos: “(…) comienza mostrando su marcada orientación originalista al iniciar su razonamiento invocando la Constitución, varios textos de James Madison y Hamilton en el El federalista y una conocida afirmación del juez Marshall en relación con el mítico caso que conociera la Supreme Court en su primera andadura, Madison v. Marbury. Toda una apelación a los orígenes y las esencias. El artículo III de la Constitución de los Estados Unidos de América atribuye al poder judicial federal la responsabilidad y la facultad de r esolver casos y controversias. Los padres de la Constitución eran ya plenamente conscientes (Madison en The Federalist Papers) de que las leyes no siempre son claras y contienen ambigüedades, pero ello no podía en modo alguno cuestionar la facultad exclusiva de los tribunales para establecer su correcta interpretación o las aclaraciones que resultaran pertinentes. En tal sentido la reciente sentencia Loper Bright recuerda la afirmación de Hamilton, también en El Federalista: «the final interpretation of the laws would be the proper and peculiar province of the courts». En esa línea el juez Marshall declaró de manera célebre, en el caso fundacional Madison v. Marbury, que «it is emphatically the province and duty of the judicial department to say what the law is»” (ESTEVE PARDO, José. “ LOPER BRIGHT: UNA CONMOCIÓN QUE SE VEÍA VENIR. LA SUPREME COURT DE EE.UU. REVOCA LA DOCTRINA CHEVRON ”. Cuadernos de Derecho Regulatorio. Vol. 2. Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales. Barcelona. 2024. https://www.revistasmarcialpons.es/cuadernosdederechoregulatorio/article/vie w/esteve-loper-bright-una-conmocion-que-se-veia-venir/2985 ). Y en tal sentido es que, dentro de esa falta de claridad o incluso, falta de definición de los conceptos que emergen de la ley, se incluyen aquellos aspectos o términos técnicos, propios de alguna disciplina o rama del Derecho. No se desconoce que los ases ores de las diferentes entidades estatales (llamadas “Agencias” en Estados Unidos) tienen conocimiento de aquella disciplina que practican, pero no dejan de estar insertos (aún con autonomía técnica) dentro de la estructura de una de las partes de un juicio. Si a la parte actora se le exige, en determinados contextos, para probar aspectos técn icos, prueba pericial, lo mismo debe esperarse de la parte demandada. En la especie, se reitera, tanto en la contestación de demanda como en los A.A surgen alegaciones respecto a la banalización de la marca, pero no existe prueba alguna al respecto (considerando que tales informes técnicos son valorados como informes de parte). Era la Administración la que debía destruir la presunción de ilegitimidad que ella misma, por su omisión, hizo aplicable. Ese margen de deferencia que, a partir del caso “Chevron” se ha aplicado, no sólo en Estados Unidos sino en muchas partes del mundo, incluido nuestro país, implicaba que la justicia no revisara aquellas cuestiones discrecionales, indeterminadas (dentro de las que se incluyen las técnicas), lo cual ha sido derribado a partir del caso “Loper Bright”, el que, en términos generales contiene desarrollos que esta Sede comparte y entiende trasladables a este fallo. Sumado a ello, lo que la demandada hace es valorar, de forma errada a criterio de quien escribe, la prueba aportada por la actora; entendió que los acuerdos transaccionales y licencias agregadas de fs. 13 a 32 vto., y 23 y ss., de los A.A acreditaban la banalización de la marca por haber el Sr. AA concedido, bajo el pago de regalías, el uso y comercialización del tapón. Por el contrario, lo que tales acuerdos prueban es que, en el marco de la patente de diseño industrial conferida al actor, éste ejerció acciones para su protección y para que cualquier distribución o comercialización del producto creado por él no fuera una banalización, sino, el fruto de acuerdos transaccionales celebrados que tenían como contrapartida el pago de una retribución. Muchos de estos acuerdos, conforme surge de sus cláusulas, se celebraron en virtud de que el Sr. AAfue activo en controlar la reproducción ilícita de su creación, por lo que, no puede imputársele una consecuencia negativa a una actitud diligente de su parte. Asimismo, mediante la testimonial de autos, se confirmó lo que viene de decirse. A vía de ejemplo, la testigo Sra. BB, declaró que: “si AA esta muy atento a quien vende el tapón y se ponía en contacto con un grupo de abogados para iniciar una negociación. En principio se mandaba una carta indicando que el tenia la propiedad del tapón cebador, y enseguida se ponía en contacto con los abogados para comenzar un acuerdo… .con varias empresas mediante un acuerdo firmado a cambio de una retribución por determinado plazo ” (fs. 84) y el Sr. DD, expresó que: “no conocía, el tapón cebador nació para ser usado en los termos STANLEY, el tapón que traían los STANLEY era muy difícil de usar porque eran planos y al desenroscar surtían demasiada agua y yo particularmente busque en la ferias que hay locales de eso y de ese modelo no hay ninguno” (fs. 87). Corresponde citar, por ser plenamente replicable en este caso, las palabras del Trubunal de lo Contencioso Administrativo, en Sentencia Nº252/2021, en la que analizó la denegatoria de la DNPI a a anular una marca por supuesta vulgarización: “Destaca al respecto Gutiérrez Carrau, que según lo dispuesto por el art. 87 de la misma Ley, la protección conferida a un diseño industrial, no excluye ni afecta la protección que pudiera corresponderle en virtud de otros regímenes de protección de la propiedad industrial (Cf. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico -Práctico de Marcas”, Tercera Edición, Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, 2009, p. 61) …. Ahora bien, teniendo en cuenta la plataforma fáctica y argumental que esgrimieron las partes, así como los elementos probatorios reunidos, el Tribunal estima que la actora no logró demostrar su mejor derecho basado en la falta de novedad y distintividad a partir de la vulgarización o generalización de la marca tridimensional concedida. Por el contrario, la abundante prueba presentada por CROCS INC. demuestra que el signo tridimensional cuestionado reúne condiciones que hacen un diseño que agrupa las características de novedad y distintividad que permiten que su consumidor lo identifique inequívocamente con los productos CROCS”. Ahora bien, también vinculado a este segundo extremo , pero en lo que hace a la distintividad propiamente dicha que deben cumplir las marcas para ser registradas (arts. 1 y 6 de la Ley Nº17.011), corresponde expresar que, dada la dificultad que presenta tal análisis (la que surge de la subjetividad que implica), la doctrina y la jurisprudencia han aplicado, de forma armónica, una serie de pautas para objetivizar tal valoración. Esta decisora comparte tales pautas, por lo que las aplicará al caso de autos, si n perjuicio de agregar algunos otros elementos al análisis, conforme se verá. Estos criterios guían en análisis del juzgador, en este caso, de la siguiente manera: (i) debe estarse a la impresión de conjunto generada por las marcas; (ii) deben ser analizadas en forma sucesiva y no simultánea; (iii) la comparación debe realizarse desde la óptica del consumidor presunto y en atención a la naturaleza del producto que distinguen; y (iv) se debe atender más a las semejanzas que a las diferencias entre los signos (GUTIÉRREZ CARRAU, J . M. Manual teórico-práctico de marcas. UM. Montevideo. 2009. P.p. 87 y ss., y Sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo N°393/2025, 741/2023, 628/2019, entre otras). A su vez, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, entre otras, en Sentencia N°393/2025, explicó que: “(…) al examinar la posibilidad de confusión entre dos signos, no se puede tomar únicamente una parte o partes de los mismos, para su comparación. Se deben apreciar en su totalidad ("as a whole" dice la doctrina anglosajona), y así determinar si existe similitud, capaz de inducir en error al consumidor (Juan Manuel GUTIÉRREZ CARRAU: "Manual Teórico - Práctico de Marcas", pág. 87 -88; sentencias 379/2008, 677/2011, 830/12, entre otras) … A lo que se agrega, que el cotejo marcario debe realizarse "a golpe de ojo", sin análisis pormenorizados, puesto que así es la percepción que tiene el consumidor de las marcas que se le ofertan (Cfm. Diego CHIJANE DAPKEVICIUS; "Derecho de Marcas"; Editorial B de f, 2007, pág. 357-358)”. En la especie, existe un matiz, puesto que no hay dos marcas a confrontar, sino que la demandada, de alguna manera, confronta el tapón que se pretende registrar con todos los demás tapones del mercado o incluidos en las Clases Internacionales de Niza Nº20 y 21. Sin embar go, la Sede entiende que la comparación y criterios antes referidos pueden ser igualmente aplicados, con los matices respectivos. Así, nótese que se trata de una marca figurativa, lo que implica que debe ser distingue por su apariencia, no por su nombre. Entiende la Sede que, justamente, en el marco de productos o servicios de “uso común” como pueden ser los tapones para términos, un tapón, como el de autos, que tiene una forma especial por ser de determinados colores (verde y blanco – fs. 9 A.A) y ser hueco (fs. 9 A.A), es distinguible entre los demás, por su forma u apariencia. Como bien alega la actora: “(…) el diseño en cuestión sí tiene una apariencia especial y distintiva…Quedó probado que todos los importadores de tapones uruguayos que quisieron comercializar el Tapón en Uruguay abonaron las regalías correspondientes…si el tapón no tuviera una distintividad especial, nadie hubiera pagado las sumas que efectivamente se han abonado… el actor pide protección por instituto marcario respecto al especial diseño del Tapón…dicha concesión no implicarí a un monopolio de parte del solicitante respecto a tapones de rosca no metálicos, tapones de plástico y otros. Sino, que por el contrario, su derecho exclusivo será únicamente respecto al diseño en cuestión…” (fs. 36 vto.). Si bien, se reitera, la protección de las leyes Nº17.011 y 17.164 son diferentes, no pueden concebirse como compartimentos estancos. No se trata de que por haber estado protegido el tapón por el derecho de patentes, deba estarlo por el marcario, sino de que no puede negarse que hasta hace poco tiempo, los importadores del rubro reconocieron la forma especial del tapón como motivo para abonar considerables sumas de dinero al actor; si tal tapón fuese como cualquiera de los otros tapones a rosca mencionados por la Administración y no existiese identificación alguna de ellos por los consumidores, no habría motivo alguno para tales empresas, para adquirirlo y pagar por él. En este sentido, resulta aplicable lo manifestado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Sentencia N° 661/2020, en cuanto a que: “Cuando la forma tiene funcionalidad respecto del objeto, o bien promueve mejoras estéticas con relación a un producto industrial, es susceptible de ser protegida por la Ley de Patentes. Si la forma imprime en el objeto una particular recognoscibilidad o capacidad distintiva con la finalidad de evitar que el público se confunda, entonces será tutelable por la Ley Marcaria …” y ello es lo que sucede en autos. Lo anterior se traduce en que el tapón en cuestión no forma parte de la comunidad de tapones a que refiere la Administración, sino que tiene una apariencia singular claramente reconocible. Ahora bien, en cuanto a la conexión entre tal producto y su origen empresarial, la Sede entiende que no puede exigirse que tal conexión sea siempre con su creador o titular originario, por así llamarlo. Si eso fuese así, la Ley Nº17.011 exigiría que el uso de las marcas siempre se hiciera, justamente, por su titular y no por terceras personas debidamente autorizadas. Es perfectamente legítimo, puesto que no hay obstáculo normativo para ello, que se opte por comercializar un producto o servicio (patente o marca) por si mismo o por terceros, mediante la celebración de acuerdos o licencias, y obtener por ello regalías. No por eso, su creador o titular deja de serlo. La propia ley, en su art. 19, al regular el uso de las marcas y preverlo como obligatorio, indica que puede ser hecho por su titular o licenciatarios autorizados para ello. Si bien se trata de un supuesto en el cual ya hay una marca registrada, puede ser a plicable analógicamente al caso de autos, al no haber previsión expresa al respecto. Si consideramos que el art. 87 de la Ley Nº17.164 expresamente prevé que la protección atribuida a una patente no excluye otras protecciones propias de la propiedad intelectual, que como viene de decirse, se entiende que la figura en cuestión tiene una apariencia distintiva, que el art. 19 de la Ley Nº17.011 regula que el uso de la marca puede ser hecho por un licenciatario y que la cognoscibilidad del producto corresponde a su éxito comercial, puede afirmarse que esa conexi ón entre la figura y su origen em presarial, puede entenderse configurada tanto respecto de su titular como de aquellos terceros que, expresamente autorizados, han sido quienes la han comercializado. En tercer lugar y de la mano con lo que viene de decirse, se coincide con el criterio ostentado por el Tribunal en otros casos, según el cual la naturaleza denominativa o mixta de las marcas aporta a su diferenciación. Así, sostuvo el Tribunal: “En este sentido, el Tribunal sostuvo en múltiples sentencias que la diferente naturaleza de los signos en pugna opera como otro elemento que nos aleja tanto de la posibilidad de confusión como de asociación. Al respecto en la Sentencia No. 813/2010 se sostuvo: "En primer término, adviértase que mientras la pre -registrada es denominativa (Antecdts. Admtvs., fs. 19), la concedida por la volición resistida es mixta (Antecdts. Admtvs., fs. 14), por lo que se entiende que el riesgo de confusión esgrimido por la accionante (directa e indirecta), no se produce. En el sentido indic ado, el Cuerpo ha expresado que: "(…) Así, las marcas de autos no pueden ser confundidas entre sí, aunque ambas distingan productos de la Clase Int. 30, en virtud de sus claras diferencias gráficas.- Ello, por cuanto la prerregistrada es sólo denominativa, en tanto la marca de la actora es mixta, circunstancia que contribuye significativamente a aventar el riesgo de confusión, como reiteradamente lo ha establecido el Cuerpo. - Por ejemplo, en sentencia No. 124/03 ha señalado: "(…) Dichas diferencias se acentúan al tener la nueva marca combinación de colores, letras (en el caso también figuras) que le confieren carácter distintivo.- En definitiva, dada la diferente naturaleza de la marca prerregistrada (denominativa) y la ahora concedida (mixta), apreciada es ta última visualmente como conjunto, no existe a criterio de la Sala riesgo de confundibilidad, ni tampoco indicio de competencia desleal, tratándose de marcas claramente diferentes (…)" (sent. No. 190/2006)” (Sentencia N°393/2025, resaltado agregado). En definitiva, se concluye que la figura del tapón hueco cebador, blanco y verde, tiene aptitud para ser registrada y que no puede ser usado en contra del propio actor, su actitud de diligencia en detener la reproducción ilegal de lo que un día fue una pat ente y la gran aceptación que ésta tuvo a nivel comercial, y como consecuencia denegar su protección. En tercer lugar, corresponde encauzar lo anterior dentro de las causales de nulidad y elementos o presupuestos del acto que pueden verse viciados. Si lo que se alega (y esta Sede comparte) es que la Administración basó su denegatoria, en una banalización que no probó y que, en base a ella, interpretó o valoró de forma errónea la restante prueba aportada y la distintividad marcaria, lo que existe en la especie, es un error en los motivos de hecho y de derecho del acto. Al decir de Ruocco y Delpiazzo, éstos son “(…) las circunstancias de hecho y de Derecho que preceden al dictado del acto administrativo y cuyo acaecimiento encarta, en forma más o menos determinada, en la norma atributiva de competencia. El motivo es el porqué de la manifestación de voluntad… Si los hechos no existen o no son como la Administración pretende, el acto estará viciado por inexistencia o falta de motivo; cuando no caben en el supuesto de la norma atributiva de competencia, el acto estará viciado por ilegitimidad o errónea aplicación de los motivos ” (Ruocco, G y Delppiazo, C. Tratado Jurisprudencial y Doctrinario. Actos y Contratos de la Administración. Montevideo. 2013. P.p. 41, resaltado agregado). Por lo tanto, se reitera, asiste razón a la parte actora y, existiendo error en tales motivos, el acto en cuestión es ilegítimo. 5.3) Sobre la vulneración al principio de debido proceso y derecho de defensa Tal como surge de los apartados precedentes, la parte actora se agravió también, por entender que se ha vulnerado su derecho de defensa, por no haber la Administración analizado la prueba aportada. Pues bien, analizados los dichos de las partes, que fueron citados en el apartado 4) del presente fallo y la prueba de autos, entiende la Sede que no resulta de recibo este agravio . Surge de fs. 164 y ss., de los A.A que la Administración realizó un informe y análisis detallado del caso de autos. Por supuesto, de los desarrollos precedentes se extrae que tal análisis resulta, a criterio de esta decisora, erróneo, pero ello no implica que no haya existido o que haya sido insuficiente como para vulnerar el debido proceso o derecho de defensa relevado por la accionante. 6) Orientación de cumplimiento y posibilidad de recomposición El inciso final del art. 177 del CCA establece que, en la sentencia, la Sede habrá de pronunciarse sobre todas las causales de nulidad invocadas “lo que servirá de orientación a la Administración para su cumplimiento”. A su vez, el inciso segundo del art. 190 del CCA, reza: “ Cuando la irregularidad refiera a las formalidades exigidas a los actos o trámites del procedimiento administrativo previo, el tribunal deberá señalar si la Administración conserva la potestad de recomponerlo a los efectos de dictar un acto legítimo. No se rá admisible la recomposición de un procedimiento ya reconstituido”. En este caso, se han analizado todos los agravios esgrimidos por la actora y las defensas de la demandada, concluyendo la Sede que el acto encausado es ilegítimo. No estamos ante un caso en el cual la ilegitimidad del acto haya fincado en una irregularidad o vicio formal, hipótesis en las cuales, bajo el CCA, podría admitirse la recomposición del procedimiento administrativo que llevó a su dictado. Es postura de esta Sede que cuando el acto se encuentra inficionado por un vicio en sus motivos, ya sea que se trate de inexistencia, falsedad o error en los mismos, como sucede en la especie, hay una irregularidad sustancial que impide recomposición alguna al respecto. Sin embargo, no puede desconocerse que , en este caso, para satisfacer la pretensión de la actora se requiere de un comportamiento activo de la Administración, por lo que, llámesele recomposición o no, sí se requiere que la Administración examine nuevamente su solicitud y, siguiendo el presente fallo, decida en consecuencia. Ahora bien, corresponde mencionar, como pauta orientadora, que si bien la presente sentencia únicamente puede anular o confirmar total o parcialmente el acto, una vez anulado, para cumplirla la Administración no puede dictar acto alguno que se le oponga (art. 191 del CCA). Ello implica que, si bien esta Sede entiende que no puede condenar a la Administración a conceder el registro solicitado, deberá la Administración analizar si se cumplen los demás requisitos exigidos por la normativa para ello y considera r que en lo que a la confundibilidad hace, aquí se encuentran las pautas a seguir. Una vez que se cumplen las condiciones exigidas por la norma, no hay aspectos de conveniencia u oportunidad que pudiere evaluar la Administración; cumplidos los requisitos, conceder el registro es un acto debido. Por los fundamentos expuestos y la normativa antes citada, LA SRA. JUEZ LETRADA DE LO CONTENCIOSO ANULATORIO DE 1°TURNO FALLA: 1) Ampárase la demanda instaurada y en su mérito, anúlase el acto administrativo encausado, sin sanción procesal especifica 2) A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los letrados intervinientes en $ 50.500 (pesos uruguayos, cincuenta mil quinientos). 3) Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta providencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de proceder a su destrucción (Acordada Nº34/2023 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo aplicable a esta Sede por Acta Nº7/2025). 4) Intímase a la parte demandada a retirar los antecedentes administrativos en caso de haber sido aportados en soporte papel y encárguese a la Oficina Actuaria su eliminación del servidor de la Sede, si hubiesen sido aportados en soporte digital. 5) Oportunamente, archívese.