Sentencia Interlocutoria N° 255/2025

Montevideo, 20 de octubre del 2025. SENTENCIA Nº 255/2025 SENTENCIA INTERLOCUTORIA VISTOS: Para Sentencia Interlocutoria estos autos caratulados “AA con Estado – Ministerio de Industria, Energía y Minería . Acción de nulidad ” (Ficha: 233/2025), venidos a conocimiento de este Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 2º Turno, en mérito a lo dispuesto por el art. 166 del CCA. RESULTANDO: 1) En estas actuaciones se tramita la pretensión anulatoria ejercitada por AA en relación con la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial en el expediente N° 539320. Por dicha volición se concedió el registro de la marca “TARGET PET”, por el conjunto, sin derechos privativos sobre el término “PET” a favor de BB de Uruguay, para distinguir los productos/servicios comprendidos en las clases internacionales 18 y 20 (fs. 3). 2) En su demanda, la accionante sostiene que el acto es ilegítimo por lo que reclama su nulidad. En tal sentido, sostiene que la marca otorgada es confundible con la que le fue previamente concedida (“TARGET”), haciendo imposible su coexistencia pacífica (fs. 19 vto.), ya que en la marca ahora otorgada el término “PET” no es suficiente para evitar la confusión (fs. 20), careciendo de distintividad y novedad (fs. 21). A su vez, destaca que la similitud fonética, gramatical y visual entre las marcas puede llevar a la asociación del origen de los productos, o bien, entender que existe alguna relación comercial entre ellos (fs. 21). Es más, afirma que entre los productos que ella comercializa, se encuentran artículos para mascotas, lo que incrementa el riesgo de confusión. También alega que no puede invocarse el principio de especialidad en defensa del acto. Por otra parte, informa que actualmente no tiene locales en Uruguay (fs. 22), y que su marca es notoria, conocida a nivel mundial. Además, se agravia en cuanto la marca concedida le genera perjuicio en sus derechos adquiridos respecto a los cuales ha efectuado importantes inversiones (fs. 23). Asimismo, menciona que la marca implica un inmediato reconocimiento en el público ; por lo que la familia de marcas merece una protección más amplia (fs. 23 vto.). 3) Conferido traslado por Decreto Nº 369/2025, se presentó el Ministerio de Industria, Energía y Minería (“MIEM”) a contestar la demanda (fs. 34). En tal oportunidad, sostuvo que “ el acto Administrativo fue dictado conforme a Derecho y se encuentra debidamente motivado” (fs. 35 vto.). Sobre el punto, sostiene que la marca de la actora se encuentra registrada en la clase 35 y que nunca se demostró que tengan productos para mascotas (fs. 35 vto.). De tal forma, entiende aplicable el principio de especialidad, po r lo que no existe exclusividad absoluta respecto al signo (fs. 36). Además, releva que tratándose de registros en clases distintas, no existe riesgo de confundibilidad (fs. 36 vto.), ni siquiera entre los productos que pudieren coincidir (fs. 37). A su vez, sostiene que la notoriedad de la marca no se encuentra acreditad a, no habiéndose demostrado que sea una marca conocida en el país (fs. 39). Finalmente, solicita la citación de BB como tercero (fs. 39 vto.). 4) Por Decreto N° 629/2025 se sustanció la citación solicitada, sin que la actora se presentara. De tal forma, por Decreto N° 728/2025, se admitió la intervención de BB, confiriéndole traslado de la demanda. Sin embargo, habiendo sido notificado (fs. 48), no compareció a contestar la acción (Decreto N° 1153/2025). 5) Una vez abierto el juicio a prueba, se presentó el MIEM a ofrecer las resultancias de autos y los antecedentes administrativos (fs. 52). En cambio, la prueba de la actora se tuvo por no presentada por haberse presentado sin copia, incumpliendo con el art. 85 del CCA (Decreto N° 1317/2025). De tal manera, en el plazo para el ofrecimiento de contraprueba o prueba sobre prueba, se presentó la actora a ofrecer “prueba sobre prueba”, adjuntando documentos que surgen de fs . 66 a 505 y solicitando “se tenga por ag regada nuevamente la documentación adjunta ” (fs. 506 vto.). En consecuencia, se dispuso el pase de los autos para el dictado de Resolución (Decreto N° 1476/2025). 6) De tal manera, los autos fueron puestos al despacho el día 19 de setiembre a los efectos del dictado de la presente Sentencia Interlocutoria, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 166 del CCA. Se deja constancia de que entre el 3 y el 17 de octubre, la suscripta se encontró amparada a licencia, razón por la cual el plazo para el dictado de Sentencia se vio suspendido (art. 182 inc. 1°). CONSIDERANDO: 1) Previo a disponer acerca de la prueba, corresponde delimitar el objeto del proceso, atendiendo a que es a su respecto que habrán de probarse los hechos. El proceso anulatorio que se sigue en estos autos se rige por la iniciativa de parte y el principio de contradicción (art. 3 lit. d y f), por lo que su objeto está delimitado por lo que las partes dispongan en sus escritos. En concreto, a aquellos extremos que , siendo controvertibles, se encuentren efectivamente controvertidos. Por tanto, atendiendo a las alegaciones de las partes, el objeto del proceso se ha de establecer en determinar si la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial en el expediente N° 539320 , por la cual se concedió el registro de la marca “TARGET PET” a favor de BB, lo ha sido acorde a derecho, o en cambio, debe anularse por ilegitimidad. Previamente, deberá determinarse la legitimación en la causa de la accionante (Decreto N°369/2025). 2) A su vez, tomando en consideración lo anterior, la actividad probatoria habrá de delimitarse en cuanto a si existe confundibilidad entre las marcas de la s que dice ser titular la accionante y la concedida en el acto impugnado, atendiendo a las características de éstas, a los productos comercializados, y a las particularidades de su registro; de forma de determinar si se vulneraron las disposiciones de la Ley 17.011 con el otorgamiento cuestionado. 3) En mérito a lo antes expuesto, corresponde en esta instancia pronunciarse acerca de la admisibilidad de los medios probatorios ofrecidos a los efectos de su diligenciamiento en sede jurisdiccional, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 167 del CCA. En tal sentido, se admiten y, en consecuencia, se agregan los antecedentes administrativos aportados en formato digital (en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 161 lit.b), conteniendo el expediente 2025-8-4-0000114 (según nota de fs. 41). En cuanto a la prueba documental ofrecida como “ prueba sobre prueba” por la actora, se habrá de aclarar que s i bien se padeció error material en el Decreto N°1317/2025, al referir al artículo 84, al analizar el Decreto en su totalidad y la nota que lo precedía, y como es de conocimiento de la parte por habérsele informado el punto previo a la presentación del escrito (por instrucción de los funcionarios y cartelería especialmente colocada en la Sede), la referencia correspondía al art. 85. Este artículo establece que: “De todo acto escrito en papel deberán proporcionarse tantas copias claramente legibles como personas hayan de ser notificadas. La ausencia de alguna de estas copias determinará la inadmisibilidad del acto escrito” De forma que fue ésta la disposición aplicada, no siendo posible su confusión con el supuesto del art. 84, a lo que se agrega que en caso de que no resultara claro lo dispuesto o se disintiera del criterio aplicado, podían y debían interponerse los recursos que la parte entendiera pertinentes contra dicha providencia. Ahora bien, la parte actora vuelve a aportar la prueba en la modalidad de “prueba sobre prueba” y ello surge del claro tenor de la frase final de su escrito: “se tenga por agregada nuevamente la documentación ”; debiéndose entender que refiere a que se tenga por aportada, ya que la agregación recién puede disponerse en esta instancia procesal. Por otra parte, explica la doctrina , en referencia al proceso penal, pero en términos enteramente trasladables a este proceso y a esta etapa, que “La prueba sobre prueba (271.1 ter) no está dirigida a sostener la teoría del caso propia, sino a restarle calidad a la prueba contraria. Como ataca la veracidad, autenticidad o integridad de la prueba de la contraparte, la prueba sobre prueba es un remedio a cierta patología, real o alegada, de la prueba contraria (testigo mendaz, perito sin capacitación, documento parcial, etc.), desde que aquellas características en principio no deberían estar presentes en la prueba de nin guno de los sujetos ”. (MALV AR, M.; “La Prueba nueva”, Estudios sobre el Nuevo Proceso Penal, Asociación de Magistrados del Uruguay, Tomo 2 ; Ed. FCU: Mdeo., 2020; p. 2 51). Tales circunstancias y especialmente las consideraciones que llevan a que el ofrecimiento pueda ser admitido como “prueba sobre prueba” deben ser explicitadas por la parte, ya que ésta es la única forma en la que el Juez puede analizar si la naturaleza invocada se condice con el contenido de aquello que se aporta. Puesto que, en sede de admisión, la pertinencia de la prueba sobre prueba hace no sólo a los requisitos mínimos exigidos por el art. 144 del CGP, sino especialmente a que tenga por naturaleza y función el restar valor probatorio a lo que haya aportado la contraria. En el mismo sentido, se ha señalado que “Las pruebas de segundo orden no tienen por objeto probar las proposiciones fácticas que motivaron la controversia, sino que buscan cuestionar la fiabilidad de una o m ás pruebas ofrecidas por la contraparte o dispuestas por oficio por el tribunal. En este sentido, la prueba sobre prueba tiene una relación circunstancial o periférica con los hechos de la causa pues, como el mismo Ferrer Beltran (2022, 72) sostiene, se ‘trata de pruebas que no versan directa ni indirectamente sobre los hechos del caso, sino sobre otras pruebas, y son esenciales en muchos casos para una correcta valoración individual de la prueba, en aras de determinar el grado de fiabilidad que ofrece ’”. Es decir, deberían aportarse elementos ajenos a la teoría del caso de la parte y a los hechos en los que directamente basa su posición, para referir a otras pruebas (aportadas u ofrecidas por la contraria) para afectar su grado de confiabilidad. (ALMEIDA, R. y BRA VO, S.; “Porque no todo es confirmación: prueba sobre prueba como elemento refutatorio en los procesos judiciales”, Revista Uruguaya de Derecho Procesal , N ° 1-2/2023; Ed. FCU: Montevideo, 2023; pp. 130 y 131). Ahora bien, analizando lo que antecede y lo que ha sido aportado por la accionante, no se advierte que tenga la naturaleza de prueba sobre prueba y así lo declara expresamente la accionante en su escrito. Esto es, dada la proposición del MIEM, la única forma en que podría aportarse prueba sobre prueba sería con la finalidad de quitar valor probatorio a las actuaciones obrantes en los antecedentes administrativos. Pero no hace ninguna referencia a ello ni a cómo los documentos aportados contribuirían con tal finalidad. Por el contrario, su escrito no establece ninguna referencia al porqué de los documentos que aporta, mientras que afirma que son los mismos que se habían ofrecido en etapa de prueba. En consecuencia, los documentos aportados en esta instancia no revisten la naturaleza de prueba sobre prueba como se titula en la suma y en el título de su primer capítulo , sino que son la reiteración de la prueba que fue oportunamente desglosada por incumplir con el art. 85 del CCA. De forma que no encuadra en la previsión normativa, siendo que el período conferido bajo el art. 165 inc. 1° y bajo el art. 165 inc. 2°, tienen propósitos distintos y no son la mera reiteración de una etapa que permita subsanar omisiones de la etapa precedente. Por tanto, no se admite la prueba documental aportada por la actora de fs. 66 a 505 por tratarse, justamente, de prueba “sobre el objeto principal” y no de “prueba sobre prueba”. De forma que la presentación de prueba resulta inoportuna, y no se ofrece prueba sobre prueba en el período concedido para ello. En cuanto a las resultancias de autos , la Sede entiende que no se trata de medios de prueba, sino que son el resultado del diligenciamiento de otros medios. Por tanto, son cuestiones que habrán de analizarse, eventualmente, en el momento de valoración de la prueba producida en autos. Por los fundamentos que vienen de exponerse, RESUELVO: 1. Fijar el objeto del proceso en determinar si la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial en el expediente N° 539320, por la cual se concedió el registro de la marca “TARGET PET” a favor de BB, lo ha sido acorde a derecho, o en cambio, debe anularse por ilegitimidad. Previamente, deberá determinarse la legitimación en la causa de la accionante (Decreto N°369/2025). 2. Establecer el objeto de la prueba en determinar si existe confundibilidad entre las marcas de las que dice ser titular la accionante y la concedida en el acto impugnado, atendiendo a las características de éstas, a los productos comercializados, y a las particularidades de su registro; de forma de determinar si se vulneraron las disposiciones de la Ley 17.011 con el otorgamiento cuestionado. 3. En su mérito, se agregan los antecedentes administrativos aportados , rechazando la documental de fs. 66 a 505, desglosándose y devolviéndose. 4. Consentida o ejecutoriada, vuelvan para disponer sobre la continuación del trámite.