Sentencia Interlocutoria N° 251/2025

Montevideo, 20 de octubre del 2025. SENTENCIA Nº 251/2025 SENTENCIA INTERLOCUTORIA VISTOS: Para Sentencia Interlocutoria estos autos caratulados “ AA con Ministerio de Industria, Energía y Minería . Acción de nulidad ” (Ficha: 195/2025), venidos a conocimiento de este Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 2º Turno, en m érito a lo dispuesto por el art. 166 del CCA y al hecho nuevo que ha sido invocado. RESULTANDO: 1) En estas actuaciones se tramita la pretensión anulatoria ejercitada por AA en relación con la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el 25 de junio del 2024 (fs. 8). Por dicha Resolución se concedió el registro de la marca “H” (mixta) a BB, de Uruguay, para distinguir productos y servicios de las Clases Internacionales 29, 30, 35, 41 y 43. 2) En su demanda, la accionante sostiene que el acto es ilegítimo por lo que reclama su nulidad. En tal sentido, expresa que AA ha tenido como logo la letra “H” desde su fundación en 1947, siendo ésta muy similar a la otorgada (fs. 10). De tal forma entiende que BB ha actuado de mala fe y en forma desleal (fs. 10 vto.). Así, sostiene que el acto fue dictado en forma ilegítima, por conceder el registro sin atender a los argumentos de la opositora, vulnerando su derecho de defensa y en contravención al principio de verdad material (fs. 11), a lo que agrega que no se le otorgó vista previa (fs. 11 vto.) ni se abrió el expediente a prueba (fs. 12), lo que era deber de la Administración. Asimismo, sostiene que el acto carece de fundamentos y motivación, sin haber considerado los argumentos de la accionante ni siquiera en la vía recursiva , y que fue dictado en contravención del art. 5 numerales 6 y 7 de la Ley N° 17.011 (fs. 14 vto.). Además, refiere que su marca es una marca notoria, conocida a nivel nacional e internacional, con amplia historia en el país (fs. 14 vto. y 15), que incluso operó aquí hasta el 2016 (fs. 15 vto.), aunque no se encuentra registrada en Uruguay. A su vez, ilustra sobre la tradición de la empresa, sus productos, prestigio, mercados de venta, etc. s osteniendo que sus productos son clásicos y populares; a lo que agrega que el registro otorgado es fruto de la mala fé “desde la época del Maestro Cubano” (fs. 19 vto.) que fue adquirido por BB, realizando un repaso histórico de los acontecimientos entre las marcas (fs. 19 vto. a 25 vto.) . Luego, cita jurisprudencia de casos que entiende similares y solicitó la citación de BB como tercero. 3) Conferido traslado por Decreto Nº 422/2025, se presentó el Ministerio de Industria, Energía y Minería (“MIEM”) a contestar la demanda y evacuar el traslado por la citación (fs. 83) . Al respecto, sostiene que se confirieron las garantías del debido proceso, escuchando a la opositora; pese a lo cual, no entendió pertinente la apertura del asunto a prueba, ni ello fue solicitado por la accionante (fs. 85). En cuanto al fundamentación del acto, sostie ne que éste se encuentra correctamente motivado y ajustado a derecho (fs. 86 y 86 vto.). También sostiene que no debía otorgar vista previa en el caso (fs. 87). Por otra parte, en cuanto a la violación de la Ley N° 17.011, sostiene que los hechos en los que funda su “notoriedad” son de larga data y no se demuestra una notoriedad actual (fs. 87 vto.) ni en el territorio nacional (fs. 88). Finalmente, sostiene que no se ha demostrado la mala fe de BB y que la marca registrada es mixta, combinando una imagen con su logo, de lo que infiere que no existe la mala fe alegada. Además, solicitó la citación de BB. 4) La contestación de demanda y la citación del tercero fue admitida p or Decreto Nº 718/2025. Tras ello, compareció BB a evacuar el traslado conferido en su calidad de tercero coadyuvante (fs. 101). En su contestación BB sostiene que el acto es legítimo y explic a que las marcas de la accionante fueron canceladas por falta de uso, lo que fue confirmado por el TCA, tras lo cual se concedió la marca a BB. Así, enumera las marcas de las que es titular (fs. 103), las que conforman una “familia de marcas” iniciada con El Maestro Cubano; y cita la Sentencia del TCA N° 593/2000 por la que se habría resuelto un asunto anterior respecto a la misma familia de mar cas. A lo que agrega que las nuevas marcas registradas suponen una renovación estética de las ya otorgadas, sin que exista mala fe o competencia desleal (fs. 105 vto.). Por otra parte, muestran la similitud entre la marca cuestionada y las previamente otorgadas; e invoca el prestigio comercial de BB y de su antecesora. 5) Por Decreto N° 922/2025, se abrió el expediente a la etapa probatoria. En tal oportunidad, se presentó el MIEM (fs. 110) ofreciendo las resultancias de autos y los antecedentes administrativos ya aportados. También se presentó la tercerista (fs. 112), solicitando prueba en poder de terceros (DNPI – MIEM) la que habrá de reconducirse por la vía de la intimación por no tratarse de un tercero en estos aut os; y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo solicitando copia auténtica de Sentencias que identifica. Finalmente, se presentó la actora a fs. 193, ofreciendo la prueba documental que aporta de fs. 114 a 192 vto. y prueba documental en poder de terceros que solicita por oficios a DNPI – MIEM, por lo que habrá de reconducirse igualmente por la vía de la intimación. 6) Posteriormente, se confirió el plazo para la proposición de contraprueba o prueba (Decreto N° 1103/2025); período en el cual se presentó la actora a presentar un hecho nuevo, ofreciendo prueba. Se confirió traslado del hecho nuevo (Decreto N° 1245/2025), el que fue evacuado por la tercerista (fs. 224) y por el demandado (fs. 231) 7) De tal manera, se dispuso el pase de los autos para Resolución (Decreto N° 1365/2025) y el expediente fue puesto al despacho el día 18 de setiembre a los efectos del dictado de la presente Sentencia Interlocutoria, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 166 del CCA y por el art. 157 inc. final y art. 138 inc. final. Se deja constancia de que entre el 3 y el 17 de octubre, la suscripta se encontró en uso de licencia, razón por la cual el plazo para el dictado de la presente se vio suspendido (art. 182 inc. 1°). CONSIDERANDO: 1) En este estadio corresponde resolver primeramente respecto al hecho nuevo, ya que en caso de admitirse, se impone su consideración en el momento de fijación del objeto del proceso y de la prueba. Esto es especialmente considerando lo dispuesto por el art. 157 inc. 3° del CCA y que “ Los hechos nuevos alegados pasan a integrar el objeto del proceso (si se impetra una modificación de la condena) y siempre el objeto de la prueba (salvo que se sean admitidos ” (KLETT, S.; Proceso Ordinario en el Código General del Proceso, Tomo I; FCU: Mdeo., 2014; p. 302). 2) Sobre el hecho nuevo alegado. En su comparecencia de fs. 214, la actora informa sobre el lanzamiento al mercado de un alfajor “HA V ANNA” que es distribuido por BB y elaborado por la firma “Juana La Loca”, lo que a su juicio agrava el conflicto marcario y demuestra la mala fe y el intento de apropiación marcaria por la tercerista. Asimismo, refiere a la similitud entre el envoltorio de este producto y de los propios, siendo a su vez, diferentes de los demás productos de “Juana La Loca” (fs. 215 vto., 216 y 216 vto.). Así sostiene que la conducta de BB busca generar confusión aprovechamiento del prestigio y posicionamiento comercial de la actora, habiendo replicado los colores, elementos gráficos y terminología de HA V ANNA, para lograr una indebida asociación en los consumidores. Además, expresa que el producto es similar, aunque afecta a HA V ANNA que sus productos se asocien con otros de inferior calidad (fs. 217 vto.). También sostiene que el impacto comercial del producto ha trascendido en redes, generando reacciones en los consumidores (fs. 218 y 218 v to.). De manera que entiende que configura un hecho nuevo y debe ser analizado conjuntamente con lo ya expuesto, al tratarse de un producto desarrollado específicamente para imitar los de la actora (fs. 219 vto.). Por su parte, BB al contestar el traslado manifiesta que el hecho invocado no tiene relación con el asunto de autos, porque refiere a otra marca y no a la impugnada en este expediente. Asimismo, sostiene que no es veraz lo que la actora afirma, ya que BB ha elaborado ya otros alfajores. Por otra parte, sostiene que el hecho posterior al dictado del acto, no puede incidir en la legitimidad de aquél. En cuanto a la prueba audiovisual que se aporta, argumenta que supone riesgos de desinformación y de constituir una publicidad encubierta. Mientras que el MIEM, también afirma que el hecho nuevo no tiene relación con el objeto de este proceso y que no cumple con los requisitos exigidos por el art. 157 del CCA, puesto que el hecho no resulta relevante para el ejercicio de la pretensión. A su vez, refiere que el uso de la marca es legítimo y que HA V ANNA no opera en Uruguay. Además, se opone a la prueba presentada entendiendo que se trata de prueba manifiestamente impertinente. Sin perjuicio de las alegaciones antecedentes, la Sede habrá de acoger el hecho nuevo invocado en su calidad de tal. El hecho nuevo se define como “aquel cuyo acaecimiento ocurre en un momento posterior a la traba de la litis ” (LANDONI, A. (Dir.) Código General del Proceso. Comentado, anotado y con jurisprudencia, V ol. 1; Ed. BdeF: Montevideo, 2013; p. 301), admitiéndose también el hecho de “conocimiento nuevo”. Para su admisión es necesario que “ el evento tenga relación con la cuestión debatida y, dada su trascendencia, probabilidad de influir en la decisión” (KLETT, S.; Proceso Ordinario en el Código General del Proceso, Tomo I; FCU: Mdeo., 2014; p. p. 292). En efecto, el hecho planteado es posterior a la traba de la litis, tiene conexión con el objeto del proceso , es relevante para el ejercicio de la pretensión (art. 157 lit. a) y su alegación no supone una modificación de la plataforma fáctica en la que ésta se ha asentado (art. 157 lit. b). En tal sentido, resulta relevante destacar que si bien este proceso refiere a la marca “H” (mixta) concedida a BB, la pretensión de la actora se funda en que la concesión de ésta forma parte de un conjunto de actos que se han desarrollado en el marco de una estrategia comercial que implica competencia desleal, asociación de marcas en el mercado y apropiación del pres tigio ajeno. De tal forma, el acto que ahora se informa, a juicio de la actora, colaboraría con tal estrategia de la tercerista y, en consecuencia, conforma su plataforma fáctica de agravios en cuanto al otorgamiento cuestionado. Por tanto, se impone su admisión, ya que cumple con los requisitos exigidos normativamente y no existen razones que lleven a su exclusión. 3) El objeto del proceso. En función de lo que viene de decirse y p revio a disponer acerca de la prueba, corresponde delimitar el objeto del proceso, atendiendo a que es a su respecto que habrán de probarse los hechos. El proceso anulatorio que se sigue en estos autos se rige por la iniciativa de parte y el principio de contradicción (art. 3 lit. d y f), por lo que su objeto está delimitado por lo que las partes dispongan en sus escritos. En concreto, a aquellos extremos que, siendo controvertibles, se encuentren efectivamente controvertidos. Por tanto, atendiendo a las alegaciones de las partes, el objeto del proceso se ha de establecer en determinar si la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el 25 de junio del 2024, lo ha sido acorde a derecho, o en cambio, debe anularse por ilegitimidad. 4) El objeto de la prueba . A su vez, tomando en consideración lo anterior, la actividad probatoria habrá de delimitarse en cuanto a: (i) si se ha vulnerado el debido proceso o el derecho de defensa en el procedimiento administrativo; (ii) si el acto se encuentra debidamente motivado y (iii) si el otorgamiento de la marca “H” (mixta) BB supuso vulneración de las disposiciones de la Ley 17.011 (especialmente en cuanto al artículo 5 numerales 6 y 7) , atendiendo a las características de las marcas en pugna, a los productos comercializados y al mercado al que se destinan, así como a las particularidades de su registro. 5) Admisión de los medios de prueba ofrecidos. En mérito a lo antes expuesto, corresponde en esta instancia pronunciarse acerca de la admisibilidad de los medios probatorios ofrecidos a los efectos de su diligenciamiento en sede jurisdiccional, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 167 del CCA. En tal sentido, se admiten y, en consecuencia, se agregan los antecedentes administrativos aportados en formato digital (en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 161 lit. b), conteniendo el expediente 2024-8+-4-0000413 (según nota de fs. 91). Asimismo, se hace lugar a la documental aportada de fs. 114 a 192 vto. y de fs. 206 a 213 vto. y al archivo audiovisual identificado como “El Havanna uruguayo” (según nota de fs. 221). Sobre la prueba del hecho nuevo, no se comparten las argumentaciones d e BB y del MIEM en cuanto a que la misma debe ser desechada por ser manifiestamente impertinente. Por el contrario, en la medida en que el hecho nuevo ha sido admitido, la prueba es inicialmente pertinente, sin perjuicio de la valoración que a su respecto corresponda en la etapa procesal oportuna. En cuanto a la prueba documental en poder de DNPI que han solicitado la actora y la tercerista , se hace lugar y ésta se habrá de diligenciar por la vía de la intimación, ya que se trata de una dependencia del mismo órgano demandado; en función de lo cual, no reviste la calidad de “tercero” sino de parte. La intimación, habrá de cursarse con plazo de 10 días. En relación con la prueba documental en poder de terceros que la actora solicita por oficios, si bien se trata de Sentencias que son accesibles por el público y por la Sede, se hace lugar a lo solicitado a los efectos de que éstas obren en autos y se asegure su disponibilidad para todas las partes del proceso, para lo cual se habrá de oficiar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a los efectos de aporte copia auténtica de las Sentencias N° 109/2024, 319/2024, 322/2024, 183/2024 y 593/2000. En cuanto a las resultancias de autos , la Sede entiende que no se trata de medios de prueba, sino que son el resultado del diligenciamiento de otros medios. Por tanto, son cuestiones que habrán de analizarse, eventualmente, en el momento de valoración de la prueba producida en autos. Por los fundamentos que vienen de exponerse, RESUELVO: 1. Admitir el hecho nuevo alegado por la actora, en su calidad de tal. 2. Fijar el objeto del proceso en determinar si la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el 25 de junio del 2024, lo ha sido acorde a derecho, o en cambio, debe anularse por ilegitimidad. 3. Establecer el objeto de la prueba en determinar: (i) si se ha vulnerado el debido proceso o el derecho de defensa en el procedimiento administrativo; (ii) si el acto se encuentra debidamente motivado y (iii) si el otorgamiento de la marca “H” (mixta) BB supuso vulneración de las disposiciones de la Ley 17.011 (especialmente en cuanto al artículo 5 numerales 6 y 7), atendiendo a las características de las marcas en pugna, a los productos comercializados y al mercado al que se destinan, así como a las particularidades de su registro. 4. En su mérito, se agregan los antecedentes administrativos aportados , se agrega la documental aportada de fs. 114 a 192 vto. y de fs. 206 a 213 vto. y al archivo audiovisual identificado como “El Havanna uruguayo” (según nota de fs. 221); y se admite la prueba en poder de la contraria y la prueba en poder de terceros. 5. Consentida o ejecutoriada, intímese al MIEM en los términos requeridos a fs. 112, 112 vto. y 200 vto. con plazo de 10 días, y ofíciese al TCA a los efectos de que remita los documentos requeridos a fs. 112 vto. (num. 2).