Sentencia Interlocutoria N° 245/2025

Montevideo, 20 de octubre del 2025. SENTENCIA Nº 245/2025 SENTENCIA INTERLOCUTORIA VISTOS: Para Sentencia Interlocutoria estos autos caratulados “AA con Estado – Ministerio de Industria, Energía y Minería . Acción de nulidad ” (Ficha: 304/2025), venidos a conocimiento de este Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 2º Turno, en mérito a lo dispuesto por el art. 166 del CCA. RESULTANDO: 1) En estas actuaciones se tramita la pretensión anulatoria ejercitada por la AA en relación con la Resolución adoptada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial en el expediente N° 515260. Por dicha volición, la Administración concedió el registro de la marca “BIOTOP” a BB de Israel para distinguir productos/servicios comprendidos en la clase internacional 3 (personalizada). 2) En su demanda, la accionante plantea la ilegitimidad del acto razón por la cual reclama su nulidad. En tal sentido, explica que es titular de la marca “BIOTOP” (denominativa en las clases 29 y 30, y mixta en la clase 29). Alega que su marca es una marca notoria, de fanta sía que debe gozar de absoluta protección en el territorio nacional (fs. 11 vto.); es más sostiene que la marca posee amplia notoriedad, siendo un término conocido por cualquier consumidor, por lo que no es aplicable el principio de especial idad. De forma que entiende que el acto ha sido dictado con desviación de poder y apartamiento a la regla de derecho (fs. 12). Por otra parte, informa sobre los productos comercializados y afirma que éstos también se venden en farmacias (por lo que coincidiría el punto de venta) , así como que las marcas de AA generan inmediata asociación con la empresa en los consumidores (fs. 13). Sostiene la actora que existe un gran riesgo de asociación indirecta de la marca ahora concedida con los productos de AA (fs. 13 vto.), puesto que presentan confundibilidad fonética, gráfica y visual, al ser completamente iguales (fs. 14). A lo que agrega que la marca concedida es una marca denominativa, sin otros elementos que favorezcan su diferenciación (fs. 17 vto.). También afirma que no existe otro registro de la marca “BIOTOP” que los aquí planteados. Así sostiene que el acto se encuentra viciado por error en sus motivos (fs. 20 vto.), y entiende aplicable la presunción de ilegitimidad recogida en el art. 47 del CCA. 3) Conferido traslado por Decreto Nº 487/2025, compareció el Ministerio de Industria, Energía y Minería (“MIEM”) a contestar la demanda (fs. 26). En tal sentido expresó que la marca no es de fantasía, sino que se compone de dos partículas evocativas de uso común (fs. 28). No controvierte la notoriedad de la marca de la accionante, pero entiende que no existe riesgo de confundibilid ad (fs. 28); además, sostiene que incluso siendo comercializados en los mismos lugares, son productos destinados a exhibirse en sectores diferentes (fs. 28 vto.), dado que se trata de productos de diferente naturaleza y finalidad (fs. 30 vto.). Asimismo, entiende que no hay intención de aprovechamiento de la marca de AA. Por lo que concluye en la registrabilidad de la marca. 4) En la misma oportunidad, el demandado solicitó la citación de BB Ltd. como tercero; de ello se confirió traslado, sin que éste fuera evacuado por la actora. Luego, por Decreto N° 811/2025, se admitió la intervención de la citada. Así, BB Ltd. Compareció a fs. 45 a contestar la demanda. En tal sentido, explica que es una empresa dedicada a la investigación, desarrollo y producción de productos cosméticos profesionales para el cuidado capilar , con marcada trayectoria a nivel internacional. Asimismo, entiende que no existe riesgo de confusión indirecta, dado que las marcas no referirán a los mismos productos ni coincidirán los puntos de venta , ni el mercado de consumo. Es más, señala que ningún consumidor asociaría los productos de AA con los suyos (fs. 49) y que la accionante no podría comercializar productos de cosméticos atento a su objeto; por lo que las marcas pueden coexistir pacíficamente. A su vez, convoca el principio de especialidad en su favor, sosteniendo que las marcas de AA fueron registradas en otras clases. También menciona que no existe conexión competitiva entre los productos, ni se da una hipótesis de competencia desleal, puesto que su marca ya cuenta con reconocimiento internacional. Respecto a la notoriedad de la marca AA, sostiene que se limita a productos lácteos y que tal notoriedad no es suficiente para desechar el principio de especialidad (fs. 58). 5) Por Decreto Nº 1332/2025, se abrió el expediente a la etapa probatoria. En tal oportunidad se presentó el demandado MIEM a ofrecer los antecedentes administrativos ya aportados y las resultancias de autos (fs. 78). Asimismo, se presentó la actora (fs. 124), ofreciendo prueba documental que adjuntó (fs. 80 a 121), prueba testimonial y las resultancias de autos. También la tercerista ofreció prueba docu mental que adjuntó (fs. 127 a 239), las resultancias de autos, los antecedentes administrativos y solicitó documental en poder de la contraria (fs. 240 a 241 vto.). Luego, por Decreto N° 1549/2025 se concedió el plazo para el ofrecimiento de contraprueba o prueba sobre prueba, sin que ninguna de las partes se presentara (fs. 245). 6) De tal manera, los autos fueron puestos al despacho el día 6 de octubre del 2025, habiendo quedado los autos a la espera del reintegro de la Titular (Decreto N°1686/2025) lo que se verifica en el día de hoy, correspondiendo así el dictado de la presente Sentencia Interlocutoria, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 166 del CCA. CONSIDERANDO: 1) Previo a disponer acerca de la prueba, corresponde delimitar el objeto del proceso, atendiendo a que es a su respecto que habrán de probarse los hechos. El proceso anulatorio que se sigue en estos autos se rige por la iniciativa de parte y el principio de contradicción (art. 3 lit. d y f), por lo que su objeto está delimitado por lo que las partes dispongan en sus escritos. En concreto, a aquellos extremos que , siendo controvertibles, se encuentren efectivamente controvertidos. Por tanto, atendiendo a las alegaciones de las partes, el objeto del proceso se ha de establecer en determinar si la Resolución adoptada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial por la que se concedió el registro de la marca “BIOTOP” a BB de Israel para distinguir productos/servicios comprendidos en la clase internacional 3 (personalizada), lo ha sido acorde a derecho, o en cambio, debe anularse por ilegitimidad. 2) A su vez, tomando en consideración lo anterior, la actividad probatoria habrá de delimitarse en cuanto a: si existe confundibilidad entre las marcas de la accionante y la concedida en el acto impugnado, atendiendo a las características de éstas, a los productos comercializados y al mercado al que se destinan, así como a las particularidades de su registro; de forma de determinar si se vulneraron las disposiciones de la Ley 17.011 con el otorgamiento cuestionado. 3) En mérito a lo antes expuesto, corresponde en esta instancia pronunciarse acerca de la admisibilidad de los medios probatorios ofrecidos a los efectos de su diligenciamiento en sede jurisdiccional, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 167 del CCA. En tal sentido, se admiten y, en consecuencia, se agregan los antecedentes administrativos aportados en formato digital (en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 161 lit.b), conteniendo el expediente 2025-8-4-0000117 (según nota de fs. 33). Asimismo, se admite y se agrega la documental ofrecida por las partes de fs. 80 a 121 y de fs. 127 a 239. Por otra parte, se hace lugar a la prueba testimonial ofrecida por la actora, fijando audiencia para recibir la declaración de CC y DD el martes 2 de diciembre a las 13:30 horas. Los testigos habrán de declarar acorde con el objeto fijado a fs. 125 y 125 vto. En relación con la prueba documental en poder de la contraparte que la tercerista pide por intimación (numeral II, fs. 241), se hará lugar con plazo de 15 días para su debida aportación siempre que lo requerido no surgiese ya de los archivos agregados. En cuanto a las resultancias de autos , la Sede entiende que no se trata de medios de prueba, sino que son el resultado del diligenciamiento de otros medios. Por tanto, son cuestiones que habrán de analizarse, eventualmente, en el momento de valoración de la prueba producida en autos. Por los fundamentos que vienen de exponerse, RESUELVO: 1. Fijar el objeto del proceso en determinar si la Resolución adoptada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial por la que se concedió el registro de la marca “BIOTOP” a BB de Israel para distinguir productos/servicios comprendidos en la clase internacional 3 (personalizada). 2. Establecer el objeto de la prueba en determinar: si existe confundibilidad entre las marcas de la accionante y la concedida en el acto impugnado, atendiendo a las características de éstas, a los productos comercializados y al mercado al que se destinan , así como a las particularidades de su registro. 3. En su mérito, se agregan los antecedentes administrativos aportados, y la documental de fs. 80 a 121 y de fs. 127 a 239. Asimismo, se admite la testimonial propuesta, convocando a audiencia para el 2 de diciembre a las 13:30 horas, asumiendo la actora la carga de la comparecencia, y la documental en poder de la demandada. 4. Consentida o ejecutoriada, intímese de acuerdo a lo solicitado a fs. 241 y 241 vto., con plazo de 15 días.