Sentencia Interlocutoria N° 244/2025

Montevideo, 20 de octubre del 2025. SENTENCIA Nº 244/2025 SENTENCIA INTERLOCUTORIA VISTOS: Para Sentencia Interlocutoria estos autos caratulados “AA con Estado – Ministerio de Industria, Energía y Minería . Acción de nulidad ” (Ficha: 361/2025), venidos a conocimiento de este Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 2º Turno, en mérito a lo dispuesto por el art. 166 del CCA. RESULTANDO: 1) En estas actuaciones se tramita la pretensión anulatoria ejercitada por AA en relación con la Resolución por la cual la Dirección Nacional de Propiedad Industrial concedió la marca “MEMORO” a BB, para distinguir los productos/servicios comprendidos en las Clases Internacionales 9 y 16, el día 8 de agosto del 2024 (fs. 5). 2) En su demanda, la actora sostuvo que el acto es ilegítimo reclamando su nulidad. La accionante explica que es titular de las marcas mixtas “Memory Magus”, y “Memory Computación” en las clases 9 y 42 y de las marcas “Memory Worky”, “Memory Conty” en la clase 9. De forma que su oposición se dirigió respecto de la concesión referida a la clase 9 , aclarando que la otorgada es una marca denominativa. En tal sentido, señala que sus marcas son “notorias” y que son conocidas por su término “memory” mientras que los agregados son términos complementarios que identifican diferentes variantes del producto. Agrega que se trata de marcas prestigiosas, previamente registradas, por lo que se encuentran amparadas por el art. 30 de la Ley de Marcas. Asimismo, entiende vulnerado el artículo 6, por tratarse de marcas confundibles; en efecto entiende que “ existe un alto riesgo de confusión ” por tratarse de marcas idénticas que generarán asociación en el consumidor, diluyendo su poder distintivo (fs. 19). A lo que se suma que la marca otorgada no cuenta con otros elementos (gráficos) que permitan la diferenciación (fs. 21 vto.). Sostiene la accionante que existe vicio en los motivos, desviación de poder y apartamiento a la regla de Derecho (fs. 22 vto.). Finalmente, se releva que también invocó la presunción de ilegitimidad del acto del art. 47 del CCA (fs. 13 vto.) 3) Conferido traslado por Decreto Nº 722/2025, se presentó el Ministerio de Industria, Energía y Minería (“MIEM”) a contestar la demanda, sosteniendo que las marcas “MEMORY” y “MEMORO” presentan elementos necesarios para su debida distinción. A su vez, sostiene que la base compartida hace referencia a “memoria”, palabra que guarda relación con aspectos del guardado de información en términos informáticos (fs. 44). En tal sentido, señala que se trata de una partícula evocativa, de uso común en la clase 9 (fs. 44), pese a lo cual las marcas de la actora refieren a lo informático, mientras la cuestionada refiere a lo fotográfico (fs. 44 vto.). Así, argumenta que las marcas en pugna “implican una percepción visual y una vocalización completamente distinta” (fs. 46) , agregando que los términos complementarios de las marcas de la actora conforman parte fundamental de la fantasía de aquellas. Tambié n, alega que la notoriedad de la actora favorece a la distinción por el público, de forma que no habrá aprovechamiento de su prestigio ni dilución de su poder distintivo (fs. 47). 4) Por otra parte, la demandada solicitó la citación de BB, a lo que se dio trámite como intervención provocada de terceros (Decreto N° 859/2025); sin que la actora evacuara el traslado conferido. De tal forma, por Decreto N° 983/2025 se admitió la intervención de BB, quien compareció a fs. 67 a contestar la demanda. En tal sentido, manifestó que las marcas no son confundibles ni fonética, ni gráfica ni semánticamente, siendo que su marca refiere “al verbo castellano ‘recordar’” (fs. 68), a lo que agrega que la partícula que comparten es de uso común (fs. 68). Asimismo, refiere a la diferente naturaleza de los productos que ofrecen (fs. 68) y que la notoriedad y prestigio que la actora invoca de su marca no se encuentra acreditada (fs. 68). A su vez, controvierte que haya intención de aprovechamiento del prestigio de “MEMORY” , sino que la actora pretende monopolizar una raíz común, y alega que se trata de productos y mercados distintos (fs. 69). Por último, defiende la legitimidad formal del acto, el que entiende suficientemente motivado y ajustado a Derecho (fs. 70), y solicita la condena en costas y costos, puesto que a su juicio el accionamiento “ atenta contra la seguridad jurídica, afecta la libre competencia y causa perjuicios concretos” (fs. 71 vto.). 5) Por Decreto Nº 1274/2025, se admitió la contestación y se abrió el expediente a la etapa probatoria . En tal oportunidad, se presentó el MIEM a ofrecer los antecedentes administrativos ya aportados y las resultancias de autos (fs. 76). Mientras que BB ofreció prueba documental que adjuntó de fs. 78 a 86 vto. ; y la actora se presentó (fs. 113) ofreciendo prueba documental que aportó de fs. 90 a 112 y prueba testimonial. 6) Luego, por Decreto N° 1523/2025 se confirió el plazo para proponer contraprueba o prueba sobre prueba, sin que ninguna de las partes se presentara. De tal manera, los autos fueron puestos al despacho el día 25 de setiembre a los efectos del dictado de la presente Sentencia Interlocutoria, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 166 del CCA. Se deja constancia, asimismo, que desde el 3 al 17 de octubre la Titular de la Sede se encontró en uso de licencia, por lo que el plazo para el dictado de la presente se vio suspendido (art. 182). CONSIDERANDO: 1) Previo a disponer acerca de la prueba, corresponde delimitar el objeto del proceso, atendiendo a que es a su respecto que habrán de probarse los hechos. El proceso anulatorio que se sigue en estos autos se rige por la iniciativa de parte y el principio de contradicción (art. 3 lit. d y f), por lo que su objeto está delimitado por lo que las partes dispongan en sus escritos. En concreto, a aquellos extremos que , siendo controvertibles, se encuentren efectivamente controvertidos. Por tanto, atendiendo a las alegaciones de las partes, el objeto del proceso se ha de establecer en determinar si la Resolución por la cual la Dirección Nacional de Propiedad Industrial concedió la marca “MEMORO” a BB, para distinguir los productos/servicios comprendidos en las Clases Internacionales 9 y 16 , lo ha sido acorde a derecho, o en cambio, debe anularse por ilegitimid ad. No obstante, se formula precisión en cuanto a que el actor sólo se opone en cuanto a la clase internacional 9, por lo que habrá de evaluarse la legitimidad del acto únicamente en relación con dicha clase. 2) A su vez, tomando en consideración lo anterior, la actividad probatoria habrá de delimitarse en cuanto a: (i) si existe confundubilidad entre las marcas en pugna, atendiendo a las características de las marcas, la actividad de sus titulares y el mercado en que operan; (ii) si existió vicio en los motivos, desviación de poder y/o apartamiento a la regla de Derecho en el dictado del acto impugnado. 3) En mérito a lo antes expuesto, corresponde en esta instancia pronunciarse acerca de la admisibilidad de los medios probatorios ofrecidos a los efectos de su diligenciamiento en sede jurisdiccional, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 167 del CCA. En tal sentido, se admiten y, en consecuencia, se agregan los antecedentes administrativos aportados en formato digital (en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 161 lit.b), conteniendo el expediente 2025-8-4-0000145 (según nota de fs. 49). Asimismo, se hace lugar a la prueba documental aportada a fs. 78 a 86 vto. y de fs. 90 a 112. Por otra parte, se hace lugar a la prueba testimonial ofrecida por la actora, fijando audiencia para recibir la declaración de CC el lunes 1° de diciembre a las 14:30 horas, asumiendo la actora la carga de su comparecencia. El testigo es citado a los efectos del reconocimiento del documento de fs. 94 a 97 y para declarar respecto a los extremos referidos a fs. 114. En cuanto a las resultancias de autos , la Sede entiende que no se trata de medios de prueba, sino que son el resultado del diligenciamiento de otros medios. Por tanto, son cuestiones que habrán de analizarse, eventualmente, en el momento de valoración de la prueba producida en autos. Por los fundamentos que vienen de exponerse, RESUELVO: 1. Fijar el objeto del proceso en determinar si la Resolución por la cual la Dirección Nacional de Propiedad Industrial concedió la marca “MEMORO” a BB, para distinguir los productos/servicios comprendidos en las Clases Internacionales 9 y 16, lo ha sido acorde a derecho, o en cambio, debe anularse por ilegitimidad ; en relación con la clase internacional 9. 2. Establecer el objeto de la prueba en determinar: (i) si existe confundubilidad entre las marcas en pugna, atendiendo a las características de las marcas, la actividad de sus titulares y el mercado en que operan; (ii) si existió vicio en los motivos, desviación de poder y/o apartamiento a la regla de Derecho en el dictado del acto impugnado. 3. En su mérito, se agregan los antecedentes administrativos aportados, y los documentos obrantes de fs. 78 a 86 vto. y de fs. 90 a 112. Asimismo, se admite la prueba testimonial, fijando audiencia para el 1° de diciembre a las 14:30 horas.