Sentencia Definitiva N° 606/2025

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 23 de setiembre de 2025. No. 606 VIST OS : Para sentencia definitiva, venida a conocimiento del Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, esta causa: “EMPRESA AA con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 50/2024). RESULTANDO : I) En este proceso, la actora empresa AA, dedujo pretensión anulatoria contra la resolución dictada el 24 de abril de 2023 por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (en adelante: DNPI), mediante la cual desestimó la solicitud de Patente de Invención No. 39740, presentada por empresa AA de E.U. DE NORTEAMERICA, con el título de: “COMPOSICIONES FARMACÉUTICA SÓLIDAS PARA ADMINISTRACIÓN ORAL QUE CONTIENEN IBRUTINIB COMO INHIBIDOR DE LA TIROSINA QUINASA BRUTON” (fs. 132 de los A.A.). II) Como fundamento de su pretensión anulatoria la accionante (fs. 9 a 19 vto. infolios) formuló una descripción de la invención reivindicada, cuestionando una a una las observaciones del informe que fundó el rechazo a la solicitud de registro. Estimó ostenta tanto actividad inventiva, como los demás requisitos exigidos por la norma para otorgar la patente. En definitiva, solicitó la nulidad del acto enjuiciado. III) Conferido el correspondiente traslado compareció la demandada debidamente representada (fs. 27 a 34 infolios) defendiendo la legitimidad del acto. En necesaria síntesis, sostuvo que, de acuerdo con su examen técnico, en el que se concluyó que ante el no cumplimiento de los requisitos de patentabilidad establecidos en el artículo 8 de la Ley No. 17.164, se recomendó desestimar la solicitud por no cumplir con la actividad inventiva regulada en el artículo 11 de la misma norma. En definitiva, solicitó la confirmación del acto procesado. IV) Agregados los antecedentes administrativos en 145 fojas (fs. 36 infolios) por Decreto No. 3002/2024 (fs. 40 infolios) se agregó la documentación en 52 fs. presentada oportunamente y se abrió a prueba por el plazo legal. V) Diligenciada la prueba ofrecida y resuelto rechazar la prueba pericial solicitada por haber precluido la oportunidad procesal a tales efectos (fs. 52 infolios), por Decreto No. 6952/2024 se dio plazo para alegar las partes, haciéndolo la parte demandada (fs. 64 infolios). VI) Por Decreto No. 599/2025 (fs. 64 infolios) se tuvo por presentado el alegato de la parte demandada y se confirió vista a la Procuraduría de Estado en lo Contencioso Administrativo quien por Dictamen No. 164/2025 (fs. 66 a 67 vto. infolios) sugirió el rechazo de la demanda anulatoria y la consecuente confirmación del acto. VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el examen de la pretensión anulatoria (Constitución, arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 arts. 4 y 9). La resolución que se procesa, fue publicada el 30 de junio de 2023, por lo que se tendrá por resistido en tiempo y forma el 5 de mayo de 2023 (fs. 133 de los A.A.). Con fecha 1 de diciembre de 2023 operó la denegatoria ficta, y la demanda anulatoria se entabló útilmente el 26 de febrero de 2024 (nota de cargo fs. 20 infolios). II) Habiendo analizado los argumentos de la actora, el Tribunal por unanimidad, compartiendo lo aconsejado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por desestimar la pretensión anulatoria y, en consecuencia, confirmará el acto impugnado, por los fundamentos que se explicitan a continuación. III) Conforme surge de las actuaciones agregadas al proceso, con fecha 27 de abril de 2022 se presentó la firma actora ante la DNPI-Sección Patentes y solicitó la inscripción de la patente de invención, “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE CONTIENEN FORMAS CRISTALINAS DE UN INHIBIDOR DE TIROSINA QUINASA DE BRUTON”, agregando la respectiva memoria descriptiva y una posterior ampliación (fs. 4 vto. y 119 vto. de los A.A.). El 24 de noviembre de 2022, se produjo el primer Informe de Examen, por el que se concluyó: “Insuficiencia descriptiva. Título. Amplitud excesiva, falta de claridad. Novedad y actividad inventiva afectadas. En resumen, la solicitud no cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en el Artículo 8 de la Ley 17164, por lo que se considera la desestimación de la misma, previo a lo cual se otorga vista de lo actuado al solicitante para que pueda realizar todos los comentarios que estime pertinentes al respecto de lo planteado. En caso de presentar nuevo juego reivindicatorio, se recomienda verificar la adecuación de título y resumen del mismo. Además, cabe aclarar que se consideraría como válida únicamente aquella información agregada que no amplíe lo descrito en la solicitud original, tal cual lo establece el Artículo 30 de la Ley 17164 (…)” (fs. 121 de los A.A.). Conferida vista del citado informe, la empresa AA formuló su evacuación de vista, adjuntando UNA ENMIENDA de las reivindicaciones (fs. 122 a 129 vto. de los A.A.); frente a la cual recayó el Informe final de Examen el 10 de abril de 2023, que entendió que “la invención no cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en el Art. 8o de la Ley 17.164 (fs. 130 vto. de los A.A.). Finalmente, luego de que la Encargada de Patentes y Tecnología compartiera las conclusiones precedentes, la DNPI, dictó la resolución que se impugna en obrados (fs. 132 de los A.A.). IV) Ahora bien. La actora no acreditó que la solicitud de patente cumpla con todos los requisitos exigidos por la normativa vigente. En tal sentido, el artículo 8 de la Ley No. 17.164, dispone que “Son patentables las invenciones nuevas de productos o de procedimientos que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial”. Destaca la profesora Beatriz BUGALLO, que: “una invención se encuentra integrada por tres aspectos: a. un problema para ser resuelto; b una solución a dicho problema; c un resultado como efecto de la aplicación de la solución al problema. Para tener protección jurídica, una invención debe cumplir con los requisitos que la ley de cada Estado disponga. De manera general, puede decirse que una invención para ser patentada basta con que sea realizable, es decir, que no necesita que esté realizada para ser una creación espiritual, basta que tenga la potencialidad de realización. (BUGALLO MONTAÑO, Beatriz “Patentes de Invención”, en “Propiedad Intelectual”, T. I, FCU, 2ª edición, 2022, pág. 490). Enseña la autora que “la novedad se define en función de la comparación entre el producto o procedimiento que se pretende proteger con una patente de invención y los demás productos o procedimientos conocidos al momento de presentación de la solicitud. Dicho conjunto de referencia es denominado “estado de la técnica” y para conocerlo en forma fiable, a efectos de comparación legalmente exigida, se debe disponer de una vasta información en el sector de la técnica o conocimiento que se trate. (…) Se distingue entre el concepto de novedad formulado como algo que no existía hasta el momento frente a otro que toma como novedoso todo aquello no divulgado, no dado a conocer, conocimientos “que no se han hecho públicos”. Es esa segunda acepción la que se maneja generalmente en derecho de patentes y aquélla por la que opta nuestro legislador para las patentes de invención” (Cfme. BUGALLO, Beatriz; “Patentes de Invención, modelos de utilidad y diseños industriales. Ley No. 17.164. Análisis Exegético, pág. 34/35, FCU, 2001). En cuanto al concepto de actividad inventiva, señala la citada especialista que “Actividad inventiva implica requerir un valor intelectual propio a la invención que se quiere patentar. Es aquella que va más allá de la técnica industrial corriente, sea por la idea intuitiva que está en su base, sea en sus medios de realización, sea en sus resultados económicos por la venta que representa para la industria. Exige una aportación propia original del inventor. No se requiere necesariamente genialidad, basta con una creación ingeniosa. Se trata del requisito de más compleja determinación. (…) Al igual que la novedad, la actividad inventiva no es un hecho, sino una valoración y, por lo tanto no es demostrable estrictamente como tal” (Cfme. BUGALLO, Beatriz. “Patentes de Invención, 2019). Como enseña RIPPE, “la solicitud de patente es acompañada de documentos, tales como “la descripción del invento, los dibujos, y las reivindicaciones, los cuales integran una unidad que es apreciada en su conjunto. La descripción del invento debe formulara de manera suficientemente clara y completa el método que permita la ejecución del invento a una persona versada en la materia (…) Las reivindicaciones, por último, consisten en un texto que redacta el solicitante y que tiene una doble función jurídica: delimita el objeto de la invención y determina el alcance del derecho. Serían la explicación del invento que formula el inventor. Deben ser elaboradas con claridad y precisión, conduciendo a la determinación de la invención reservada. Deben tibien estar bandas en la descripción y mantener el principio de unidad de la invención”. (Cfme. Siegbert, Ripie “La Propiedad Industrial en el Uruguay”, FCU, Montevideo, 1992, p. 16). Las reivindicaciones, son para BUGALLO “el corazón” de los documentos de patentes (Cfme. Aut. Y Ob. Cit., p. 384); y según CABANELLAS, “el elemento central de la solicitud de patente”, cuya estructura, tiende a reflejar las exigencias del requisito de unidad de invención. “Las distintas reivindicaciones no pueden ser una mera acumulación de elementos inventivos, sino que deben guardar relación con una única invención o con un único concepto inventivo” (Cfme. CABANELLAS, Guillermo, “Derecho de las patentes de Invención”, Tomo II, Editorial Heliasta, Bs. As., 2004, p. 183 - 185). En la misma línea de pensamiento, el Profesor RIPPE precisa que, en la solicitud de patente, las reivindicaciones integran conjuntamente con la descripción del invento y los dibujos, “una unidad que es apreciada en su conjunto”; y “deben también estar basadas en la descripción y mantener el principio de unidad de la invención” (Cfme. Aut. Ob y p cit.). En nuestro país, es la Ley No. 17.164 de fecha 2 de setiembre de 1999, que regula los derechos y obligaciones relativos a las patentes de invención, los modelos de utilidad y los diseños industriales. En el caso, la actividad inventiva, pudo ser válidamente acreditada por la demandante por medio de prueba idónea a tal fin, tal como era su carga probatoria. En efecto, al realizarse el análisis de patentabilidad por parte de la funcionaria examinadora, se expresó que, en cuanto a la actividad inventiva, “… no hay evidencia en la memoria descriptiva de que las formulaciones diferenciales hayan aportado la resolución de ningún problema técnico, así como tampoco la hay en la respuesta del solicitante, por lo que se mantiene y afirma la consideración de que no puede reconocerse actividad inventiva a lo reivindicado. Resultando de todo lo antes mencionado, la invención no cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en el Artículo 8o de la ley 17164” (fs. 130 vto. de los A.A.). Se trata ésta, de la opinión del Órgano especializado en la materia, el cual se expidió mediante informes detallados y fundados, cuyas conclusiones solo podrían ser rebatidas por medio de una pericia realizada por un sujeto imparcial designado por el Tribunal, prueba que no fue debidamente ofrecida en el presente proceso. En tal sentido, el Tribunal ha sostenido en múltiples fallos que las observaciones técnicas efectuadas por la Administración a la memoria descriptiva del producto patentable deben ser rebatidas con una prueba hábil a tal fin, como lo es la pericial. Al faltar el medio de prueba indicado, el Colegiado se ve impedido de ingresar al análisis de estos temas, porque carece de elementos como para apartarse fundadamente de los dictámenes técnicos emitidos por la demandada (Cfme. Sentencias No. 52/2014, 200/2013, 138/2013, 379/2012, 281/2012 y 311/2009, entre otras). Al tratarse la presente de una cuestión exclusiva y netamente técnica, resultaba imprescindible que la actora, si pretendía derribar el criterio fundadamente expuesto por el examinador, movilizara prueba hábil a tal fin; la solicitud de prueba pericial en carácter de contraprueba ofrecida por la actora (fs. 49 y vto. infolios) fue rechazada conforme surge del Decreto No. 4301/2024 de fecha 15 de agosto de 2024 por haber sido ofrecida habiendo precluido la instancia procesal para su presentación (fs. 52 infolios). Asimismo, es preciso señalar que la declaración jurada del Dr. BB (fs. 44 vto. escrito de prueba), carece de los elementos ilustrativos necesarios para acreditar que la solicitud desestimada se ajusta al marco normativo nacional. Sin perjuicio de que, no posee otro valor que el de un informe de parte, que, de regla, responde a los intereses excesivos de quien encomendó su preparación. En tal Sentido la Corporación expresó en Sentencia No. 219/2025 -en donde se trata de la misma actora- respecto a que la declaración “carece de los elementos ilustrativos necesarios para acreditar que la solicitud desestimada se acusa al marco normativo nacional. Sin perjuicio de que, no posee otro valor que el de un informe de parte, que, de regla, responde a los intereses exclusivos de quien encomendó su confección”. Sobre tal cuestión, ha sostenido la Corporación reiteradamente que: “Cabe reiterar entonces que las valoraciones técnicas efectuadas por la Administración, en principio, escapan al análisis de la regularidad jurídica que realiza la Corporación, puesto que el ámbito connatural del órgano jurisdiccional no versa sobre áreas de conocimiento que le son ajenas (Cfme. Sentencia No. 62/2012). Ha dicho en tal sentido la Sala que “no cabe dubitar acerca de la certeza de juicio técnico de auditoría del experto de la División Patentes de la Dirección de Propiedad Industrial, emitidas dentro de sus especificas facultades y en el ámbito de las atribuciones legalmente conferidas a la DNPI, respecto de las carencias en cuanto a la claridad y suficiencia de la Patente de Invención presentada (…) extremos que sirvieron de sustento técnico al dictado del posterior acto residenciado. Y ello porque se halla ajeno al parque competencial de este Tribunal” (Cfme. Sentencia No. 677/2007). De modo que, si la actora pretendía alzarse contra los motivos del rechazo de la patentabilidad de la invención, debió movilizar los medios probatorios hábiles y conducentes para desterrar la valoración efectuada por el órgano público. En otros términos, debió demostrar - y no lo hizo - que la desestimatoria obedeció a la errónea percepción de los hechos y que su solicitud cumplió acabadamente con los requisitos exigidos por la Ley 17.164. (…) En autos, el experto o idóneo explicitó los fundamentos para la negativa a la registración, y el Tribunal carece de los medios técnicos adecuados para expedirse sobre cuestiones que escapan al fuero de conocimiento que le es connatural. Es pacífica la posición de la Sede respeto a que la “discrepancia entre el Departamento de Patentes de la D.N.P.I. y la posición de la solicitante, debe ser dirimida por la única vía procesal idónea posible. El Dictamen Pericial, pericia que no fue propuesta en ninguna vía pro la firma ahora reclamante” (Cfme. Sentencia Nº 118/1999). Tal probanza no fue peticionada y el cumplimiento de su carga sella la suerte del accionamiento impetrado, puesto que, “en materia pericial, rigen dos “reglas de oro”, según las cuales: a) el tribunal no se halla vinculado por el dictamen pericial, pero debe fundar adecuadamente cualquier apartamiento del mismo; y b) cuanto mas técnica es la pericia, mayores dificultades encuentran los órganos jurisdiccionales para apartarse de las conclusiones técnicas de tal tipo de pericias” (Cfme. Sentencia Nº 734/1998). La conclusión que el Colegiado adoptara en otro pronunciamiento referido a temática similar se impone en este caso: “Debió acudir tal vez a la prueba pericial para demostrar que no era exacto el dictamen del Departamento de Patentes, única prueba conducente al fin propuesto por aquella. (…) Todo ello lleva a concluir en la carencia de elementos de juicio de carácter técnico, que permitan sostener una conclusión diversa, a la de la División Patentes, en que se fundó el acto” (Cfme. Sentencia Nº 644/2000)” (Sentencia No. 714/2014). En definitiva, la actora no ha logrado acreditar con prueba hábil que la solicitud de patente en cuestión, en lo que refiere a las reivindicaciones, ha cumplido con los requisitos previstos por la Ley No. 17.164. Por lo que, y en virtud de la complejidad técnica involucrada en los hechos debatidos en obrados, y resultando imprescindible una prueba fehaciente para que la Corporación pueda apartarse de los dictámenes técnicos, se entiende como legítimo el acto administrativo que rechazó el pedimento de patentabilidad. En definitiva, sin que se observen otros elementos que no sean técnicos en la demanda que el conocimiento judicial pueda legítimamente resolver, es que se impone la desestimación de la demanda. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, FALLA : Desestímase la demanda y, en su mérito, confírmase el acto impugnado. Sin sanción procesal específica. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada No. 34/2023; art. 371 de Ley No. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora, en la cantidad de $ 50.500 (pesos uruguayos cincuenta mil quinientos). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese. Dra. Rossi, Dr. Corujo (r.), Dra. Klett, Dr. Cal, Dr. Reyes. Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).