Sentencia Definitiva N° 173/2005

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 11 de abril de 2005. No. 173 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “UNILEVER N.V. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (No. 115/03). RESULTANDO : I) Que, con fecha 20 de marzo de 2003, compareció Juan Pittaluga, en representación de UNILEVER N.V., entablando demanda de nulidad en tiempo y forma, contra la resolución de fecha 12 de octubre de 2001, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, en ejercicio de atribuciones delegadas, en virtud de la cual se concedió el registro de la marca “SEDAL EXPERIENCE”, bajo Acta 331.358, para individualizar los productos de la clase Int. 42, sin derechos exclusivos sobre el término “EXPERIENCE”. La parte actora se agravió respecto del acto en causa, en virtud de que no se le confirió derechos privativos sobre el término “experience”, el cual tiene, a su juicio, aptitud distintiva, novedosa y especial, con aptitud de identificar los productos para los que fue solicitada la marca. Agregó que el conjunto marcario referido, que ya se encuentra registrado en muchos países, cuenta con la aptitud distintiva requerida por la ley. En definitiva, solicitó la nulidad del acto en causa. II) Que a fs. 14 compareció la demandada estableciendo que el acto impugnado se ajusta plenamente a derecho (arts. 4, 7 y 12 de la Ley 17.011). Manifestó, que la expresión “EXPERIENCE”, cuyo significado es sinónimo de conocimiento, práctica, maestría, es una expresión carente de especialidad, novedad y distintividad, resultando indicativa de las cualidades o atributos del servicio a prestar. Agrega, que los argumentos esgrimidos por la actora no desvirtúan la resolución adoptada, solicitando que, en definitiva, se desestime la demanda. III) Que se abrió el juicio a prueba por el término legal a fs. 17, habiéndose producido la que obra certificada a fs. 32. IV) Que alegaron las partes por su orden a fs. 34 y 39, respectivamente. Fue oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien por Dictamen No. 200/04, de fs. 42 a 42v., aconsejó desestimar la demanda, confirmando la resolución impugnada. V) Que, citadas las partes para sentencia (fs. 44), se dispuso el pase a estudio de los Sres. Ministros, quienes la acordaron y dictaron en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Que, en la especie, conforme a lo establecido en la normativa vigente (arts. 4 y 9 de la Ley 15.869), se han satisfecho debidamente los presupuestos habilitantes para el accionamiento en nulidad. II) La parte actora impugna la resolución de fecha 12 de octubre de 2001, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, por la que se concedió el registro de la marca “SEDAL EXPERIENCE” sin derechos exclusivos sobre el término EXPERIENCE (Cf. fs. 28 A.A.). III) La parte actora se agravia del acto impugnado ya que le concedió el registro de la marca sin derechos exclusivos sobre el término EXPERIENCE, por considerar que el conjunto cuenta con aptitud distintiva como para que sea admitido su registro. Agrega que el conjunto ya ha sido inscripto en otros países, sosteniendo que el término “experience” tiene, a su juicio, aptitud distintiva, novedosa y especial, con aptitud de identificar los productos para los que fue solicitada. IV) La Sala, en mayoría, opina que no pueden registrarse como marcas las llamadas denominaciones que se empleen para denominaciones técnicas o vulgares, las mismas pueden interpretarse de una manera amplia o restrictiva, la primera al rechazo de cualquier tipo de denominador que tenga correlación o no con los productos o servicios a que se relaciona y la otra que permite el registro de los mismos cuando no exteriorizan una vinculación directa con otros a cubrir (cf. Manual T. Práctico de Marcas -Gutiérrez Carrau- pág. 61, segunda edición). En el caso, el término EXPERIENCE, que se excluye de los derechos exclusivos de la marca, constituye un término del idioma inglés que quiere decir experiencia. Esa locución empleada en el caso de los servicios que se pretende distinguir instituye una denominación que expresa caracteres o particularidades de los productos o servicios y, por tanto, se encuentra excluida de las marcas, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 9o. del art. 4o. de la Ley No. 17.011, que expresa: “Artículo 4o.- A los efectos de la presente ley no serán considerados como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta....9o. Las denominaciones técnicas, comerciales o vulgares, que se empleen para expresar cualidades o atributos de los productos o servicios”. Como se ha manifestado anteriormente, el término que se pretende para la clase 42 se refiere a “servicios personales prestados por establecimientos destinados a satisfacer necesidades individuales tales como salones de belleza...” , y por lo tanto el término se refiere a una cualidad o atributo de un servicio. Por todo lo expuesto, lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal, en mayoría FALLA : Desestimando la demanda, y confirmando el acto impugnado. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 10.000 (pesos uruguayos diez mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Battistella (r.), Dr. Mercant, Dr. Baldi, Dr. Brito del Pino (d.), Dr. Rochón. Dra. Petraglia (Sec. Letrada).- Discordia del Dr. Brito del Pino. Discorde, voto por anular en cuanto a la limitación de los derechos sobre el término EXPERIENCE, y sin especial sanción procesal. Porque: 1) La marca debe ser apreciada en su conjunto, y como tal y para productos de la clase int. 42 (servicios personales prestados... etc. ...ver A.A. fs. 23), me parece suficientemente novedosa y distintiva (art. 1 de la ley No. 17.011). No comparto que corresponda analizar por separado el segundo de los términos que la componen, y tampoco comparto que dicho término pueda configurar alguna de las hipótesis de nulidad absoluta del art. 4, incs. 9, 10 y 11, de la ley, y que por eso pueda limitarse el derecho concedido. 2) Comparto sí y doy por reproducidos los argumentos vertidos por el actor (fs. 9 a 10v.). 3) Aunque no se trata de argumento decisivo, sí es argumento coadyuvante el hecho de que la solicitud aquí fue de fecha 15/mayo/01 (A.A. fs. 23), en ese mismo mes de mayo/01, se formularon solicitudes similares en otros seis países (Bolivia, Chile, Guatemala, México, Paraguay, Venezuela), y otra en junio/01 (Nicaragua), donde fueron luego registradas sin que conste limitación alguna (relacionado fs. 18-19, que puede tenerse por cierto, al no haber sido controvertido por la demandada en ocasión del alegato).